M. Didier Sibani v. M. Lâm Nguyen

Centre d’arbitrage et

de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

M. Didier Sibani contre M. Lâm Nguyen

Litige n° D2004-0054

1. Les Parties

1.1. Le Requérant

Le Requérant est Monsieur Didier Sibani, Papeete, Polynésie Française,

France.

Le Requérant est représenté par Monsieur Alexandre Theriot

Papeete, Polynésie Française, France.

1.2. Le Défendeur

Le Défendeur est Monsieur Lâm Nguyen, Asnière sur seine,

France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

2.1 Le nom de domaine litigieux est <sibani.com>.

2.2 Le nom de domaine litigieux a été enregistré et attribué

au Défendeur par la société GANDI, unité d'enregistrement

accréditée par l'ICANN et dont le siège social est situé

au 38 rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris.

2.3 Cette unité d'enregistrement a confirmé toutes les données

du présent litige qui ont été présentées

par le Plaignant dans la plainte qu'il a formée devant l'Organisation

Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

3. Rappel de la procédure

3.1 Une Plainte a été déposée par Monsieur Didier

SIBANI auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

(ci-après désigné OMPI) le 21 janvier 2004, par

courrier électronique et reçue sur support papier le 30 janvier 2004,

et ce conformément aux principes directeurs régissant le règlement

uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (le Règlement) adoptés

et publiés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

(ICANN). Une communication supplémentaire du Requérant a été

reçue le 27 janvier 2004, par courrier électronique

et le 4 février 2004, par fax.

3.2 Le 22 janvier 2004, l’OMPI a adressé la requête

à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins

de vérification des éléments du litige, tels que communiqués

par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble

des données du litige telles que communiquées par le Plaignant,

le 22 janvier 2004.

3.3 Le 10 février 2004, notification de la plainte valant

ouverture de la présente procédure administrative, a été

adressée au Défendeur et à Stefano Gianluca Sibani qui

figurait dans le whois à cette date.

3.4 Le 16 février 2004, Stefano Gianluca Sibani indiquait

ne pas connaître le Défendeur, ne pas être titulaire de l'adresse

email sibnani@yahoo.fr et ne pas être intéressé par le nom

de domaine <sibani.com>.

3.5 Le Défendeur avait initialement jusqu'au 1er mars pour

transmettre son mémoire en défense. Par courrier électronique

en date du 26 février 2004, le Défendeur demandait un

report de cette date de 4 ou 5 jours. Le 27 février 2004, compte

tenu de l'opposition formée par le Requérant à cette demande

le 27 février 2004, l'OMPI accordait au Défendeur une

prorogation de délai jusqu'au 3 mars 2004.

3.6 Le 3 mars 2004, l'OMPI recevait le mémoire en défense

et intervention du Défendeur.

3.7 Le 4 mars 2004, l'OMPI accusait réception au Défendeur

de sa réponse.

3.8 Le 16 mars 2004, l'OMPI notifiait la nomination de l'Expert.

4. Règles de compétence applicables pour la procédure

administrative, en application du règlement d’arbitrage de l’OMPI, des

règles d’application des principes directeurs régissant le règlement

uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine tel qu’approuvé le

24 octobre 1999 et des règles supplémentaires de l’OMPI

pour l’application des principes directeurs régissant le règlement

uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, en vigueur à compter

du 1er décembre 1999.

4.1 L’article 11(a) des règles d’application des principes directeurs

dispose que "sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire

du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue

du contrat d'enregistrement ; toutefois, la Commission peut décider

qu'il en sera autrement compte tenu des circonstances de la procédure

administrative".

4.2 La Commission qui est seule habilitée à en décider

par l'article précité décide donc que la langue de la procédure

sera le français, compte tenu du fait que le contrat d'enregistrement

relatif au nom de domaine litigieux est rédigé en français.

5. Les faits

5.1. Le Requérant, est titulaire de la marque française semi-figurative

"SIBANI PERLES JOAILLERIE" enregistrée sous le numéro 99/795.115

déposée le 26 mai 1999 auprès de l'INPI pour désigner

les produits et services des classes 14 et 42 "Perles au détail et

en gros bijoux et pierres précieuses au détail et en gros Conception

de Bijouterie, joaillerie Expertise technique, évaluation. Technique

des perles et des bijoux".

5.2. Le groupe SIBANI est composé de plusieurs sociétés

dont les raisons sociales reprennent la dénomination "SIBANI" :

- SIBANI Didier, société immatriculée le 1er

décembre 1980, dont l'activité principale est la bijouterie, la

joaillerie et l'orfèvrerie,

- SIBANI Mareva, société immatriculée le 20 janvier 1994,

dont l'activité principale est le commerce de détail d'horlogerie

et de bijouterie.

5.3 Le groupe SIBANI est également titulaire des noms de domaine suivants

: <sibaniperles.com> ; <sibani-perles.com> ; <sibanipearls.com> ;

<sibani-pearls.com> ; <perles-de-tahiti.com> ; <perles-de-tahiti.com>.

5.4 Le nom de domaine <sibani.com> a été réservé

le 3 avril 2000, par le Défendeur.

5.5 Le Défendeur est gérant de la société "POLYNESIE

PASSION TOURISME" immatriculée le 12 février 2001, au

registre du commerce et des sociétés de Paris, faisant mention

de "TAHITI BORABORA SIBANI" à titre de nom commercial.

5.6. Le Défendeur a redirigé pendant plusieurs mois, le nom de

domaine <sibani.com> vers son site internet <openbedbank.com>, réservé

aux professionnels de l'hôtellerie à l'île Maurice.

6. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant demande à la Commission administrative de rendre

une décision ordonnant que le nom de domaine <sibani.com> soit

transféré. Au soutien de sa plainte sur le fondement du paragraphe

4 (a), (b), (c), des principes directeurs et paragraphe 3 des Règles,

il avance les arguments suivants :

6.1. Le Requérant expose que le nom de domaine <sibani.com> est

"identique au point de prêter à confusion à la marque de

bijoux ornés de Perles SIBANI".

Selon le Requérant, la dénomination "SIBANI" est connu et reconnu

au sein du marché Polynésien mais également dans le monde

de la Perle.

Ainsi, le Président du Gouvernement de la Polynésie Française

a remis une lettre au Requérant dans laquelle il lui indique "Je tiens

à vous remercier vivement pour l'intérêt que vous portez

à l'un de nos produits considéré comme le fleuron de la

Polynésie Française, ainsi que pour le travail exceptionnel que

vous avez réalisé au cours de ces dernières années

pour que la Perle de Tahiti soit reconnue à travers le monde".

6.2. Le Défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime

au regard du nom de domaine <sibani.com> aux motifs suivants : Le

Défendeur ne justifie d’aucun droit sur le nom de domaine <sibani.com>,

ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache et n'a jamais

non plus été autorisé par le Requérant à

utiliser cette dénomination. Par ailleurs, le Défendeur a redirigé

visiblement sans aucune autorisation le site internet <sibani.com> vers

le site <openbedbank.com>, site de réservation hôtelière

de l’île Maurice, destiné aux professionnels. Au surplus, le Défendeur

n'est pas connu sous ce nom et n'a aucun lien de parenté connu du requérant

à ce jour.

Le nom de domaine <sibani.com> a été enregistré

et utilisé de mauvaise foi aux motifs suivants : Selon le Défendeur,

"M Lâm NGUYEN a enregistré ce nom de domaine identique ou semblable

au nom patronymique de M. Didier SIBANI, et au nom fédérateur

de ses différentes entités juridiques car il avait connaissance

de la marque notoire et qu'il envisageait de tirer profit de cette situation

à terme".

6.3. Le Défendeur a contacté à plusieurs reprises le Requérant

aux fins d’obtenir une contrepartie financière en échange du nom

de domaine.

Ainsi, le Requérant indique que deux jours après l'enregistrement

du nom de domaine, le Défendeur a contacté le Requérant

pour l'informer de sa réservation du nom de domaine <sibani.com>

et lui indiquer qu'il souhaitait s'entretenir avec le Requérant à

ce propos.

Par ailleurs, le Requérant précise que, dans un courrier électronique

en date du 6 juin 2003, le Défendeur a menacé M. Didier

SIBANI de vendre le nom de domaine à un italien dénommé

M. Stéfano Gianluca SIBANI, propriétaire d’un nom de domaine <sibani.it>,

pour la somme symbolique de 1000 € si les deux noms de domaine <perles-de-tahiti.com>

et <perlesdetahiti.com> n'étaient pas enregistrés à

son nom avant le 30 juin 2003.

B. Défendeur

6.4. Le Défendeur fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion

entre la marque semi-figurative " SIBANI PERLES JOAILLERIE " et le

nom de domaine <sibani.com> d’autant que la marque est constituée

d’un logo et d’un code de couleur précis.

6.5. Le Défendeur a un intérêt légitime à

utiliser ce nom de domaine dans la mesure où il est gérant d’une

SARL de presse enregistrée au RCS de Paris et qui utilise comme nom commercial

" sibani ", à savoir "TAHITI BORABORA SIBANI ".

Le Défendeur indique avoir toujours fait un usage loyal du nom de domaine

<sibani.com>, sans détourner la moindre clientèle, ni créer

la moindre confusion auprès de la clientèle du Requérant.

6.6. Par ailleurs, le Défendeur mentionne que le Requérant a

enregistré les noms de domaine <perlesdetahiti.com> et <perles-de-tahiti.com>

le 24 janvier 2000, alors même que le Défendeur lui avait,

au préalable indiqué, qu’il comptait les enregistrer.

Dans un email en date du 31 juillet 2000, le Requérant s'est

engagé à lui transférer ces deux noms de domaine, ce qu’il

n'a jamais fait.

Selon lui, il n’a à " aucun moment tenté de vendre ou ni

de louer le nom de domaine <sibani.com> au Requérant, ni à

qui que ce soit d’ailleurs". Ainsi, il n’a jamais proposé de vendre le

nom de domaine à Monsieur Stéfano Gianluca Sibani et a simplement

utilisé l’identité de cette personne aux fins de prouver que le

transfert des noms de domaine <perlesdetahiti.com> et <perles-de-tahiti.com>

pouvait se faire facilement.

7. Discussion et conclusions

7.1. Le paragraphe 15 (a) des Règles qui prévoit que "la Commission

statue sur la Plainte au vu des écritures et des pièces qui lui

ont été soumises et conformément au Principe directeur

aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle

de droit qu’elle juge applicable".

7.2. Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant

de prouver contre le Défendeur cumulativement que :

a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à

confusion à un marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant

a des droits ;

b) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime

qui s’y rattache ;

c) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé

de mauvaise foi.

7.3 En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre

à chacune des trois conditions prévues au paragraphe 4(a) des

principes directeurs :

a) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter

à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle

le Requérant a des droits.

Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative

"SIBANI PERLES JOAILLERIE", depuis 1999, en France, pour désigner des

"perles au détail et en gros Bijoux et pierres précieuses au détail

et en gros, conception de bijouterie, joaillerie, expertise technique des perles

et des bijoux" relevant des classes 14 et 42.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <sibani.com>

le 3 avril 2000.

La Commission considère que le nom de domaine <sibani.com> est

semblable à la marque antérieure semi-figurative " SIBANI

PERLES JOAILLERIE " appartenant au Requérant, au point de prêter

à confusion.

Tout d'abord, la dénomination "Sibani" revêt un caractère

fortement distinctif dans la marque " Sibani Perles Joaillerie " de

sorte qu’il existe un risque de confusion avec le nom de domaine <sibani.com>.

Et les pièces versées au dossier établissent bien que

la dénomination "Sibani" évoque immédiatement pour un large

public de la Polynésie française les perles de culture et la joaillerie.

En effet, il ressort des pièces du dossier qu’un internaute de nationalité

américaine s'est connecté au site internet "www.sibani.com" et

a envoyé un email à l'adresse adminmooea@sibani.com pour savoir

s'il était possible d'acheter des perles, démontrant ainsi non

pas le risque mais la confusion réelle.

En outre, les autres éléments verbaux de la marque à savoir

"PERLES JOAILLERIE" ne revêtent pas de caractère distinctif pour

désigner des produits et services relevant de la bijouterie et de la

joaillerie.

Par ailleurs, l’adjonction du suffixe " .com " ne revêt pas

de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur internet.

En effet, l’adjonction du " .com " est inopérante car elle

ne confère pas au nouvel ensemble ainsi composé un sens nouveau,

de nature à éviter un risque de confusion avec la marque semi-figurative

" SIBANI PERLES JOAILLERIE ".

En conséquence, il y a lieu de considérer que le nom de domaine

<sibani.com> est semblable au point de prêter à confusion

à la marque semi-figurative " SIBANI PERLES JOAILLERIE ".

b) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt

légitime qui s’y rattache.

Il ressort des éléments du dossier que le Défendeur est

gérant de la société " POLYNESIE PASSION TOURISME ",

immatriculée le 12 février 2001, au Registre du Commerce

et des Sociétés de Paris, faisant mention du nom commercial " TAHITI

BORABORA SIBANI " et ayant pour activité "la presse et l’édition".

Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir

que le Défendeur ait fait un quelconque usage sérieux de "TAHITI

BORABORA SIBANI", à titre de nom commercial et à supposer qu'il

soit en mesure de l'établir, cet usage serait, tout comme le nom de domaine

litigieux, de toute évidence, postérieur à la date de dépôt

de la marque invoquée.

Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que le nom de

domaine <sibani.com> n'a pas été utilisé en relation

avec l'activité de presse et d'édition de la société

"POLYNESIE PASSION TOURISME".

En effet, le Défendeur a redirigé, pendant quelques mois, le

nom de domaine <sibani.com> vers un site <openbedbank.com>, destiné

aux professionnels de l’hôtellerie de l’île Maurice et ayant par

conséquent, une activité différente de celle de la société

susvisée.

Dans ces conditions, la Commission considère que le Défendeur

n’établit en rien l’existence d’un intérêt légitime

permettant de justifier la détention du nom de domaine <sibani.com>.

c) Le nom de domaine du Défendeur a été enregistré

et est utilisé de mauvaise foi

La Commission constate que le Défendeur, éditeur d’un magazine

de presse intitulé " PASSION TAHITI ", connaissait, avant la date

d’enregistrement du nom de domaine <sibani.com>, l’existence du groupe

Sibani puisqu’il avait vendu au groupe Sibani un espace publicitaire au mois

de janvier 2000 faisant notamment référence à la "bijouterie

Sibani perles joaillerie".

A cet égard, le Défendeur ne nie pas en avoir eu connaissance.

Étant donné que les parties se connaissaient avant la date de

l'enregistrement du nom de domaine litigieux et que la dénomination "Sibani"

est connue d'un large public sur le territoire de la Polynésie française,

pour désigner de la bijouterie à base de perle de culture, la

Commission considère que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence

de la marque du Requérant.

Or, il est établi que la réservation d’un nom de domaine reprenant

une marque dont le réservataire ne pouvait ignorer qu’elle appartient

à un tiers, constitue un enregistrement de mauvaise foi.

En outre, le Défendeur a, deux jours après l'enregistrement du

nom de domaine litigieux, envoyé un courrier électronique au Requérant

lui indiquant qu'il avait enregistré le nom de domaine <sibani.com>

et qu'il exigeait l'échange du nom de domaine <sibani.com> en contrepartie

du transfert des noms de domaine <perlesdetahiti.com> et <perles-de-tahiti.com>.

Ajoutant au "chantage" ainsi exercé, il a menacé de vendre le

nom de domaine à Monsieur Stefano Gianluca Sibani si le Requérant

ne lui cédait pas lesdits noms de domaine.

Au surplus, dans un courrier électronique en date du 6 juin 2003,

dans lequel figurait des pièces montrant que la procédure de transfert

au profit de Monsieur Stefano Gianluca Sibani était en cours, le Défendeur

indiquait au Requérant :

"J'ai donc pris la décision hier soir d'accepter de vendre pour la somme

symbolique de 1000€ sibani.com à un italien M. Stefano Gianluca Sibani

qui détient le point it et qui me tannait depuis un moment pour avoir

le point com (…) si le 30 juin les domaines perles-de-tahiti.com et perlesdetahiti.com

sont chez gandi.net à mon nom comme propriétaire dans whois le

transfert sibani.com sera bien fait au profit de Didier Sibani, dans le cas

contraire, quelque soit la raison, les formulaires ci-joints partiront tel quel

au profit de M. Stefano Gianluca Sibani".

Ainsi, le nom de domaine <sibani.com> n’a visiblement été

enregistré qu’aux seules fins d'exercer un chantage sur le Requérant,

ce dernier devant céder les noms de domaine <perles-de-tahiti.com>

et <perlesdetahiti.com> au Défendeur afin de pouvoir récupérer

le nom de domaine <sibani.com>.

En conséquence, la Commission appréciant souverainement les faits

au regard des éléments qui lui sont rapportés et pièces

qui ont été versées aux débats, considère

que Monsieur Lâm Nguyen a bien obtenu l’enregistrement du nom de domaine

<sibani.com> de mauvaise foi.

8. Décision

Les conditions posées à l’article 4 i) des Principes directeurs

et 15 des Règles, la Commission administrative décide en conséquence

le transfert du nom de domaine <sibani.com> au profit de Monsieur Didier

Sibani.

Isabelle Leroux

Expert Unique

Le 30 mars 2004