Axeda Systems Inc. v. Dominique Dias

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Axeda Systems Inc. contre Dominique Dias

Litige n° D2003-1000

1. Les parties

Le requérant est Axeda Systems Inc., Mansfield, Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique, représenté par John Roberts, Etats-Unis d’Amérique.

Le défendeur est Dominique Dias, Hameau de Montlouvier, Dizimieu, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <wizcon.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SARL.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Axeda Systems Inc. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 17 décembre 2003, en langue anglaise qui en a accusé réception le 22 décembre 2003.

Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige ce même 22 décembre 2003.

Le Centre a vérifié que la plainte réponde aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

En date du 30 décembre 2003, le Centre a informé le requérant d’une irrégularité de la plainte concernant le for. Une plainte modifiée a été soumise au Centre par le requérant, par courrier électronique en date du 30 décembre 2003, et sur support papier le 6 janvier 2004.

Entre-temps, le défendeur a fait savoir qu’il ne comprenait pas le contenu des communications reçues et demandait l’emploi du français dans la correspondance, selon communication du 30 décembre 2003.

En date du 5 janvier 2004, le Centre a pris une décision concernant la langue de la procédure en invitant le requérant à procéder en langue française sauf à démontrer de sa part que l’anglais demeurait la langue à utiliser dans ce dossier.

Le requérant a soumis sa plainte en langue française au Centre le 7 janvier 2004, par voie électronique et sur support papier le 13 janvier 2004.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur le 15 janvier 2004. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 février 2004. Le défendeur a fait parvenir sa réponse par voie électronique le 28 janvier 2004 dont la copie papier a atteint le Centre en date du 3 février 2004 qui en avait accusé réception le 29 janvier 2004.

En date du 9 février 2004, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christophe Imhoos. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Le même jour, l’ensemble des pièces du présent litige a été adressé à la Commission administrative constituée d’un seul Expert signataire des présentes, lequel a rendu sa décision dans le délai imparti.

4. Les faits

Le requérant est propriétaire, à la suite d’une cession

en sa faveur, de la marque américaine WIZCON N° 2104943, enregistrée

le 14 octobre 1997, destinée à être utilisée

en rapport avec des logiciels informatiques, notamment des programmes utilitaires

pour le contrôle d’équipements industriels (Annexe C à la

Plainte).

Le requérant a déposé en outre auprès de l’Office

des Brevets et Marques des Etats-Unis une déclaration d’usage continu

et d’incontestabilité concernant ladite marque le 14 octobre 2003

(Annexe D à la Plainte).

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant expose ce qui suit :

1. Le nom de domaine est identique, ou semblable au point de prêter à

confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant

à des droits.

Le requérant confirme que le nom de domaine est identique à la

marque sur laquelle il a des droits, à la fois sur le fondement de son

enregistrement de marque et sur le fondement de son usage continu et actuel

de la marque en vertu du droit commun des Etats-Unis.

2. Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine qui fait l’objet

de la plainte ni aucun intérêt légitime s’y rapportant.

Le requérant explique que le défendeur a opéré

l’enregistrement du nom de domaine litigieux juste après avoir été

notifié de son licenciement par la filiale du requérant, la société

AXEDA, S.A.S. Le requérant précise que le défendeur a été

notifié de son licenciement en septembre 2002 alors que ce dernier

a effectué l’enregistrement du nom de domaine <wizcon.com> le 4 octobre 2002;

le licenciement a été effectif le 10 décembre 2002.

Le requérant ajoute que, parallèlement aux négociations,

des indemnités de licenciement, le défendeur a pris l’engagement

par écrit de ne pas utiliser le nom de domaine <wizcon.com> (Annexe

F à la Plainte). Ainsi, il a été fait interdiction au défendeur

d’user ou de faire des préparatifs dans le but d’user le nom de domaine

ou un nom correspondant au nom de domaine en rapport avec une offre de produits

ou services.

En outre, le défendeur n’est pas un licencié

du requérant et ce dernier n’a pas davantage donné une quelconque

autorisation d’usage de la marque au défendeur.

Par ailleurs, le défendeur n’est pas identifié ou impliqué

dans les affaires sous le nom de domaine et il n’a pas à ce jour fait

un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine.

Enfin, le nom de domaine en cause n’est pas un surnom du défendeur ou

autres membres de sa famille, le nom d’un animal domestique ou d’une quelconque

autre manière identifié ou relié à un intérêt

légitime du défendeur.

Au vu de ces circonstances, le requérant conclut dès

lors, que le défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime

ou un usage loyal du nom de domaine.

3. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé

de mauvaise foi.

Le requérant explique qu’en tant qu’employé du requérant,

par le biais de sa filiale sise en France, le défendeur était

au courant de l’usage de la marque WIZCON du requérant et la valeur de

cette marque pour ce dernier.

De plus, le défendeur et le requérant étaient engagés

dans de longues discussions et négociations concernant la cessation du

contrat de travail du défendeur.

Le défendeur a enregistré le nom de domaine immédiatement

après la cessation de son contrat de travail nonobstant le fait qu’il

ait consenti à ne pas utiliser le nom de domaine <wizcon.com>.

Le défendeur a refusé de transférer le nom de domaine <wizcon.com>

au requérant nonobstant les demandes réitérées de

ce dernier.

Le requérant considère que les agissements du défendeur

constituent des représailles au licenciement du défendeur par

la filiale du requérant dans le but d’empêcher l’usage du nom de

domaine par le requérant à des fins commerciales légitimes.

Le requérant souligne que le défendeur n’a ni créé

un site web actif, ni mentionné d’une manière particulière

comment il entend utiliser le nom de domaine en question; il a été

fait interdiction contractuellement au défendeur de créer un tel

site web ou en tout état de cause d’utiliser le nom de domaine. Ainsi,

l’inactivité ou le non usage d’un nom de domaine par un défendeur

est de nature à caractériser la mauvaise foi.

Le requérant poursuit en précisant que le défendeur a

proposé de vendre le nom de domaine <wizcon.com> en invitant sa

filiale à présenter sa meilleure offre (Annexe G à la Plainte).

Le requérant conclut que le nom de domaine a été utilisé

de mauvaise foi car le défendeur avait connaissance de la marque et du

nom WIZCON lorsqu’il a enregistré le nom de domaine; il a procédé

à l’enregistrement du nom de domaine dans le but unique de vendre, licencier

ou céder le nom de domaine au requérant ou à un concurrent

du requérant, ou sinon pour empêcher tout effort du requérant

d’obtenir le nom de domaine pour son propre compte. Enfin, le défendeur

a refusé de coopérer avec le requérant pour résoudre

le conflit relatif à ce nom de domaine en ne lui transférant pas

le nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le défendeur conteste l’usage par le requérant du nom de domaine

litigieux. Il relève en outre que le requérant, qui utilise la

marque WIZCON depuis om1997, n’est propriétaire que depuis avril 2003,

des sites "www.wizcon.org /.biz /.info" sans les exploiter; il observe

également qu’une société coréenne utilise, à

la fois la marque et le domaine <wizcon.net> en toute légalité.

Concernant ses droits, le défendeur considère qu’ils sont légitimes

car il utilisait WIZCON en France bien avant le requérant. Il ajoute

avoir dirigé une société dénommée "WIZCON

France" de 1993 à 1996, domiciliée à Nanterre, soit

bien antérieurement au dépôt de cette marque pour laquelle

il était le distributeur exclusif des produits WIZCON en France; le défendeur

précise que sa mission était de démarcher et de vendre

ces produits en tant qu’agent commercial auprès de son portefeuille de

clients (Annexe A à la Réponse).

Le défendeur poursuit en expliquant qu’il a été débauché

en 1996 par la société PC Soft International, (qui est devenue,

après rachat, AXEDA) société de droit israélien,

pour créer une filiale en France. Le défendeur précise

qu’il a mis à disposition de l’entreprise toutes ses compétences

et son réseau de relations. "WIZCON France" a cessé

son activité au profit de PCSF, filiale à 100% de PC SOFT International

Ltd. dont le défendeur en est le créateur, directeur général

et commercial. En d’autres termes, le défendeur allègue en être

le fondateur et non le simple employé tel que décrit par le requérant.

Le défendeur confirme avoir déposé le domaine <wizcon.com>

uniquement parce que ce nom représente en France son lien avec sa clientèle

depuis plus de treize ans. Il en conclut que c’est légitimement qu’il

aurait pu utiliser ce nom de domaine.

Le défendeur soutient encore que ce n’est nullement avec l’intention

de nuire qu’il a acheté ce nom de domaine le 4 octobre 2002,

d’autant plus que le requérant aurait, depuis 2001, abandonné

ce nom au profit d’AXEDA SUPERVISOR» comme le montre l’ensemble des brochures,

documents, pochettes CD visibles par l’ensemble de la clientèle (Annexe

B à la Réponse). Le défendeur ajoute que ce fait serait

d’autant plus avéré que l’achat du nom de domaine était

connu pendant la phase de négociation puisqu’il a été mentionné

dans le protocole d’accord signé le 13 décembre 2002

l’engagement du défendeur de ne pas l’exploiter. Le défendeur

allègue encore que de septembre à décembre 2003, période

pendant laquelle il a acquis le domaine <wizcon.com>, la marque WIZCON

serait tombée dans le domaine public.

Le défendeur marque en outre son étonnement à ce qu’il

ait été contacté en mars 2003, pour la vente du nom

de domaine litigieux (Annexe C à la Réponse). Le défendeur

explique qu’une fois sa clause de non-concurrence achevée, il est revenu

vers le requérant par e-mail pour discuter et trouver un terrain d’entente.

Enfin, le défendeur affirme que le requérant est de mauvaise

foi dans ses déclarations et dans sa manière de narrer les faits,

cherchant à profiter de sa clientèle après son départ,

laquelle représente plus de 60% de son chiffre d’affaires en France.

Le défendeur souligne encore l’absence de démarches nuisibles

à l’encontre du requérant pour lequel il se tient prêt à

relancer son activité et trouver une solution à ce litige.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

Il convient d’observer préalablement que la langue de la procédure

est réglée puisque le requérant a obtempéré,

sans opposition ni contestation, à la décision du Centre du 5 janvier 2004,

l’enjoignant de procéder en langue française.

B. Fond

Le paragraphe 15(a) des Règles prévoit que "la Commission

statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui

ont été soumises et conformément au Principe directeur

aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle

de droit qu’elle juge applicable".

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant

de prouver contre le défendeur cumulativement que :

(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter

à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle

le requérant a des droits;

(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt

légitime qui s’y rattache; et

(iii) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé

de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à

chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes

directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il n’est pas contesté ni contestable que le nom de domaine <wizcon.com>

est identique à la marque "WIZCON" sur laquelle le requérant

possède des droits (cf. Annexe C à la Plainte).

Il importe peu, dans ce cadre légal, que le requérant ait fait

usage ou non à ce jour des noms de domaine en rapport avec la marque

en question.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive

de circonstances qui, si la Commission considère les faits comme établis

au vu de tous les éléments de preuve présentés,

la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine ou de son intérêt

légitime qui s’y attache peut être constituée. Ces circonstances

sont les suivantes :

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé

le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec

une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs

sérieux à cet effet;

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu

sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis

de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un

usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des

fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir

la marque de produits ou de services en cause.

Le défendeur ne peut invoquer le paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs.

En effet, le défendeur n’a enregistré le nom de domaine litigieux

que peu avant son licenciement ou quelque temps avant la signature l’accord

transactionnel (cf. Annexe F à la Plainte), sans toutefois, jusqu’à

ce jour, l’utiliser. De plus, le défendeur n’a pas apporté un

quelconque commencement de preuve quant aux préparatifs qu’il aurait

pu entamer dans ce contexte.

Par ailleurs, le défendeur ne saurait prétendre qu’il est connu

sous le nom de domaine considéré. Quand bien même le défendeur

a distribué les produits "WIZCON" pendant plus de dix ans,

ce dernier a agi en qualité de subordonné d’une des filiales du

requérant, que ce soit en tant qu’agent ou directeur commercial ainsi

qu’il l’admet lui-même et tel que cela ressort des pièces versées

aux débats par les parties qui ne rapportent en outre aucunement la preuve

que la marque WIZCON aurait appartenu au défendeur, pas plus qu’elle

ne lui aurait été concédée sous licence ou sous

tout autre forme. Enfin, le défendeur ne rend pas vraisemblable que la

marque WIZCON serait tombée dans le domaine public puisque, à

la lecture du dossier, celle-ci est toujours enregistrée (cf. Annexe

C à la Plainte).

Le défendeur ne peut pas non plus se fonder sur le paragraphe 4(c)(iii)

des Principes directeurs puisqu’il ne se prévaut pas des circonstances

qui y sont décrites.

Il sied encore de relever, comme l’a fait le requérant dans sa plainte,

le contenu de "l’article 3 de l’accord transactionnel" (Annexe F à

la Plainte) qui prévoit notamment ce qui suit :

"[…] Enfin, Mr. DIAS s’engage à fermer immédiatement le

site internet "www.wizcon.com", celui-ci ne devant à compter

de la date de signature des présentes plus être exploité

directement ou indirectement. Mr. DIAS s’engage également à ne

plus recréer un site internet similaire. Les parties rappellent dans

ce cadre tout particulièrement les obligations de loyauté et de

non concurrence auxquelles l’employé est tenu."

Ceci atteste précisément l’engagement du défendeur de

ne plus utiliser le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive

de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée

par la commission administrative, établissent la preuve de ce que le

nom de domaine a été enregistré et est utilisé de

mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par l’une des circonstances

ci-après :

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis

le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder

d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant

qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à

un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant

le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport

direct avec ce nom de domaine;

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher

le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre

sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement

en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté

d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur

un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité

de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source,

le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web

ou d’un produit ou service qui y est proposé.

La Commission administrative est convaincue de l’enregistrement et l’usage

de mauvaise foi du nom de domaine <wizcon.com> par le défendeur.

En effet, le défendeur, au moment de l’enregistrement du nom de domaine

litigieux, était clairement, au courant, après plus de dix ans

de collaboration avec le requérant ou l’une de ses filiales, de son droit

de marque sur "WIZCON"; pas plus qu’il ne pouvait sérieusement

et raisonnablement prétendre qu’elle lui appartenait. Quant à

l’absence d’usage de celle-ci, les documents versés aux débats,

plus particulièrement la déclaration faite sous serment par le

requérant (cf. Annexe D à la Plainte), convainquent la Commission

administrative du contraire.

C’est à nouveau le lieu de rappeler l’engagement écrit du défendeur,

tel que mentionné plus haut. Une lecture attentive de celui-ci (cf. Annexe

F à la Plainte) permet de constater que l’engagement du défendeur

de renoncer à exploiter le nom de domaine incriminé s’inscrivait

dans la durée contrairement à ce qu’il soutient. Qui plus est,

le défendeur est mal venu de soutenir qu’il n’avait pas l’intention de

nuire au requérant; cela est d’autant plus vrai eu égard à

l’indemnité globale reçue par le défendeur dans le cadre

du protocole d’accord en question (cf. Art. 2, Annexe F à la Plainte)

qui dépasse très largement les coûts d’acquisition du nom

de domaine <wizcon.com>; nonobstant ce qui précède le défendeur

n’a pas hésité à réclamer que le requérant

lui fournisse sa meilleure offre, ainsi que n’a pas manqué de le souligner

ce dernier (cf. Annexe G à la Plainte).

Un tel comportement, de l’avis de la Commission administrative, tombe sous

le coup du paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs et sera dès

lors sanctionné par le transfert du nom de domaine en faveur du requérant.

7. Décision

Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission administrative décide

que le requérant a apporté la démonstration que le nom

de domaine <wizcon.com> est identique à la marque sur laquelle

le requérant a des droits, que le défendeur n’a aucun droit sur

le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache

et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé

de mauvaise foi.

En conséquence, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes

directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission ordonne que

l’enregistrements du nom de domaine <wizcon.com> soit transféré

au requérant.

Christophe Imhoos

Expert Unique

Le 23 février 2004