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Ferrari S.p.A. v. Berthold Buehler

WIPO Case No. D2003-0981

Outcome
Transfer
Domain names
ferrari-vertrieb.com
Complainant
Ferrari S.p.A.
Respondent
Berthold Buehler
Decided
11 Mar 2004
Language
German

Source: WIPO Arbitration and Mediation Center. Official copy: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0981.html

WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL

DECISION

Ferrari S.p.A. v. Berthold Buehler

Case No. D2003-0981

1. Die Parteien

Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren ist die Ferrari S.p.A., Via Abetone Inferiore 2, 41053 Maranello, Provinz Modena, Italien („Beschwerdeführer"). Die bevollmächtigten Vertreter des Beschwerdeführers im gegenständlichen Verfahren sind Herr Massimo Introvigne und Herr Fabrizio Jacobacci, Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Turin, Italien.

Beschwerdegegner des gegenständlichen Verfahrens ist Berthold Buehler, Ernst-Schneller-Str. 30, 09356 St. Egidien, Deutschland („Beschwerdegegner").

2. Domain Name und Domainvergabestelle

Der streitige Domainname ist <

ferrari-vertrieb.com>

(„Domainname"), registriert bei Schlund & Partner AG, Brauerstr. 48, 76135 Karlsruhe, Deutschland („Domainvergabestelle").

3. Verfahrensablauf

Am 11. Dezember 2003 wurde per E-Mail und Fax beim World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center ("Center") eine Beschwerdeschrift ("Beschwerde") in englischer Sprache eingereicht. Dies geschah in Übereinstimmung mit der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("Richtlinie"), welche von der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") am 24. Oktober 1999 verabschiedet wurde, den Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("Verfahrensordnung"), die mit gleichem Datum von der ICANN genehmigt wurden und den WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy („Ergänzende Verfahrensregeln"). Am 15. Dezember 2003 ging die Beschwerde in Papierform beim Center ein.

Am 12. Dezember 2003 übermittelte der Verfahrensbearbeiter eine Anfrage an die Domainvergabestelle, welche am 15. Dezember 2003 die ersuchte Bestätigung lieferte und u.a. darüber informierte, dass der streitige Domainname bei der Domainvergabestelle registriert und der Beschwerdegegner des vorliegenden Verfahrens Inhaber des Domainnamens sei. Zudem informierte die Domainvergabestelle, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung Deutsch sei.

Am 7. Januar 2004 benachrichtigte das Center den Beschwerdeführer, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung Deutsch sei, und setzte dem Beschwerdeführer gleichzeitig bis zum 12. Januar 2004 Frist, entweder eine rechtsgenügende Parteivereinbarung, wonach das Verfahren in Englisch durchgeführt werden soll, oder eine Übersetzung der Beschwerde einzureichen.

Am 12. Januar 2004 übermittelte der Beschwerdeführer dem Center per Email und Fax fristgerecht eine deutsche Übersetzung der Beschwerde. Am 13. Januar 2004 ging ein Exemplar der auf Deutsch übersetzten Beschwerde in Papierform beim Center ein.

Am 16. Januar 2004 teilte das Center dem Beschwerdegegner die Einleitung des Beschwerdeverfahrens gegen ihn mit. Es stellte dem Beschwerdegegner die Beschwerdeschrift per Email und Post zu und setzte ihm bis 5. Februar 2004 Frist zur Einreichung einer Beschwerdeerwiderung. Gleichzeitig stellte das Center fest, dass es die formellen Verfahrensanforderungen geprüft und der Beschwerdeführer die erforderliche Zahlung geleistet hat.

Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht.

Am 9. Februar 2004 stellte das Center die Säumnis des Beschwerdegegners fest.

Daraufhin lud das Center den Unterzeichnenden ein, als Einzelpanelist in diesem Verfahren mitzuwirken und schickte ihm eine Annahmeerklärung sowie eine Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit zu, die ordnungsgemäss unterschrieben zurückgesandt wurde.

Am 11. Februar 2004 übermittelte das Center den Parteien die Bestellung des Unterzeichnenden als Beschwerdepanel und des voraussichtlichen Entscheidungsdatums, das auf den 25. Februar 2004 in Aussicht gestellt und anschliessend auf den 4. März 2004 verschoben wurde.

4. Sachverhalt

Der Beschwerdeführer ist ein weltbekanntes Unternehmen im Automobilsektor mit Sitz in Italien, welches unter dem Kennzeichen "FERRARI" Automobile herstellt und vertreibt, sowie neben dem Vertrieb von Merchandising Artikeln mit einem Autorenn-Team erfolgreich an Formel 1 Rennen teilnimmt. Er ist in zahlreichen Ländern der Welt der eingetragene Markeninhaber diverser Markenzeichen, welche aus dem Wort "FERRARI" bestehen oder dieses enthalten, für verschiedene Klassen. Erstmals hat der Beschwerdeführer die Wort-/Bildmarke "FERRARI" am 12. November 1966 in Italien für die Klasse 12 (Nr. 209026) hinterlegt. Später wurden unter anderem die Wortmarke "FERRARI" als internationale Marke mit Hinterlegungsdatum vom 30. März 1997 in 20 Ländern, unter anderem in Deutschland, für die Klasse 14 (Nr. 429 829) sowie die Wort-/Bildmarke "FERRARI" als EU-Gemeinschaftsmarke mit Hinterlegungsdatum vom 2. Oktober 1998 für zahlreiche Klassen (Nr. 161960) im Namen des Beschwerdeführers hinterlegt.

Der Beschwerdegegner ist eine Privatperson, die in Deutschland wohnhaft ist.

Der streitige Domainname <

ferrari-vertrieb.com>

wurde vom Beschwerdegegner am 10. Mai 2003 registriert. Eine informelle Überprüfung der Webseite unter dem streitigen Domainnamen durch den Panelisten am 2. März 2004 ergab, dass darauf vor allem verschiedene Waren mit dem Kennzeichen "FERRARI", aber auch Markenware anderer berühmter Kennzeichen, wie Luxusuhren von Rolex, Cartier und Gucci, angeboten werden. Entsprechend der auf der Webseite befindlichen allgemeinen Geschäftsbedingungen, wird die Webseite von einer NiceMan Ltd., in Grossbritannien, und einer Deutschland Accessoires & Events GmbH in Nürnberg, Deutschland, benutzt. Zudem enthält die Webseite einen Hinweis darauf, dass der Webseitenbetreiber vom Beschwerdeführer lizenziert ist.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführer

Der Beschwerdeführer behauptet, er sei der Berechtigte am Handelsnamen und Kennzeichen "FERRARI", für welches er in zahlreichen Ländern als Markeininhaber eingetragen sei. Diese Rechte seien älter als der streitige Domainname, welcher den Kennzeichen zum Verwechseln ähnlich sei.

Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, dass der Beschwerdegegner keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen am streitgegenständlichen Domainnamen habe, da er kein autorisierter Händler des Ferrari-Vertriebsnetzes sei. Durch den Gebrauch des streitgegenständlichen Domainnamens suggeriere der Beschwerdegegner, dass er mit dem Beschwerdeführer in Verbindung stehe und führe so die Kunden irre. Weiter behindere der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer dadurch, den Domainnamen selbst zu registrieren und den Internetverkehr anzuziehen, und verschaffe sich einen ungerechten Vorteil gegenüber rechtmässigen Händlern des Ferrari-Vertriebsnetzes. Schliesslich sei der Beschwerdegegner weder unter dem Domainnamen bekannt noch habe er einen Nachweis einer nichtgewerblichen Verwendung oder anderen rechtmässigen Verwendung erbracht.

In Anbetracht der Bekanntheit des Kennzeichens "FERRARI", argumentiert der Beschwerdeführer, könne die Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens nur bösgläubig erfolgt sein. Eine Bösgläubigkeit der Benutzung gehe aus der Umleitung des Internetverkehrs hervor, der für den Beschwerdeführer bestimmt sei. Zudem sei eine Kontaktaufnahme mit dem Beschwerdegegner aufgrund der Unkorrektheit der in der WHOIS-Abfrage angegebenen Telefonnummer unmöglich.

Aus den genannten Gründen ersucht der Beschwerdeführer um Übertragung des Domainnamens <ferrari-vertrieb.com> auf sich.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht. Gestützt

auf Paragraph 14(b) der Verfahrensordnung, zieht der Panelist daraus die von

ihm als angemessen erachteten Schlüsse.

6. Entscheidungsgründe

Paragraph 4(a) der Richtlinie führt drei Voraussetzungen auf, deren Vorliegen

der Beschwerdeführer nachweisen muss, um die Forderung zu rechtfertigen,

dass der Domainname des Beschwerdegegners auf den Beschwerdeführer zu übertragen

ist. Dabei müssen alle Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden. Im

Einzelnen muss der Beschwerdeführer nachweisen, dass:

(i) der Domainname mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte

herleitet, identisch oder verwechselbar ähnlich ist,

(ii) der Beschwerdegegner weder Rechte noch berechtigte Interessen an dem Domainnamen

hat und

(ii) der Domainname bösgläubig registriert wurde und genutzt wird.

6.1 Identischer oder verwechselbar ähnlicher Domainname: Paragraph 4(a)(i) der

Richtlinie

Der Beschwerdeführer hat den Beweis dafür erbracht, dass er die Rechte

an der Marke "FERRARI" besitzt.

Der streitgegenständliche Domainname <

ferrari-vertrieb.com> ist zwar nicht identisch

mit der Marke des Beschwerdeführers, doch beinhaltet er diese. Bei dem

hinzugefügten Bestandteil "Vertrieb" handelt es sich um einen

generischen Begriff. In zahlreichen vergleichbaren Fällen wurde entschieden,

dass durch die Hinzufügung eines generischen Begriffes, wie "autoparts"

oder "store", zur Marke die Verwechslungsgefahr nicht vermieden wird

(Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin, WIPO

Verfahren Nr. D2003-0888, 6. Januar 2004; Chanel, Inc. v. Esteco

Technology Group, WIPO Verfahren Nr. D2000-0413,

18. September 2000; Nintendo of America, Inc. v. Gray West International,

WIPO Verfahren Nr. D2000-1219, 10. Januar 2001).

So wurde jeweils eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke "Porsche"

und < porsche-autoparts.com>

bzw. "Chanel" und < chanelstore.com>

bejaht.

Der Bestandteil "com" muss für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr

nicht berücksichtigt werden.

Der Panelist ist deshalb der Ansicht, dass der streitgegenständliche Domainname

< ferrari-vertrieb.com>

mit der Marke "FERRARI" des Beschwerdeführers verwechselbar ähnlich

ist und der Beschwerdeführer damit das erste Element von Paragraph 4(a)

der Richtlinie ausreichend nachgewiesen hat.

6.2 Keine Rechte oder berechtigte Interessen des Beschwerdegegners am Domainnamen:

Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie

Die Behauptungen des Beschwerdeführers, dass es sich beim Beschwerdegegner

weder um einen autorisierten Vertragshändler handelt noch der Beschwerdeführer

dem Beschwerdegegner sonst irgendwelche Rechte eingeräumt hat, seine berühmte

Marke "FERRARI" als Domainname zu nutzen, sind unwiderlegt geblieben.

Dieser Sachverhalt wird als Indiz dafür erachtet, dass der Beschwerdegegner

keine Rechte oder berechtigten Interessen hat (Philip Morris Incorporated

v. Alex Tsypkin, WIPO Verfahren Nr. D2002-0946,

13. Februar 2003).

Doch auch wenn der Beschwerdegegner über das Recht verfügen würde,

als einer vieler Wiederverkäufer von Produkten des Beschwerdeführers

aufzutreten, gäbe ihm dies entsprechend der herrschenden Rechtsprechung

nicht die Berechtigung, die Marke des Beschwerdeführers als Domainname

zu monopolisieren (De Dietrich Process Systems v. Kemtron Ireland Ltd.,

WIPO Verfahren Nr. D2003-0484, 24. September 2003).

Auch in den wenigen Fällen, in welchen einem autorisierten Vertragshändler

dieses Recht nicht per se versagt wurde, stellte die Rechtsprechung gewisse

Minimalanforderungen an die berechtigte Nutzung der Marke als Domainname. So

dürfen in einem solchen Fall auf der Webseite nur Produkte der entsprechenden

Marke angeboten werden. Das gleichzeitige Angebot von anderen Markenprodukten

würde auch in Befolgung dieser Entscheide als unberechtigter Gebrauch des

Domainnamens qualifiziert (Philip Morris Incorporated v. Alex Tsypkin,

WIPO Verfahren Nr. D2002-0946, 13. Februar 2003;

Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO

Verfahren Nr. D2000-1774, 26. Februar 2001). Im vorliegenden

Fall ist genau dies der Fall, indem auf der Webseite unter dem streitgegenständlichen

Domainnamen auch andere Markenprodukte angeboten werden, so nebst Uhren von

Ferrari auch Uhren von Rolex, Cartier, Gucci und weitere.

Schlussendlich wurde dem Beschwerdegegner entsprechend Paragraph 4(c) der Richtlinie

die Gelegenheit zum Nachweis gegeben, dass er berechtigte Interessen an dem

streitgegenständlichen Domainnamen hat. Der Beschwerdegegner hat weder

eine Beschwerdeerwiderung eingereicht noch sonst Nachweise zur Darlegung von

Umständen erbracht, die ein Recht oder berechtigte Interessen am Domainname

als wahrscheinlich erscheinen liessen, so:

(i) dass er den Domainnamen, bevor er eine Mitteilung über dieses Beschwerdeverfahren

erhalten hat, im Zusammenhang mit einem gutgläubigen Angebot von Waren

oder Dienstleistungen benutzt oder eine solche Benutzung vorbereitet hat; oder

(ii) dass er unter dem Domainnamen allgemein bekannt ist oder vom Beschwerdeführer

Rechte erworben hat; oder

(iii) dass er den Domainnamen in rechtmässiger nichtgewerblicher oder

sonst lauterer Weise nutzt.

Deshalb und mangels gegenteiligen Nachweises, ist der Panelist der Ansicht,

dass der Beschwerdeführers keine Rechte oder berechtigte Interessen am

Domainnamen < ferrari-vertrieb.com>

hat. Der Panelist kommt zum Ergebnis, dass der Beschwerdeführer das Vorliegen

des zweiten Elementes von Paragraph 4(a) der Richtlinie ausreichend nachgewiesen

hat.

6.3 Bösgläubige Anmeldung und Nutzung des Domainnamens: Paragraph 4(a)(iii)

der Richtlinie

Damit eine Beschwerde Erfolg haben kann, muss das Beschwerdepanel gemäss

Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie überzeugt sein, dass der Domainname

bösgläubig eingetragen wurde und bösgläubig benutzt wird.

Gemäss Paragraph 4(b) der Richtlinie gelten insbesondere, aber nicht ausschliesslich,

folgende Umstände als Nachweis einer solchen bösgläubigen Registrierung

und Benutzung:

(i) Umstände, die darauf hindeuten, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen

vorrangig deshalb erworben hat, um ihn dem Beschwerdeführer, der Inhaber

der Marke ist, oder einem seiner Wettbewerber gegen ein Entgelt, welches seine

nachweisbaren, mit dem Domainnamen unmittelbar in Verbindung stehenden Unkosten

übersteigt, zu veräussern, zu vermieten oder auf andere Weise zu übertragen;

(ii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in der Absicht registriert, den

Inhaber der Marke an deren Wiedergabe in einem seiner Marke entsprechenden Domainnamen

zu hindern, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt;

(iii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert,

den Geschäftsbetrieb eines Wettbewerbers zu behindern; oder

(iv) der Beschwerdegegner hat willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versucht,

durch die Benutzung des Domainnamens Internetbenutzer zu seiner Webseite oder

zu einer anderen Online-Präsenz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr

mit der Marke des Beschwerdeführers hinsichtlich Herkunft, Unterstützung,

Zugehörigkeit oder Billigung seiner Webseite, seiner Online-Präsenz

oder von auf seiner Webseite oder Online-Präsenz angebotenen Produkten

oder Dienstleistungen geschaffen hat.

In Anbetracht der Berühmtheit der Marke des Beschwerdeführers gibt

es keine Zweifel, dass der Beschwerdeführer bei der Registrierung des streitgegenständlichen

Domainnamens von der weltweit eingetragenen Marke des Beschwerdeführers

Kenntnis hatte. Nachdem der Beschwerdegegner unterlassen hat, entsprechend den

Ausführungen unter Ziffer 6.2 oben darzulegen, dass er über eine Berechtigung

zur Nutzung der Marke des Beschwerdeführers verfügt, muss die Registrierung

als bösgläubig qualifiziert werden.

Der Beschwerdegegner, unter dessen Postadresse weitere Domainnamen registriert

wurden, wie <ferrarivertrieb.com>, steht in keiner erkennbaren Beziehung

zum Beschwerdeführer. Es scheint, dass er die Nutzung der Webseite einer

NiceMan Ltd., in Grossbritannien, und einer Deutschland Accessoires & Events

GmbH, in Nürnberg, Deutschland, zum Vertrieb von verschiedene Waren mit

dem Kennzeichen "FERRARI", aber auch Markenware anderer berühmter

Kennzeichen zur Verfügung stellt. Auch dieser Umstand deutet darauf hin,

dass der Beschwerdegegner den Domainnamen allein zum Zwecke der entgeltlichen

Veräusserung oder Vermietung in einem die Unkosten übersteigenden

Rahmen erworben hat.

Die Bösgläubigkeit der Benutzung des streitgegenständlichen

Domainnamens wird auch deshalb als erwiesen erachtet, weil dem Beschwerdegegner

in Anbetracht der weltweiten Bekanntheit der Marke "FERRARI" bewusst

ist und sein muss, dass Internetbenutzer den Beschwerdeführer oder dessen

autorisierte Vertragspartner im Internet unter dem streitgegenständlichen

Domainnamen <ferrari-vertrieb.com> suchen werden, und er diesen Domainnamen

trotzdem nutzt, um die Internetbenutzer auf seine Online-Präsenz zu lenken,

indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdeführers hinsichtlich

Herkunft, Unterstützung, Zugehörigkeit, Online-Präsenz oder mit

dessen Produkte geschaffen hat, um einen Gewinn durch die Überlassung des

Domainnamens bzw. den Vertrieb der Produkte zu erzielen. Auf diese Weise werden

Internetbenutzer getäuscht.

Zudem geht aus diesem Verhalten klar die Absicht hervor, den Beschwerdeführer

an seiner Geschäftstätigkeit zu hindern, indem dieser von der Nutzung

seines eigenen Kennzeichens als Domainnamen ausgeschlossen wird.

Der Panelist kommt daher zum Schluss, dass der Beschwerdegegner nicht gutgläubig

sein kann und den Domainnamen bösgläubig benutzt und auch bösgläubig

registriert hat. Der Beschwerdeführer hat deshalb die Voraussetzungen von

Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie ebenfalls genügend bewiesen.

7. Entscheidung

In Anbetracht der oben erwähnten Tatsachen und Umstände, entscheidet

der Panelist, dass der Beschwerdeführer alle drei Voraussetzungen von Paragraph 4(a)

der Richtlinie bewiesen hat.

Entsprechend ordnet der Panelist gemäss Paragraph 4(i) der Richtlinie

und Paragraph 15 der Verfahrensordnung die Übertragung des Domainnamens

<ferrari-vertrieb.com> auf den Beschwerdeführer an.

Diese Entscheidung hindert den Beschwerdegegner in keiner Weise, den Disput

gemäss Paragraph 4(k) der Richtlinie einem zuständigen staatlichen

Gericht zur unabhängigen Beurteilung vorzulegen.

Michele Bernasconi

Einzelpanelist

Datum: 4. März 2004

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