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Ferrari S.p.A. v. Vera Dalibor

WIPO Case No. D2003-0977

Outcome
Transfer
Domain names
ferrarivertrieb.com
Complainant
Ferrari S.p.A.
Respondent
Vera Dalibor
Decided
11 Mar 2004
Language
German

Source: WIPO Arbitration and Mediation Center. Official copy: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0977.html

WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Ferrari S.p.A. v. Vera Dalibor

Verfahren Nr. D2003-0977

1. Die Parteien

Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren ist die Ferrari S.p.A., Via Abetone Inferiore 2, 41053 Maranello, Provinz Modena, Italien („Beschwerdeführer"). Die bevollmächtigten Vertreter des Beschwerdeführers im gegenständlichen Verfahren sind Herr Massimo Introvigne und Herr Fabrizio Jacobacci, Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Turin, Italien.

Beschwerdegegner des gegenständlichen Verfahrens ist Vera Dalibor, Dalibor Design Vertrieb, Ernst-Schneller-Str. 30, 09356 St. Egidien, Deutschland („Beschwerdegegner").

2. Domain Name und Domainvergabestelle

Der streitige Domainname ist <

ferrarivertrieb.com>

(„Domainname"), registriert bei Schlund & Partner AG, Brauerstr. 48, 76135 Karlsruhe, Deutschland („Domainvergabestelle").

3. Verfahrensablauf

Am 11. Dezember 2003 wurde per E-Mail und Fax beim World Intellectual

Property Organization Arbitration and Mediation Center ("Center")

eine Beschwerdeschrift ("Beschwerde") in englischer Sprache eingereicht.

Dies geschah in Übereinstimmung mit der Uniform Domain Name Dispute Resolution

Policy ("Richtlinie"), welche von der Internet Corporation for Assigned

Names and Numbers ("ICANN") am 24. Oktober 1999 verabschiedet

wurde, den Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("Verfahrensordnung"),

die mit gleichem Datum von der ICANN genehmigt wurden und den WIPO Supplemental

Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy („Ergänzende Verfahrensregeln").

Am 15. Dezember 2003 ging die Beschwerde in Papierform beim Center

ein.

Am 12. Dezember 2003 übermittelte der Verfahrensbearbeiter eine

Anfrage an die Domainvergabestelle, welche am 18. Dezember 2003 die

ersuchte Bestätigung lieferte und u.a. darüber informierte, dass der

streitige Domainname bei der Domainvergabestelle registriert und der Beschwerdegegner

des vorliegenden Verfahrens Inhaber des Domainnamens sei. Zudem informierte

die Domainvergabestelle, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung Deutsch

sei.

Am 30. Dezember 2003 benachrichtigte das Center den Beschwerdeführer,

dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung Deutsch sei, und setzte dem

Beschwerdeführer gleichzeitig bis zum 5. Januar 2004 Frist, entweder

eine rechtsgenügende Parteivereinbarung, wonach das Verfahren in Englisch

durchgeführt werden soll, oder eine Übersetzung der Beschwerde einzureichen.

Das Gesuch des Beschwerdeführers vom 30. Dezember 2003 um Fristverlängerung

bis zum 12. Januar 2004 wurde vom Center gleichentags bewilligt.

Am 12. Januar 2004 übermittelte der Beschwerdeführer dem

Center per Email und Fax fristgerecht eine deutsche Übersetzung der Beschwerde.

Am 13. Januar 2004 ging ein Exemplar der auf Deutsch übersetzten

Beschwerde in Papierform beim Center ein.

Am 16. Januar 2004 teilte das Center dem Beschwerdegegner die Einleitung

des Beschwerdeverfahrens gegen ihn mit. Es stellte dem Beschwerdegegner die

Beschwerdeschrift per Email und Post zu und setzte ihm bis 5. Februar 2004

Frist zur Einreichung einer Beschwerdeerwiderung. Gleichzeitig stellte das Center

fest, dass es die formellen Verfahrensanforderungen geprüft und der Beschwerdeführer

die erforderliche Zahlung geleistet hat.

Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht.

Am 9. Februar 2004 stellte das Center die Säumnis des Beschwerdegegners

fest.

Daraufhin lud das Center den Unterzeichnenden ein, als Einzelpanelist in diesem

Verfahren mitzuwirken und schickte ihm eine Annahmeerklärung sowie eine

Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit zu, die ordnungsgemäss

unterschrieben zurückgesandt wurde.

Am 11. Februar 2004 übermittelte das Center den Parteien die

Bestellung des Unterzeichnenden als Beschwerdepanel und des voraussichtlichen

Entscheidungsdatums, das auf den 25. Februar 2004 in Aussicht gestellt

und anschliessend auf den 4. März 2004 verschoben wurde.

4. Sachverhalt

Der Beschwerdeführer ist ein weltbekanntes Unternehmen im Autosektor mit

Sitz in Italien, welches unter dem Kennzeichen "FERRARI" Automobile herstellt

und vertreibt, sowie neben dem Vertrieb von Merchandising Artikeln mit einem

Autorenn-Team erfolgreich an Formel 1 Rennen teilnimmt. Er ist in zahlreichen

Ländern der Welt der eingetragene Markeninhaber diverser Markenzeichen,

welche aus dem Wort "FERRARI" bestehen oder dieses enthalten, für verschiedene

Klassen. Erstmals hat der Beschwerdeführer die Wort-/Bildmarke "FERRARI"

am 12. November 1966 in Italien für die Klasse 12 (Nr. 209026) hinterlegt.

Später wurden unter anderem die Wortmarke "FERRARI" als internationale

Marke mit Hinterlegungsdatum vom 30. März 1997 in 20 Ländern, unter

anderem in Deutschland, für die Klasse 14 (Nr. 429 829) sowie die Wort-/Bildmarke

"FERRARI" als EU-Gemeinschaftsmarke mit Hinterlegungsdatum vom 2. Oktober 1998

für zahlreiche Klassen (Nr. 161960) im Namen des Beschwerdeführers

hinterlegt.

Der Beschwerdegegner ist eine Privatperson, die in Deutschland wohnhaft ist

und eine Firma namens Dalibor Design Vertrieb betreibt.

Der streitige Domainname < ferrarivertrieb.com>

wurde vom Beschwerdegegner am 17. Juni 2002 registriert. Eine informelle

Überprüfung der Webseite unter dem streitigen Domainnamen durch den

Panelisten am 2. und 3. März 2004 ergab, dass darauf einzig

das vom Beschwerdeführer bekannte Rennpferd-Logo und ein Knopf bezeichnet

mit „WEITER" erscheint, bei dessen Anklicken man sofort auf Webseiten unter

dem Domainnamen < ferrari-deutschland.de>

umgeleitet wird, welche einerseits Informationen über Ferrari enthalten

sowie Accessoires über einen angeblich autorisierten Vertragspartner von

Ferrari anbietet. Allerdings erfolgt die Umleitung auf die Webseiten unter dem

anderen Domainnamen unter automatischer Unterdrückung der Adress-Leiste

("Adress bar"), so dass nur nach manueller Wiederaktivierung der Leiste oder

bei einem Ausdruck der Webseiten der URL ersichtlich wird. Auf der Webseite

unter dem streitigen Domainnamen selbst werden keinerlei Waren oder Dienstleistungen

angeboten.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführer

Der Beschwerdeführer behauptet, er sei der Berechtigte am Handelsnamen

und Kennzeichen "FERRARI", für welches er in zahlreichen Ländern als

Markeininhaber eingetragen sei. Diese Rechte seien älter als der streitige

Domainname, welcher mit den Kennzeichen zum Verwechseln ähnlich sei.

Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, dass der Beschwerdegegner keinerlei

Rechte oder berechtigte Interessen am streitgegenständlichen Domainnamen

habe, da er kein autorisierter Händler des Ferrari-Vertriebsnetzes sei.

Durch den Gebrauch des streitgegenständlichen Domainnamens suggeriere der

Beschwerdegegner, dass er mit dem Beschwerdeführer in Verbindung stehe

und führe so die Kunden irre. Weiter behindere der Beschwerdegegner den

Beschwerdeführer dadurch, den Domainnamen selbst zu registrieren und den

Internetverkehr anzuziehen, und verschaffe sich einen ungerechten Vorteil gegenüber

rechtmässigen Händlern des Ferrari-Vertriebsnetzes. Schliesslich sei

der Beschwerdegegner weder unter dem Domainnamen bekannt noch habe er einen

Nachweis einer nichtgewerblichen Verwendung oder anderen rechtmässigen

Verwendung erbracht.

In Anbetracht der Bekanntheit des Kennzeichens "FERRARI", argumentiert der

Bescherdeführer, könne die Registrierung des streitgegenständlichen

Domainnamens nur bösgläubig erfolgt sein. Eine Bösgläubigkeit

der Benutzung gehe aus der Umleitung des Internetverkehrs hervor, der für

den Beschwerdeführer bestimmt sei. Zudem sei eine Kontaktaufnahme mit dem

Beschwerdegegner aufgrund der Unkorrektheit der in der WHOIS-Abfrage angegebenen

Telefonnummer unmöglich.

Aus den genannten Gründen ersucht der Beschwerdeführer um Übertragung

des Domainnamens <ferrarivertrieb.com> auf sich.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht. Gestützt

auf Paragraph 14(b) der Verfahrensordnung, zieht der Panelist daraus die von

ihm als angemessen erachteten Schlüsse.

6. Entscheidungsgründe

Paragraph 4(a) der Richtlinie führt drei Voraussetzungen auf, deren Vorliegen

der Beschwerdeführer nachweisen muss, um die Forderung zu rechtfertigen,

dass der Domainname des Beschwerdegegners auf den Beschwerdeführer zu übertragen

ist. Dabei müssen alle Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden. Im

Einzelnen muss der Beschwerdeführer nachweisen, dass:

(i) der Domainname mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte

herleitet, identisch oder verwechselbar ähnlich ist,

(ii) der Beschwerdegegner weder Rechte noch berechtigte Interessen an dem Domainnamen

hat und

(iii) der Domainname bösgläubig registriert wurde und genutzt wird.

6.1 Identischer oder verwechselbar ähnlicher Domainname: Paragraph 4(a)(i) der

Richtlinie

Der Beschwerdeführer hat den Beweis dafür erbracht, dass er die Rechte

an der Marke "FERRARI" besitzt.

Der streitgegenständliche Domainname <

ferrarivertrieb.com> ist zwar nicht identisch

mit der Marke des Beschwerdeführers, doch beinhaltet er diese. Bei dem

hinzugefügten Bestandteil "Vertrieb" handelt es sich um einen generischen

Begriff. In zahlreichen vergleichbaren Fällen wurde entschieden, dass durch

die Hinzufügung eines generischen Begriffes, wie "autoparts" oder "store",

zur Marke die Verwechslungsgefahr nicht vermieden wird (Dr. Ing. h.c. F.

Porsche AG v. Vasiliy Terkin, WIPO Verfahren Nr.

D2003-0888, 6. Januar 2004; Chanel, Inc. v. Esteco Technology

Group, WIPO Verfahren Nr. D2000-0413,

18. September 2000; Nintendo of America, Inc. v. Gray West International,

WIPO Verfahren Nr. D2000-1219, 10. Januar 2001).

So wurde jeweils eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke "Porsche" und <

porsche-autoparts.com> bzw. "Chanel" und <

chanelstore.com> bejaht.

Der Bestandteil "com" muss für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr

nicht berücksichtigt werden.

Der Panelist ist deshalb der Ansicht, dass der streitgegenständliche Domainname

< ferrarivertrieb.com>

mit der Marke "FERRARI" des Beschwerdeführers verwechselbar ähnlich

ist und der Beschwerdeführer damit das erste Element von Paragraph 4(a)

der Richtlinie ausreichend nachgewiesen hat.

6.2 Keine Rechte oder berechtigte Interessen des Beschwerdegegners am Domainnamen:

Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie

Die Behauptungen des Beschwerdeführers, dass es sich beim Beschwerdegegner

weder um einen autorisierten Vertragshändler handelt noch der Beschwerdeführer

dem Beschwerdegegner sonst irgendwelche Rechte eingeräumt hat, seine berühmte

Marke "FERRARI" als Domainname zu nutzen, sind unwiderlegt geblieben. Dieser

Sachverhalt wird als Indiz dafür erachtet, dass der Beschwerdegegner keine

Rechte oder berechtigten Interessen hat (Philip Morris Incorporated v. Alex

Tsypkin, WIPO Verfahren Nr. D2002-0946,

13. Februar 2003).

Doch auch wenn der Beschwerdegegner über das Recht verfügen würde,

als einer vieler Wiederverkäufer von Produkten des Beschwerdeführers

aufzutreten, gäbe ihm dies entsprechend der herrschenden Rechtsprechung

nicht die Berechtigung, die Marke des Beschwerdeführers als Domainname

zu monopolisieren (De Dietrich Process Systems v. Kemtron Ireland Ltd.,

WIPO Verfahren Nr. D2003-0484, 24. September 2003).

Auch in den wenigen Fällen, in welchen einem autorisierten Vertragshändler

dieses Recht nicht per se versagt wurde, stellt die Rechtsprechung gewisse Minimalanforderungen

an die berechtigte Nutzung einer Marke als Domainname. So muss unter anderem

auf der Webseite die Beziehung zwischen dem Markeninhaber und dem Inhaber des

Domainnamen klar offengelegt sein. Damit soll ein falscher Eindruck darüber

verhindert werden, dass der Inhaber des Domainnamen gleichzeitig auch der Markeninhaber

ist oder dass es sich dabei um die offizielle Webseite des Markeninhabers handelt

(Philip Morris Incorporated v. Alex Tsypkin, WIPO

Verfahren Nr. D2002-0946, 13. Februar 2003; Nikon, Inc. and

Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO

Verfahren Nr. D2000-1774, 26. Februar 2001). Da die Webseite unter

dem streitgegenständlichen Domainnamen keinen Hinweis darauf enthält,

dass es sich dabei nicht um eine Webseite des Beschwerdeführers handelt,

wäre die Nutzung auch in Befolgung dieser Entscheide als unberechtigt zu

qualifizieren.

Im übrigen werden auf der Webseite auch keine Waren oder Dienstleistungen

angeboten, sondern die Internetbenutzer werden, wie bereits oben erwähnt,

über den einzigen Knopf „WEITER" sofort auf eine andere Webseite,

< ferrari-deutschland.de>

, umgeleitet. Aus diesem Umstand kann geschlossen werden, dass die Internetbenutzer

irregeführt werden und damit vermutlich zum Zwecke des gewinnbringenden

Vertriebs der Produkte auf den verlinkten Webseiten vom Beschwerdeführer

abgeworben werden sollen. Klar ist jedenfalls, dass der Beschwerdeführer

unter dem Domainnamen keine Dienste und auch keine Produkte anbietet, sondern

die Webseite nur zum Zwecke der Umleitung von Internetbenutzern verwendet.

Schlussendlich wurde dem Beschwerdegegner entsprechend Paragraph 4 (c) der

Richtlinie die Gelegenheit zum Nachweis gegeben, dass er berechtigte Interessen

an dem streitgegenständlichen Domainnamen hat. Der Beschwerdegegner hat

weder eine Beschwerdeerwiderung eingereicht noch sonst Nachweise zur Darlegung

von Umständen erbracht, die ein Recht oder berechtigte Interessen am Domainname

als wahrscheinlich erscheinen liessen, so:

(i) dass er den Domainnamen, bevor er eine Mitteilung über dieses Beschwerdeverfahren

erhalten hat, im Zusammenhang mit einem gutgläubigen Angebot von Waren

oder Dienstleistungen benutzt oder eine solche Benutzung vorbereitet hat; oder

(ii) dass er unter dem Domainnamen allgemein bekannt ist oder vom Beschwerdeführer

Rechte erworben hat; oder

(iii) dass er den Domainnamen in rechtmässiger nichtgewerblicher oder

sonst lauterer Weise nutzt.

Deshalb und mangels gegenteiligen Nachweises, ist der Panelist der Ansicht,

dass der Beschwerdeführers keine Rechte oder berechtigte Interessen am

Domainnamen < ferrarivertrieb.com>

hat. Der Panelist kommt zum Ergebnis, dass der Beschwerdeführer das Vorliegen

des zweiten Elementes von Paragraph 4(a) der Richtlinie ausreichend nachgewiesen

hat.

6.3 Bösgläubige Anmeldung und Nutzung des Domainnamens: Paragraph 4(a)(iii)

der Richtlinie

Damit eine Beschwerde Erfolg haben kann, muss das Beschwerdepanel gemäss

Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie überzeugt sein, dass der Domainname

bösgläubig eingetragen wurde und bösgläubig benutzt wird.

Gemäss Paragraph 4(b) der Richtlinie gelten insbesondere, aber nicht ausschliesslich,

folgende Umstände als Nachweis einer solchen bösgläubigen Registrierung

und Benutzung:

(i) Umstände, die darauf hindeuten, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen

vorrangig deshalb erworben hat, um ihn dem Beschwerdeführer, der Inhaber

der Marke ist, oder einem seiner Wettbewerber gegen ein Entgelt, welches seine

nachweisbaren, mit dem Domainnamen unmittelbar in Verbindung stehenden Unkosten

übersteigt, zu veräussern, zu vermieten oder auf andere Weise zu übertragen;

(ii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in der Absicht registriert, den

Inhaber der Marke an deren Wiedergabe in einem seiner Marke entsprechenden Domainnamen

zu hindern, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt;

(iii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert,

den Geschäftsbetrieb eines Wettbewerbers zu behindern; oder

(iv) der Beschwerdegegner hat willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versucht,

durch die Benutzung des Domainnamens Internetbenutzer zu seiner Webseite oder

zu einer anderen Online-Präsenz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr

mit der Marke des Beschwerdeführers hinsichtlich Herkunft, Unterstützung,

Zugehörigkeit oder Billigung seiner Webseite, seiner Online-Präsenz

oder von auf seiner Webseite oder Online-Präsenz angebotenen Produkten

oder Dienstleistungen geschaffen hat.

In Anbetracht der Berühmtheit der Marke des Beschwerdeführers gibt

es keine Zweifel, dass der Beschwerdeführer bei der Registrierung des streitgegenständlichen

Domainnamens von der weltweit eingetragenen Marke des Beschwerdeführers

Kenntnis hatte. Nachdem der Beschwerdegegner gänzlich unterlassen hat,

entsprechend den Ausführungen unter Ziffer 6.2 oben darzulegen, dass er

über eine Berechtigung zur Nutzung der Marke des Beschwerdeführers

verfügt, muss die Registrierung als bösgläubig qualifiziert werden.

Der Beschwerdegegner, welcher gemäss WHOIS-Auszug eine Design Firma betreibt

und in keiner erkennbaren Beziehung zum Beschwerdeführer steht, hat die

Nutzung der Webseite einem deutschen Vertreiber von echten oder gefälschten

Ferrari-Produkten als Link zu seiner eigenen Webseite zur Verfügung gestellt.

Auch dieser Umstand deutet darauf hin, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen

allein zum Zwecke der entgeltlichen direkten oder indirekten Veräusserung

oder Vermietung in einem die Unkosten übersteigenden Rahmen erworben hat.

Die Bösgläubigkeit der Benutzung des streitgegenständlichen

Domainnamens wird auch deshalb als erwiesen erachtet, weil dem Beschwerdegegner

in Anbetracht der weltweiten Bekanntheit der Marke "FERRARI" bewusst ist und

sein muss, dass Internetbenutzer den Beschwerdeführer oder dessen autorisierte

Vertragspartner auf dem Internet unter dem streitgegenständlichen Domainnamen

<ferrarivertrieb.com> suchen werden, und er diesen Domainnamen trotzdem

nutzt, um die Internetbenutzer auf seine oder eben die andere Online-Präsenz

unter <ferrari-deutschland.de> zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr

mit der Marke des Beschwerdeführers hinsichtlich Herkunft, Unterstützung,

Zugehörigkeit, Online-Präsenz oder mit dessen Produkte geschaffen

hat, um einen Gewinn durch die Überlassung des Domainnamens bzw. den Vertrieb

der Produkte auf den verlinkten Webseiten zu erzielen. Auf diese Weise werden

Internetbenutzer getäuscht.

Zudem geht aus diesem Verhalten klar die Absicht hervor, den Beschwerdeführer

an seiner Geschäftstätigkeit zu hindern, indem dieser von der Nutzung

seines eigenen Kennzeichens als Domainnamen ausgeschlossen wird.

Der Panelist kommt daher zum Schluss, dass der Beschwerdegegner nicht gutgläubig

sein kann und den Domainnamen bösgläubig benutzt und auch bösgläubig

registriert hat. Der Beschwerdeführer hat deshalb die Voraussetzungen von

Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie ebenfalls genügend bewiesen.

7. Entscheidung

In Anbetracht der oben erwähnten Tatsachen und Umstände, entscheidet

der Panelist, dass der Beschwerdeführer alle drei Voraussetzungen von Paragraph 4(a)

der Richtlinie bewiesen hat.

Entsprechend ordnet der Panelist gemäss Paragraph 4(i) der Richtlinie

und Paragraph 15 der Verfahrensordnung die Übertragung des Domainnamens

<ferrarivertrieb.com> auf den Beschwerdeführer an.

Diese Entscheidung hindert den Beschwerdegegner in keiner Weise, den Disput

gemäss Paragraph 4(k) der Richtlinie einem zuständigen staatlichen

Gericht zur unabhängigen Beurteilung vorzulegen.

Michele Bernasconi

Einzelpanelist

Datum: 4. März 2004

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