Empresas Tajin, S.A. De C.V. v. Sr. Moisés Galindo Tinajero; Sra. Martha Rodríguez Magaña; Versátil Soluciones Tecnológicas

WIPO

Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL

DECISION

Empresas Tajin, S.A. De C.V. v. Versátil Soluciones Tecnológicas , Sr. Moisés Galindo Tinajero , Sra. Martha Rodríguez Magaña

Case No. D2003-0449

1. Las Partes

La Demandante es Empresas Tajin, S.A. de C.V. representada por Sergio Antonio Arias Novoa, México, con domicilio en Avenida Acueducto Número 712 – A, Colonia Providencia, C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco, México.

Los Demandados son Versátil Sistemas de Información, Sr. Moisés Galindo Tinajero y Sra. Martha Rodríguez Magaña, todos con domicilio en Avenida Lázaro Cárdenas, Poniente número 3422, Oficina 304, C.P. 45040, Guadalajara, Jalisco, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <tajin.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de junio de 2003.

El 11 de junio de 2003, el Centro envió a Network Solutions, Inc., vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio <tajin.com> en cuestión.

El 17 de junio de 2003, Network Solutions, Inc. envió al Centro,

vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado

es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos

de contacto del/ de los contacto(s) administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda

era administrativamente deficiente, La Demandante presentó una modificación

a la Demanda el 4 de septiembre de 2003, por vía

electrónica, y el 20 de noviembre de 2003, por

vía impresa.

El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación

a la Demanda, cumplían con los requisitos formales de la Política

uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio

(la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución

de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"),

y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución

de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro

notificó formalmente la Demanda a los Demandados, dando comienzo al procedimiento

el 27 de noviembre de 2003.

De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar

la Demanda se fijó para el 17 de diciembre de 2003.

Los Demandados no contestaron a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó

a los Demandados su falta de personación y ausencia de contestación

a la Demanda el 12 de enero de 2004.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del

Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de enero de 2004,

recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia,

en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único

considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento. La demanda fue presentada en lengua española,

sin observaciones. Por ello, el procedimiento se tramita en español de

acuerdo a lo autorizado por el párrafo 11 del Reglamento en cuanto a

idioma del procedimiento, en virtud de que ambas partes en el procedimiento

son mexicanas.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados por la Demandante, comprobados con documentos y por

no haber sido contestados por los Demandados, los siguientes hechos y circunstancias

se tienen por acreditados:

La Demandante es una empresa legalmente constituida de conformidad con las

leyes de México.

La Demandante es titular en México de los siguientes registros de marca

para "TAJIN":

Marca Número de Registro Fecha de Presentación Fecha de Registro

TAJIN 320328 19 / mayo / 1986 8 / diciembre / 1986

TAJIN 492447 7 / abril / 1995 23 / mayo / 1995

La Demandante es asimismo titular en los Estados Unidos de Norteamérica

del registro de marca para "TAJIN", bajo el número de registro

2,039,741, marca que fue solicitada el 2 de mayo de 1995,

y concedida el 25 de febrero de 1997.

Los Demandados fueron contratados por Empresas Tajin, S.A. de C.V. para desarrollar

y proporcionar mantenimiento a la página de Internet de la Demandante.

El Dominio fue registrado por y a nombre de los Demandados el 30 de marzo de 2001,

de conformidad con la información que el Panel pudo verificar de la base

de datos de WHOIS de Network Solutions, Inc.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Afirma la "Demandante":

1. La sociedad Empresas Tajin, S.A. de C.V., (TAJIN) es titular de diversas

marcas que se indican a continuación, lo cual también se acredita

con copias certificadas y apostilladas de los certificados de registros de marcas

para TAJIN en México y Estados Unidos de Norteamérica, y en los

cuales se basa la demanda, conforme a la siguiente información:

a)

Registro de Marca

Número:

320328

Denominación:

Tajin

Tipo de Marca:

Nominativa

Clase

30 del clasificador del convenio de Niza

Fecha legal

19 de mayo de 1986

Productos que ampara

Alimentos y sus ingredientes

Status

Vigente

Registrador

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Periférico Sur No. 3106, Colonia Jardines

del Pedregal, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01900, México,

D.F. Telefono (55) 5624 0440

www.impi.gob.mx.

b)

Registro de Marca

Número:

492447

Denominación:

Tajin y Diseño

Tipo de Marca:

Mixta

Clase

30 del clasificador del convenio de Niza

Fecha legal

7 de Abril de 1995

Productos que ampara

Salsa Picante

Status

Vigente

Registrador

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Periférico Sur No. 3106, Colonia Jardines

del Pedregal, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01900, México,

D.F. Telefono (55) 5624 0440

www.impi.gob.mx.

c)

Registro de Marca

Número:

2039741

Denominación:

Tajin

Tipo de Marca:

Nominativa

Clase

US CL 46

30 del clasificador del convenio de Niza

Fecha legal

2 de Febrero de 1995

Productos que ampara

Alimentos y sus ingredientes, incluyendo Salsas

Picantes.

Status

Vigente

Registrador

Patent and Trade Office (sic)

www.pto.gob (sic)

2. Establece la Demandante que, de conformidad con el párrafo 3. b)

ix) 1) del Reglamento, se debe determinar si las marcas propiedad de la Demandante

(Empresas Tajin, S.A. de C.V.) y el nombre de dominio en disputa son idénticos

o semejantes hasta el grado de crear confusión, al efecto que entonces

procede al análisis de las semejanzas que guardan entre si, conforme

a lo siguiente:

La Demandante afirma que, desde el punto de vista Gráfico, resulta indudable

que la palabra que compone la marca de la Demandante y la palabra que compone

el Dominio son IDENTICAS, ya que todos los elementos que las componen (letras)

son iguales, a saber:

Marca de la Demandante: tajin

Nombre de Dominio en disputa: www.tajin.com

Atendiendo principalmente el efecto que pueden producir en el público

consumidor, al primer golpe de vista, es la de que se trata del mismo producto

elaborado por el mismo fabricante, y que el hecho de agregar las palabras "www"

".com", obedece a cuestiones de carácter técnico, y

no se pueden considerar como elementos distintivos que hagan diferencia entre

una y otra denominación.

Argumenta la Demandante que, desde el punto de vista fonético la Marca

y el Dominio resultan idénticos, toda vez que la única diferencia

entre éstos es la adición de los elementos técnicos "www"

".com", palabras técnicas que sirven para ubicar la dirección

del dominio dentro de la Red, por lo que el público consumidor pensará

que se trata de la misma marca.

Con los argumentos anteriores, la Demandante concluye en este punto que resulta

evidente que los registros marcarios de su propiedad y el Dominio en disputa,

son idénticos hasta el punto de crear confusión en perjuicio de

las marcas de productos, cuyo legítimo titular es la Demandante.

3. Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo 3.b) ix) 2) del Reglamento,

la Demandante describe los motivos por los que debe considerarse que el demandado

no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio

objeto de la demanda, argumentando lo siguiente:

a) Los Demandados han efectuado preparativos para la utilización del

dominio en disputa, ya que al ser los contactos técnico y administrativo

tienen el control del dominio, el cual han deshabilitado; por lo tanto no han

desarrollado página de Internet alguna con la intención de presentar

una oferta de buena fe de productos o servicios.

Considera la Demandante que los Demandados han hecho uso de la mala fe del

dominio, ya que al deshabilitarlo, ha bloqueado un importante canal de comercialización

de la Demandante, hecho con el cual han pretendido obtener un lucro ilícito.

b) La Demandada en calidad de empresa ha sido conocida corrientemente por el

nombre de Versátil, y su giro comercial es la creación de páginas

de Internet y el registro de nombres de dominio a favor de aquellos que solicitan

sus servicios.

Se argumenta que la Demandante y su marca Tajin, son notoriamente conocidas

en México, principalmente por sus salsas picantes.

Invocando la legislación mexicana, la Demandante considera tener derechos

previos, únicos y exclusivos sobre la marca "tajin", tal y

como lo acredita con los títulos marcarios descritos anteriormente.

Por tanto, la Demandante argumenta que es la única facultada para usar

y explotar la marca "tajin" y declara que hasta la fecha de presentación

de esta demanda, no se ha celebrado contrato alguno mediante el cual se conceda

licencia de uso y explotación de dicha marca en favor de los Demandados

por el que se les legitime en el uso de la misma, hecho con el que se intenta

acreditar la mala fe de los Demandados.

Más aún, la Demandante considera que la empresa demandada actuando

con notoria mala fe, le ha causado severos daños, ya que al deshabilitar

el dominio <tajin.com>, bloquea un canal muy importante de comercialización,

logrando con esto desviar clientes y empañar el buen nombre de la marca.

4. Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo 3. b) ix) 3) del Reglamento

la Demandante describe los motivos por los que debe considerarse que el nombre

de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe, con forme a lo siguiente:

a) Los Demandados fueron contratados por Empresas Tajin, S.A. de C.V. para

desarrollar, y proporcionar mantenimiento a la página de Internet de

la Demandante.

b) La página de Internet de la Demandante fue creada el 16 de Abril de 1997,

y los Demandados eran los encargados de realizar el mantenimiento y las renovaciones

correspondientes.

c) El 4 de abril de 2001, la Demandada efectuó una modificación

a la pagina de Internet de la demandante, modificación que consistió

en cambiar los datos de la empresa que registró el dominio, así

como los contactos técnico y administrativo a su favor, por lo tanto

el dominio quedo como sigue:

Organización: Versátil Sistemas de Información

Contacto Administrativo: Moisés Galindo Tinajero

Contacto Técnico: Martha Rodríguez Magaña

Cuando Empresas Tajin, S.A. de C.V. se enteró de la modificación

señalada, en múltiples ocasiones buscó llegar a un arreglo,

motivo por el cual se efectuó una interpelación a la demandada

por conducto de fedatario público, requiriéndole por la cesión

de derechos del dominio materia de esta controversia;

Versátil Sistemas de Información y Versátil Soluciones

Tecnológicas (se trata de dos nombres comerciales operados por las mismas

personas) por conducto de diversos funcionarios no dió una solución

satisfactoria al conflicto; finalmente el señor Moisés Galindo

Tinajero manifestó que era necesario pagar la cantidad de $50,000.00

cincuenta mil dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de

Norte América, ya que en su concepto, ellos (los Demandados) eran los

propietarios del dominio <tajin.com>.

En el acta número 2,222, de fecha 23 de Noviembre del 2001,

levantada por el Corredor Público Número 10 de Zapopan, Jalisco,

con motivo de la interpelación antes señalada, misma que exhibe

la Demandante como anexo número Seis, se agregaron copias certificadas

de la forma en que aparecía la página de la demandante cuando

estaba activa, con esto se acredita que efectivamente Empresas Tajin, estaba

haciendo uso de dicha pagina de Internet, que en la misma aparecen su marca

y sus productos, así como las direcciones de correo electrónico

de los funcionarios de Empresas Tajin, S.A. de C.V.

Es evidente que a la empresa demandada no le interesa desarrollar ninguna actividad

licita, sino que lo único que pretende es cobrar ilícitamente

la cantidad de $50,000.00 cincuenta mil dólares moneda de curso legal

de los Estados Unidos de Norte América, argumentando una supuesta propiedad

sobre el dominio <tajin.com>, sin ser titular de la marca o derecho legitimo

alguno.

B. Demandado

Los Demandados no contestaron a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

I. Cuestión Previa

Debido a que los demandados no han presentado una contestación válida

a la demanda, en términos del párrafo 5 del Reglamento (ver puntos

3.5 y 6.2.1 supra), el Panel puede calificar de ciertos los argumentos

de la Demandante (ver Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini,

Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487,

12 de agosto de 2002; Talk City, Inc. v. Michael Robertson,

Caso OMPI No. D2000-0009, 29 de febrero de 2000).

II. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en

el Párrafo 4. de la Política Uniforme

Conforme el párrafo 4(a) de la Política el Demandante deberá

probar los siguientes elementos:

(i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de

crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios

sobre la que el Demandante tiene derecho; y

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto

del nombre de dominio; y

(iii) que el mismo ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

Conforme el párrafo 4(a)(i), para que proceda la demanda se requiere

que el nombre de dominio en cuestión sea idéntico o similar hasta

el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de

servicios sobre la que el Demandante tiene derechos.

La Demandante es titular de los registros de marca "TAJIN" en México,

bajo los números de registro 320328 y 492447, ambos para amparar productos

de la clase 30 del noménclator internacional, mismos que fueron solicitados

el 19 de mayo de 1986 y el 7 de abril de 1995,

respectivamente, y concedidos el registro correspondiente el 8 de diciembre de 1986

y el 23 de mayo de 1995, respectivamente.

Asimismo, La Demandante es titular del registro de marca "TAJIN" en Estados

Unidos de Norteamérica, bajo el número de registro 2,039,741,

para amparar productos de la clase 30 del noménclator internacional,

el cual fue solicitado el 2 de febrero de 1995 y concedido

el 25 de febrero de 1997.

El Demandante ha acreditado usar dicho signo para distinguir sus productos,

a saber, aquellos incluidos dentro de la clase 30 del noménclator internacional,

pero en especial salsas picantes.

El nombre de dominio en cuestión es <tajin.com>.

Del cotejo resulta que el nombre de dominio es idéntico a la marca del

Demandante por lo que el Demandante ha acreditado el primer elemento previsto

en la Política, párrafo 4(a)(i).

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con la cláusula 4.c) de la Política, cualquiera de

las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que

el demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de

dominio en cuestión:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado

el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización,

o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una

oferta de buena fe de productos o servicios; o

(ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha

sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido

derechos de marcas de productos o de servicios; o

(iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de

dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca

o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en

cuestión con ánimo de lucro.

El Panel encuentra que los Demandados no han acreditado la existencia de derechos

o intereses legítimos respecto del nombre de dominio al no presentar

una contestación en este procedimiento.

El Demandante ha acreditado que el nombre de dominio fue registrado por los

Demandados el día 30 de marzo de 2001, hecho que ha sido verificado

por el Panel.

Ha acreditado también que los Demandados, a fin de transferirle el nombre

de dominio al Demandante, solicitaron el pago de US$50,000.00 (cincuenta mil

dólares de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica).

Las pruebas contenidas en el expediente demuestran que los Demandados no han

utilizado el dominio <tajin.com> con anterioridad al inicio de esta controversia,

en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

No hay tampoco evidencia que demuestre que el demandado haya sido conocido

corrientemente como tajin o <tajin.com>. El nombre del demandado es, según

la información contenida en la base de datos WHOIS correspondiente al

nombre de dominio controvertido, Versátil Sistemas de Información.

Tampoco existe en el expediente prueba alguna de uso legítimo y leal

o no comercial, por parte del demandado, del dominio en disputa, sin intención

de desviar usuarios de Internet o de empañar el prestigio de las marcas

de la Demandante con ánimo de lucro.

Por ende, no se actualiza en la especie ninguno de los supuestos de excepción

contenidos en la cláusula 4.c) de la Política.

Por tanto, este Panel concluye que los Demandados carecen de derechos o intereses

legítimos respecto del dominio controvertido, cumpliendo la Demandante

así con el segundo requisito que establece el Párrafo 4.a) de

la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La Política, en su párrafo 4. b) establece lo siguiente, respecto

del registro y uso de mala fe:

Pruebas del registro y utilización de mala fe. A los fines del párrafo

4. a) iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán

la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio,

en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:

(i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre

de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera

el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca

de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor

cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados

directamente con el nombre de dominio; o

(ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular

de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio

correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa

índole; o

(iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin

de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada

atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web

o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista

confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio,

afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea

o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

I. Registro

El Demandante ha probado contar con un grupo de registros marcarios para la

denominación "TAJIN" desde fechas considerablemente anteriores a la fecha

del registro del dominio por parte de los Demandados.

Los Demandados fueron contratados por el Demandante para el desarrollo y mantenimiento

de su página Web, incluyendo el mantenimiento de la vigencia del Dominio

en disputa, por lo cual, los Demandados una vez expirado el Dominio, procedieron

al registro del mismo a su nombre, claramente violentando los derechos de el

Demandante y el acuerdo existente entre ambos, lo cual a todas luces refleja

la mala fe con la que ha actuado los Demandados en la obtención del Dominio

en su favor.

Los Demandados no han presentado explicación o justificación

alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio <tajin.com>,

el cual comprende en su totalidad la marca "TAJIN" propiedad de la Demandante,

y el cual ha sido encontrado idéntico a dicha marca por este Panel.

Por tanto, el Panel no encuentra circunstancias que permitan afirmar que el

dominio controvertido haya sido registrado de buena fe y por lo tanto concluye

que el mismo ha sido registrado de mala fe.

II. Uso

La Demandante argumenta que su marca "TAJIN" es una marca notoriamente conocida.

Sin embargo, la Demandante no ha proporcionado suficientes pruebas para acreditar

su afirmación. En todo caso, el procedimiento administrativo contenido

en la Política no requiere de la existencia de una marca notoria, ni

faculta al Grupo de Expertos para emitir una declaración de notoriedad.

Los Demandados no han proporcionado evidencia alguna respecto de haber usado

o realizar preparativos para usar el dominio <tajin.com> de buena fe.

Los Demandados no han presentado un escrito de Contestación a la Demanda,

ni han intentado presentar defensas o excepciones a las pretensiones de la Demandante.

Adicionalmente, el sitio se encuentra inactivo, por lo que resulta aplicable

tener en consideración lo que otros Paneles han establecido en el sentido

de que la tenencia pasiva puede ser suficiente para concluir que existió

mala fe en el uso del nombre de dominio de acuerdo al artículo 4(a)(iii

.(Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. v. Frank Koh, Caso

OMPI D2003-0559, 15 de Septiembre de 2003, -citando

a su vez Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso

OMPI No. D2000-1805, 19 de Febrero de 2001; Telstra

Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso

OMPI No. D2000-0003, 18 de febrero de 2000; J. García

Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso

OMPI Nº D2000-0239, 26 de mayo de 2000; Kabushiki Kaisha

Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics

Corp.,Caso OMPI No. D2000-0464, 27 de julio de 2000;

y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga,

Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso

OMPI No. D2000-1402, 20 de diciembre de 2000).

Tomando lo anterior en consideración, no es posible concebir ningún

uso activo de buena fe, existente o propuesto, del nombre de dominio <tajin.com>

por parte de los Demandados que no resultase ilegítimo, como pudiera

ser el engaño al público consumidor.

Por tanto, el Panel considera que, con base en la doctrina de la tenencia pasiva,

el nombre de dominio controvertido se utiliza de mala fe, con lo cual, al haberse

encontrado anteriormente que dicho nombre de dominio había sido registrado

de mala fe, se cumple con lo establecido en el tercer inciso del párrafo

4.a) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, y de conformidad con los párrafos 4.i) de

la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio

<tajin.com> sea transferido a la Demandante.

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: Febrero 4, 2004