Consitex S.A.; Ermenegildo Zegna Corporation; Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. v. Mr. Markus Sobottka

WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Markus Sobottka

Verfahren Nr. D2003-0274

1. Die Parteien

Die Beschwerdeführer sind Consitex S.A., Schweiz, Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Italien, und Ermenegildo Zegna Corporation, Vereinigte Staaten von America, alle vertreten durch Studio Legale Jacobacci e Associati, Italien

Der Beschwerdegegner ist Herr Markus Sobottka, Gräfin-Imma-Str. 50b, Bochum, Deutschland

2. Domainname und Domainvergabestelle

Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <ermenegildo-zegna.info>.

Die Domainvergabestelle ist Schlund & Partner AG, Erbprinzenstrasse 4-12, D 76133 Karlsruhe.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerdeschrift ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (kurz: "Center") per E-Mail am 9. April 2003, und in Papierform am 14. April 2003 in englischer Sprache ein. Das Center bestätigte den Eingang der Beschwerdeschrift am 15. April 2003 und wies den Beschwerdeführer darauf hin, dass die Verfahrenssprache deutsch ist. Am 24. April 2003 ging die Beschwerdeschrift elektronisch und am 30. April 2003 in Papierform in deutsch ein. Die Domainvergabestelle bestätigte am 14. April 2003, dass der Beschwerdegegner der Inhaber des Domainnamens <ermenegildo-zegna.info> und auch dessen administrative Kontaktperson ist.

Das Center stellte fest, dass die Beschwerde den Anforderungen der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("Verfahrensordnung") und der Ergänzenden Verfahrensregeln der WIPO genügt und dass ordnungsgemäss gezahlt wurde. Das Beschwerdepanel ist überzeugt, dass dies zutrifft.

Am 1. Mai 2003, wurde die Beschwerdeschrift ordnungsgemäss zugestellt und das Beschwerdeverfahren eingeleitet. Da innerhalb der gesetzten Frist keine Beschwerdeerwiderung einging, erging am 23. Mai 2003 eine Mitteilung der Säumnis des Beschwerdegegners.

Am 28. Mai, 2003 teilte das Center mit, dass ein Beschwerdepanel in der Person von Herrn Dr. Gerd F. Kunze bestellt wurde und dass das Panelmitglied eine Annahmeerklärung und eine Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit abgegeben hat. Das Center erhielt keine weiteren Eingaben. Das für den Erlass der Entscheidung festgesetzte Datum ist der 11. Juni 2003.

4. Sachverhalt

A. Beschwerdeführer

Die Beschwerdeführer sind drei Gesellschaften, welche die Ermenegildo Zegna Gruppe bilden, die ursprünglich in Italien gegründet wurde und international im Modebereich tätig ist. Sie sind Inhaber der folgenden Eintragungen für die Marke ERMENEGILDO ZEGNA, die durch Kopien der entsprechenden Eintragungsurkunden belegt sind: Italienische Eintragungen für Waren der Klassen 24 und 25, die im Jahre 1952 unter der Nummer 110 522 eingetragen wurden, jeweils erneuert wurden, und für welche die Erneuerung erneut beantragt ist; Internationale Eintragung Nummer 410 571 für Waren der Klassen 23, 24 und 25 aus dem Jahre 1974. Die Beschwerdeführer haben ausserdem eine Liste von zahlreichen weiteren Marken vorgelegt, die in über 100 Ländern, einschliesslich der Vereinigten Staaten von Amerika, für die Wortmarke ERMENEGILDO ZEGNA oder eine Kombination der Wortmarke mit einem Siegel im einschlägigen Warenbereich für jeweils einen der Beschwerdeführer eingetragen sind. Da es für die Behandlung des Falls nicht darauf ankommt, welche Marken im Namen welchen Beschwerdeführers eingetragen sind, werden die Beschwerdeführer und Markeninhaber der Einfachheit halber im folgenden als "der Beschwerdeführer" zitiert.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdeführer liess sich am 14. September 2001 den Domainnamen <ermenegildo-zegna.info> eintragen, ohne ihn aktiviert zu haben.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführer

Der Beschwerdeführer trägt vor, dass die Marke ERMENEGILDO ZEGNA im Modebereich international sehr bekannt ist, und zwar insbesondere für die von den Markeneintragungen abgedeckten Waren Kleidung, Schuhe, Stoffe, Gewebe (Meterware), Modezubehör, Gürtel, Uhren, Schmuck, Parfums; und für Dienstleistungen im Bereich der Modestoffe (Meterware). Zum Beweis verweist er auf eine Suche bei den Altavista und Google Suchmaschinen, die in der Tat prominent zu Webseiten des Beschwerdeführers führen (und ausserdem zu Webseiten von Handelsunternehmen, die Waren des Beschwerdeführers führen und für diese werben). Der Beschwerdeführer trägt weiterhin vor, dass Deutschland zu seinen Primärmärkten gehört und schliesst hieraus, dass der Beschwerdeführer die Marke ERMENEGILDO ZEGNA gekannt haben muss, als er sich den Domainnamen <ermenegildo-zegna.info> eintragen liess.

Der Beschwerdeführer bringt daher vor, dass (1) der Domainname <ermenegildo-zegna.info> mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist; (2) der Beschwerdegegner weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen hat; und (3) dass der Domainname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner hat es versäumt, eine Beschwerdeerwiderung einzureichen. Er hat daher das Vorbringen der Beschwerde nicht bestritten, und das Beschwerdepanel wird auf der Grundlage des Vorbringens der Beschwerde entscheiden, wobei es die aus der Säumnis von ihm als angemessen erachteten Schlüsse ziehen wird (Paragraph 14(b) der Verfahrensordnung).

6. Entscheidungsgründe

Paragraph 4(a) der Richtlinie führt drei Elemente auf, die der Beschwerdeführer nachweisen muss, um die Feststellung zu rechtfertigen, dass der Domainname des Beschwerdegegners auf den Beschwerdeführer zu übertragen ist:

1) dass der Domainname <ermenegildo-zegna.info> mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist;

2) dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse an dem Domainname hat; und

3) dass der Domainname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird.

1) Identität oder Verwechslungsgefahr mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet

Der Domainname <ermenegildo-zegna.info> ist identisch mit der eingetragenen

Marke ERMENEGILDO ZEGNA, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet

(der Bestandteil ".info" muss bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr

unberücksichtigt bleiben). Es wurde in zahlreichen Entscheidungen festgehalten,

dass Unterschiede zwischen der Schreibweise eines Domainnamens und einer Marke,

die sich aus den Notwendigkeiten der Schreibregeln für Domainnamen ergeben,

wie insbesondere die Einfügung eines Punktes oder eines Bindestriches zwischen

zwei Worten, aus denen die Marke besteht, und Gross- oder Kleinschreibweise

nichts an der Identität der Marke ändern (davon abgesehen wäre

der Domainname <ermenegildo-zegna.info> jedenfalls offensichtlich verwechselbar

ähnlich mit der Marke ERMENEGILDO ZEGNA).

2) Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen

Der Beschwerdeführer bringt vor, dass keiner der Umstände gegeben

ist, die in Paragraph 4(c) der Richtlinie aufgelistet sind. Nach seinen Angaben

ist der Beschwerdegegner weder Vertreter noch Lizenznehmer des Beschwerdeführers.

Er benutzt den Domainnamen <ermenegildo-zegna.info> zur Zeit weder für

eine eigene kommerzielle noch für eine nicht-kommerzielle Tätigkeit.

Da der Beschwerdegegner unter dem Domainnamen <ermenegildo-zegna.info>

offensichtlich keine eigenen Aktivitäten betreibt, kann er auch nicht unter

diesem Domainnamen bekannt geworden sein.

Der Beschwerdegegner hat dieses Vorbringen nicht bestritten. Bei der Bezeichnung

"ermenegildo zegna" handelt es sich auch nicht um eine beschreibende

Angabe, an deren Verwendung der Beschwerdegegner ein berechtigtes Interesse

haben könnte.

Mangels eines anderweitigen Vorbringens des Beschwerdegegners kommt das Panelmitglied

daher zu dem Ergebnis, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigte

Interessen an dem Domainnamen <ermenegildo-zegna.info> hat.

3) Bösgläubige Eintragung und Benutzung

Damit eine Beschwerde Erfolg haben kann, muss das Beschwerdepanel überzeugt

sein, dass der Domainname bösgläubig eingetragen wurde und bösgläubig

benutzt wird (Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie).

Der Beschwerdegegner benutzt den Domainnamen nicht und hat ihn dem Beschwereführer

nicht zum Kauf angeboten. Es ist daher zu beurteilen, ob die Eintragung und

das passive Halten des Domainnamens unter Berücksichtigung aller vom Beschwerdeführer

vorgetragenen Umstände des Falles als bösgläubige Eintragung

und Benutzung anzusehen ist.

In diesem Zusammenhang wurde im Fall Telstra Corporation Limitid v. Nuclear

Marshmallows, WIPO Fall Nr. D2000-0003

(Februar 20, 2000) überzeugend dargelegt, dass Untätigkeit des Beschwerdegegners

von Paragraph 4a(iii) der Richtlinie abgedeckt wird.

(i) Bösgläubige Eintragung

Dem Beschwerdegegner kann die Marke des Beschwerdeführers nicht unbekannt

gewesen sein. Hierfür spricht nicht nur der sowohl international als auch

in Deutschland bestehende hohe Bekanntheitsgrad der Marke ERMENEGILDO ZEGNA,

vielmehr auch, dass es undenkbar ist, dass jemand eine solche ausgefallene Bezeichnung

als Phantasiezeichen erfindet. War dem Beschwerdegegner aber die Marke des Beschwerdeführers

bekannt, so ist es schwierig, sich Gründe für eine gutgläubige

Eintragung des identischen Domainnamens durch den Beschwerdegegner vorzustellen.

Die Tatsache, dass der Beschwerdegegner selbst es versäumt hat, Gründe

für eine solche Eintragung anzugeben, und die Feststellung, dass der Beschwerdegegner

offensichtlich kein Recht oder legitimes Interesse an der Eintragung des Domainnames

hatte, lassen daher das Beschwerdepanel schliessen, dass der Beschwerdegegner

den Domainnamen <ermenegildo-zegna> bösgläubig eintragen liess.

(ii) Bösgläubige Benutzung

Damit die Beschwerde Erfolg haben kann, muss der Beschwerdeführer weiterhin

beweisen, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen bösgläubig benutzt.

Im Telstra Fall hat das Panel in den Absätzen 8 bis 10 der Entscheidung

überzeugend dargelegt, dass die Vorschriften der Richtlinie in Paragraph

4(b) die Annahme unterstützen, dass Untätigkeit als bösgläubige

Benutzung angesehen werden kann. Es hängt daher von allen

Umständen des Falles ab, ob die Schlussfolgerung, dass der Beschwerdegegner

bösgläubig handelt, gerechtfertigt ist.

Im vorliegenden Fall stellt sich somit die Frage, welche anderen Umstände

des passiven Haltens des Domainnamens, als die in den Absätzen 4(b)(i)-(iii)

genannten, zu dem Ergebnis führen können, dass der Beschwerdegegner

den Domainnamen bösgläubigt benutzt.

Das Panelmitglied ist überzeugt, dass die Summe der folgenden Umstände

eine solche Schlussfolgerung rechtfertigt:

- Die Marke des Beschwerdeführers ist international und auch in Deutschland

bekannt;

- Der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in keiner Weise benutzt und hat

keinerlei Beweis für eine gutgläubige Benutzung angetreten;

- Der Beschwerdegegner hat dem Beschwerdeführer auch keinerlei Absichten

hinsichtlich einer derartigen gutgläubigen Benutzung mitgeteilt;

- Indem er den Domainnamen <ermenegildo-zegna.info> eintragen liess,

hindert der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer daran, sich einen entsprechenden

Domainnamen eintragen zu lassen, der seine Marke ERMENEGILDO ZEGNA im ".info"

Bereich widergeben würde;

- Gleichzeitig gibt die Eintragung des mit der Marke des Beschwerdeführers

identischen Domainnamens dem Beschwerdegegner ein Instrument an die Hand, das

ihm jederzeit erlaubt, eine Webseite in einer Weise zu aktivieren, die Kunden

des Beschwerdeführers auf seine Webseite umleiten würde, die erwarten

würden, unter diesem Domainnamen eine Webseite des Beschwerdeführers

vorzufinden;

- Mangels einer Darlegung des Beschwerdegegners ist es unter diesen Umständen

abwegig, sich eine zukünftige Benutzung des Domainnamens durch den Beschwerdegegner

vorstellen zu wollen, die nicht unrechtmässig im Sinne einer Markenverletzung

oder unlauteren Wettbewerbs anzusehen wäre;

- Der Beschwerdegegner hat es vorgezogen, nicht auf die Beschwerdeschrift zu

antworten und nicht mit dem Beschwerdeführer zusammenzuarbeiten, um den

Streitfall einer Lösung zuzuführen.

Unter Berücksichtigung dieser besonderen Umstände kommt das Panelmitglied

zum Schluss, dass das passive Halten des Domainnamens durch den Beschwerdeführer

die Voraussetzungen von Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie erfüllt, wonach

der Domainname bösgläubig eingetragen wurde und benutzt wird.

7. Entscheidung

Das Beschwerdepanel entscheidet dass die Beschwerde alle drei Voraussetzungen

von Paragraph 4(a) der Richtlinie bewiesen hat.

Gemäss Paragraph 4(i) der Richtlinie und Paragraph 15 der Verfahrensordnung

ordnet das Beschwerdepanel die Übertragung des Domainnamens <ermenegildo-zegna.info>

auf den Beschwerdeführer an.

Dr. Gerd F. Kunze

Einzelpanelist

Datum: 11. Juni 2003

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