Aerovias Venezolanas S.A. Avensa v. Roberto Garcia

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Aerovias Venezolanas S.A. AVENSA v. Roberto García

Caso No. D2002- 0284

1. Las Partes

El Demandante es la sociedad mercantil venezolana Aerovias Venezolanas S.A.

AVENSA, con domicilio en Torre Humboldt, Prados del Este, Caracas, Venezuela

(en adelante el "Demandante"). Actúan en representación

del Demandante D. José Manuel Carrascosa de Mena y D. Oscar J. Huertas

Bigott con domicilio en Torre Bandagro, Esquina de Jesuitas, P.H., Caracas,

Venezuela.

El Demandado es el Sr. Roberto García, con domicilio en P.O. Box 650546,

Miami, Florida 33265, USA (en adelante el "Demandado").

2. Nombre de dominio y Registrador

El nombre de dominio en disputa es <avensa.com>. El registrador es Network

Solutions, Inc. (en adelante el "Registrador") de Herndon, Virginia,

USA.

3. Historia Procesal

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro")

recibió la Demanda (en adelante la "Demanda") el 26 de marzo

de 2002 por correo electrónico y en copia firmada en papel. El 28 de

marzo de 2002, el Centro acusó recibo de la demanda al Demandante y el

4 de abril de 2002 envió al Registrador un requerimiento de verificación

de los datos de registro, que fue contestado el mismo día por el Registrador

confirmando que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Registrador,

que el Demandado es el registrante "corriente" y que el nombre de

dominio está en estado "activo".

Habiendo verificado que el Demandante realizó el pago de los aranceles

requeridos y que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Política

Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio"

(en adelante la "Política") y del Reglamento de la Política

Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio

(en adelante las "Reglas") aprobados por la ICANN el día 26

de agosto de 1999, así como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje

y Mediación de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales"),

el 21 de abril de 2002 el Centro envió al Demandado una notificación

de acuerdo al artículo 2(a) de las Reglas, acompañando copias

de la Demanda.

El Demandado no contestó la Demanda, por lo que el centro le envió

notificación de "Falta de personación y ausencia de contestación

a la Demanda" con fecha 7 de mayo de 2002.

El 21 de mayo de 2002, luego de recibir de su parte una Manifestación

de Aceptación y Declaración de Imparcialidad e Independencia,

el Centro designó al Sr. Antonio Millé como miembro

único de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista").

En la misma fecha, el Centro notificó a las partes de esa designación.

Luego de considerar la documentación del caso, el Panelista consideró

que carecía de base suficiente para decidir la demanda y el 20 de junio

de 2002 dictó una Orden Procedimental requiriendo a las partes información

y declaraciones adicionales. Dicha Orden se notificó a las partes ese

mismo día.

El 27 de junio de 2002, dentro del término establecido para ello, el

Demandante presentó un escrito con alegaciones complementarias que habiendo

sido notificado al Demandado con fecha 4 de julio de 2002 no fue respondido

por el mismo dentro del término fijado al efecto por la Orden Procedimental.

El Caso quedó así en condiciones de ser resuelto el día

de la fecha de esta Decisión.

4. Idioma del procedimiento

Sin efectuar petición alguna respecto del idioma del procedimiento,

el Demandante presentó la Demanda en idioma español y mantuvo

su correspondencia con el Centro en dicho idioma, que a su vez fue el utilizado

por el Centro en sus comunicaciones al Panelista.

Conforme el párrafo 11(a) de las Reglas:

a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca

en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será

el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos

de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento

administrativo.

No obstante que a la fecha del registro del nombre de dominio (1 de Junio de

1998) los contratos del Registrador se expresaban únicamente en lengua

inglesa y que la casilla de correo que el Demandado utilizó como domicilio

se ubica en un país cuyo lenguaje oficial es el idioma inglés,

teniendo en cuenta la tácita elección de idioma realizada por

el Demandante, su acogimiento prima facie por el Centro y la ausencia de oposición

por parte del Demandado, el Panelista decidió que el idioma del procedimiento

administrativo será el español y dictar la presente decisión

en dicho idioma.

5. Hechos

La Marca de Comercio sobre la que se basa la Demanda es AVENSA, que el Demandante

tiene registrada en Venezuela bajo el N° 1647-S, con fecha 10 de julio de 1995,

para distinguir servicios de transporte por vía aérea dentro de

la clase 39 del Nomenclátor Internacional, todo ello según se

prueba mediante copia de certificado agregada a la demanda..

El Panelista verificó que a la fecha de dictarse la Resolución

el uso del nombre de dominio en disputa como dirección de Internet no

produce acceso a ningún sitio Web activo, exhibiendo el instrumento de

navegación un mensaje de "La página Web solicitada no está

disponible en este momento. Puede que el sitio Web tenga problemas técnicos

o que necesite ajustar la configuración de su explorador". Esta

comprobación contradice lo alegado -pero no probado- por el Demandante

acerca de la existencia en esa URL de una página ofreciendo la venta

del nombre de dominio en disputa.

6. Argumentos de las partes.

6.1 Argumentos del Demandante.

El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:

a) El nombre de dominio en disputa "consiste en la reproducción

total de la marca" AVENSA.

b) "La marca AVENSA es utilizada profusamente en Venezuela, AVENSA

distingue en el mercado venezolano de servicio de transporte aéreo

una de las Aerolíneas Comerciales de traslado de pasajeros, más

importante que cubre rutas nacionales y rutas internacionales".

c) "El demandado no tiene derechos sobre el término AVENSA, puesto

que no ha sido él quien lo ha creado".

d) El uso del nombre de dominio en disputa "puede prestarse a confusión

ya que los usuarios podrían pensar que al acceder a la dirección

de Internet WWW.AVENSA.COM, encontraran información pertinente de la

sociedad AEROVIAS VENEZOLANA, S.A. AVENSA".

e) El Demandado "ha perturbado la actividad económica de la sociedad

AEROVIAS VENEZOLANAS, S.A. AVENSA, porque ha impedido el registro de la marca

AVENSA como nombre de dominio, obstaculizando de esta forma que está

publicite y ofrezca sus servicios en LA WEB distrayendo de ésta manera

la posibilidad de que desarrolle su actividad comercial y servicios en esta

vía comercial".

f) "La declaración o suministro de una dirección telefónica

falsa al llenar los formularios de registro es una evidencia de mala fe en la

conducta del Sr. Roberto García".

g) Constituye asimismo evidencia de mala fe que "al hacer contacto con

la página www.avensa.com se ofrece el dominio en venta, y al hacer click

sobre éste aparece una forma titulada REQUEST A PRICE QUOTE".

6.2 Argumentos del Demandado.

El Demandado no contestó la demanda, ni el traslado sobre las alegaciones

complementarias del Demandante, por lo que no existen argumentos de su parte

a considerar.

7. Análisis y Conclusiones

La Política establece en el artículo 4(a) los extremos que deben

ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento

administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuación

la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

"4(a)(i) Identidad o similaridad que cause confusión"

La Marca de Comercio AVENSA es idéntica al nombre de dominio <avensa.com>.

En consecuencia, el requisito del parrafo a(i) del artículo 4 de la Política

se cumple en el Caso. Repetidamente se ha establecido que la partícula

".com" no ha de tomarse en cuenta a los efectos de la comparación.

"4(a)(ii) Ausencia de derechos o interés legítimo del Demandado

en el nombre de dominio"

Por lo menos en el idioma español y en el idioma inglés (lenguas

oficiales en los países del domicilio de las partes) el vocablo "avensa"

no es una palabra registrada en los diccionarios. El hecho de que constituya

la sigla de la denominación de la persona jurídica demandante

y la marca con la que la misma distingue y publicita sus servicios aéreos

(usándola incluso en el fuselaje de las aeronaves, según el Panelista

ha podido comprobar durante sus investigaciones en Internet) convence al Panelista

de que dicha denominación de fantasía solamente evoca a la compañía

aérea y se asocia con los servicios ofrecidos por el Demandante.

Las investigaciones realizadas por el Panelista en Internet no han permitido

encontrar huellas del uso del vocablo "avensa" ni de la marca AVENSA

ni de algún nombre de dominio que contenga ese vocablo y marca ni por

el Demandado ni por persona distinta del Demandante. Ausente el Demandado del

presente proceso, nada en el mismo indica que dicha expresión constituya

o forme parte de alguna marca de comercio del Demandado o tengan relación

con el nombre del Demandado o con empresa o negocio de su propiedad, o hayan

sido usados por el Demandado con algún propósito comercial o no

comercial.

Por lo demás, el Demandado no demostró la existencia de las circunstancias

aludidas en los parráfos (i) a (iii) del artículo 4(c) de la Política,

ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos

o interés al uso de los nombres de dominio a los fines del parráfo

4(a)(ii) de la Política. En particular:

Sobre 4(c)(i):

No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que "antes

de haber recibido cualquier aviso de la controversia" el Demandado hubiera

usado los nombres de dominio o "efectuado preparativos demostrables"

para hacerlo "en relación con una oferta de buena fe de productos

o servicios". Todo da a entender al Panelista que, por el contrario, el

nombre de dominio en disputa siempre ha sido "reservado" y nunca usado

por el Demandado.

Sobre 4(c)(ii):

Tampoco existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado

haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.

Sobre 4(c)(iii):

Resulta igualmente inexistente alegación o prueba en el sentido de que

el Demandado haya hecho o esté haciendo algún "uso legítimo

y leal o no comercial del nombre de dominio", cualquiera que fuera su intención

o propósito.

Sobre tales bases, el Panelista concluye que el Demandado no tiene interés

legítimo en el uso del nombre de dominio <avensa.com>. En consecuencia,

el requisito del párrafo (a)(ii) del artículo 4 de la Política

se cumple en el Caso.

"4a(iii) Registro y uso del Nombre de dominio con mala fe por el Demandado"

Dado que el párrafo bajo examen requiere la existencia del mala fe tanto

en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista

hace mérito de que:

a) Ha sido alegado y probado por el Demandante que la marca AVENSA se hallaba

registrada a su nombre desde julio de 1995, es decir con una gran anterioridad

al registro del nombre de dominio en disputa (el 1 de junio de 1998) por el

Demandado. Esto lleva al Panelista a considerar que el Demandado registró

deliberadamente el nombre de dominio para apropiarse del uso como identificador

en Internet de una marca de propiedad de un tercero. Refuerza esta consideración

el hecho alegado por el Demandante y verificado por el Panelista mediante investigación

en Internet de que uno de los destinos de la línea aérea AVENSA

es el aeropuerto de Miami, ciudad donde el Demandado afirmó domiciliarse

al registrar el nombre de dominio en disputa.

b) Se considera que la mera "reserva" del nombre de dominio registrado

aun cuando no permita a los usuarios de Internet operar el acceso a un sitio

Web activo, constituye un "uso" de tal nombre de dominio, ya que de

esa forma éste no puede ser registrado ni usado por otra persona (Así

lo viene considerando la jurisprudencia del Centro desde tan temprano como el

Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso

OMPI D2000-0003). La mala fe del registro se continúa pues durante

el posterior uso pasivo del nombre de dominio en disputa.

c) El demandado ha incurrido en una grosera ocultación de sus datos de

domicilio, atribuyéndose un número telefónico inexistente

constituido por la repetición de una serie numérica ascendente,

que para nada coincide con el código telefónico del área

geográfica correspondiente a la casilla de correos en la que constituyó

su domicilio contractual. Tal actitud (mantenida desde la fecha del registro del

nombre de dominio en disputa) constituye de por sí una manifestación

de mala fe y una violación a la promesa de veracidad insita en los términos

y condiciones que el Demandado aceptara al registrar el nombre de dominio

[1]. Esta mala fe afecta de esa forma tanto el acto de registro

como el posterior uso pasivo del nombre de dominio en disputa.

Para examinar la existencia de otras circunstancias indicativas de buena fe

o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio

en disputa, deberá revisarse ahora la eventual concurrencia en el caso

de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de

mala fe inclusas en los cuatro párrafos del artículo 4(b) de la

Política:

Sobre 4(b)(i):

Según antes se ha expresado, el Demandante no presentó pruebas

que confirmen su alegación acerca de las supuestas ofertas de venta del

nombre de dominio por parte del Demandado, por lo que no cabe considerar que

el Demandado realizó el registro y uso del nombre de dominio en disputa

"con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del

nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante".

En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de

mala fe indicada en el artículo 4(b)(i) de la Política no se verifica

en el Caso.

Sobre 4(b)(ii):

Las alegaciones y pruebas presentadas por el Demandante no llevan al Panelista

a considerar que el Demandado haya "registrado el nombre de dominio a fin

de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la

marca en un nombre de dominio correspondiente".

Sobre 4(b)(iii):

El Demandante no ha alegado ni probado que el Demandado sea un competidor en

su rama de negocios y en consecuencia no pudo el mismo haber "registrado

el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial

de un competidor".

Sobre 4(b)(iv):

El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente

el nombre de dominio como URL de algún sitio activo en la Web estaría

realizando una tentativa deliberada para "atraer, con ánimo de lucro,

usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea".

En tal supuesto, los usuarios de Internet se verían llevados a "confusión

con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación

o promoción" del sitio creado por el Demandado "o de un producto

o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea".

La ausencia de contestación a la Demanda no proporciona al Panelista

elemento alguno para presumir que el Demandado pueda hacer en el futuro algún

uso legítimo del nombre de dominio en disputa, de modo que el mismo pase

a cumplir su destino único y natural como valioso recurso técnico

de Internet de acuerdo a la Política y sin dañar los derechos

del Demandante como titular de una marca que coincide con el contenido textual

de tal nombre de dominio. Tampoco descarta la ausencia de contestación

la posibilidad de que en caso de usarse en un futuro el nombre de dominio en

disputa se causara confusión a los usuarios de Internet que buscaran

el sitio del Demandante introduciendo como dirección el nombre de dominio

que contiene su denominación social y marca comercial. En opinión

del Panelista, en tal caso los usuarios de Internet tendrían motivos

para pensar que el uso de la denominación como nombre de dominio implica

alguna clase de participación del Demandante en los documentos o servicios

que el Demandado ofreciera en la dirección identificada con el mismo.

En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de

mala fe indicada en el párrafo 4(b)(iv) de la Política se verifica

en el Caso.

En razón de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusión

de que el Demandado registró y usó el nombre de dominio <avensa.com>

con mala fe. En consecuencia, el requisito del párrafo (a)(iii) del artículo

4 de la Política se cumple en el Caso.

8. Decisión

El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idéntico a su Marca

de Comercio, que el Demandado carece de derechos o interés legítimo

al uso del nombre de dominio, y que el Demandado registró y usa el nombre

de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artículo 4. párrafo

(i) de la Política, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio

<avensa.com> se transfiera al Demandante.

Antonio Millé

Panelista Único

Fechado: 19 de julio de 2002

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