Société Endemol Developpement v. Nicolas DA

Centre de Médiation et d'Arbitrage

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Endemol Développement contre Nicolas

Litige n° D2002-0267

1. Les parties

Requérant : Société Endemol Développement, Société par Actions Simplifiée, 10, rue de Torricelli, 75017 Paris, France (ci-après dénommée Endemol).

Défendeur : " Nicolas ", répertorié comme domicilié à " 2367, Heildelberg, France ".

2. Le nom de domaine et l’unité d’enregistrement

Le nom de domaine concerné est <loftstory2.com>.

L’unité d’enregistrement est Gandi, Paris, France

3. Rappel de la procédure

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (ci-après

dénommé le Centre) a reçu la plainte de la société

Endemol le 20 mars 2002.

Le Centre a vérifié que la plainte satisfaisait aux conditions

de forme définies dans les principes directeurs régissant

le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, approuvés

par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) le 24 octobre 1999

(ci-après denommés les principes directeurs), les règles

d’application des principes directeurs (ci-après dénommées

les règles) et les règles supplémentaires de l’OMPI

(ci-après dénommés les règles supplémentaires)

et que le requérant avait effectué le paiement requis à

l’ordre du Centre.

Le 27 mars 2002, la plainte a été notifiée par courrier

électronique à Gandi qui a indiqué qu’un nom de domaine

<loftstory2.com> avait été effectivement enregistré

par un certain Nicolas. La plainte a été notifiée le

5 avril 2002 au défendeur, à l’adresse électronique

par lui indiquée.

Conformément au paragraphe 4.c) des règles, la date

officielle d’ouverture de la procédure administrative est le 5 avril 2002.

Le défendeur n’ayant pas répondu au 25 avril 2002, le Centre

lui notifiait le 26 avril 2002 son défaut, avec indication

qu’il allait être procédé à la nomination de

la Commission administrative réduite à un membre, suivant

le choix fait par le requérant.

Le 1er mai 2002, le Centre saisissait M. Michel Vivant et, celui-ci ayant

souscrit le 5 mai 2002 la déclaration d’acceptation et

la déclaration d’impartialité et d’indépendance requises,

lui adressait le 7 mai 2002 le dossier par voie électronique,

avant de l’envoyer par voie postale. La Commission était ainsi installée

composée de l’unique membre désigné.

Aucune nouvelle pièce n’a été déposée

depuis lors.

La date fixée pour la reddition de la décision est le 21 mai 2002.

La langue de procédure est le français.

4. Les faits

La société Endemol est titulaire de plusieurs marques françaises,

et notamment de la marque verbale Loft Story n° 3066692, déposée

le 24 novembre 2000, en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42

ainsi que de la marque figurative Loft Story n° 3088513, déposée

le 13 mars 2001, en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42.

Elle est également propriétaire d’un enregistrement international

figuratif pour Loft Story n° 773.536 en date du 22 août 2001

en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42 et couvrant les territoires suivants :

Allemagne, Arménie, Autriche, Bénélux, Espagne, Italie,

Liechtenstein, Maroc, Monaco, Pologne, Portugal, Suisse, Danemark, Japon,

Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie.

Ces diverses marques sont en particulier utilisées en France pour

désigner l’organisation de production d’émissions et divertissements

télévisés. C’est ainsi que dans le courant de l’année

2001 une émission du nom de Loft Story était diffusée

sur la chaîne française M6, émission ayant un grand

écho médiatique.

Le 27 avril 2001, pendant le courant de la diffusion de ladite émission,

un nom de domaine <loftstory2.com> était enregistré

par l’unité d’enregistrement Gandi.

A l’adresse <loftstory2.com>, apparaissait, sur interrogation faite

en janvier 2002, un site portant en gros caractères : " LOFT

STORY " (avec reproduction de la marque figurative Loft Story)

mais présenté comme " en construction ".

Un courrier papier, envoyé par Endemol le 29 janvier 2002

sous forme de lettre recommandée avec avis de réception à

l’adresse indiquée lors de l’enregistrement, allait rester sans réponse,

le courrier étant revenu aux motifs d’une adresse insuffisante.

Un courrier électronique, envoyé le 30 janvier 2002

à l’adresse figurant sur le site auquel donnait accès l’adresse

<loftstory2.com>, allait recevoir une réponse suggérant

la possibilité d’un " arrangement amiable ",

ce à quoi la Endemol allait répondre par la négative.

Celle-ci déposait plainte le 20 mars 2002, comme il a été

dit plus haut, ouvrant une procédure marquée par le défaut

du défendeur.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Endemol fait valoir que <loftstory2.com> est une reproduction à

l’identique de loftstory, l’adjonction du chiffre 2 étant

inopérante comme n’affectant pas la perception visuelle ou phonétique

de la dénomination loftstory. Ou qu’à tout le moins,

il constitue l’imitation des marques antérieures du requérant,

dès lors que le public est conduit à faire une confusion sur

l’origine des produits et services ou des titulaires et à penser

légitimement que les titulaires des marques et du nom de domaine

sont les mêmes ou sont en étroite dépendance économique,

juridique ou financière.

Endemol fait encore valoir que le nom a été enregistré

en toute connaissance de cause à une époque où était

diffusée l’émission Loft Story, émission au

grand retentissement médiatique, et dans l’anticipation d’une nouvelle

émission qu’il était " aisé d’imaginer ".

L’enregistrement du nom a été fait, dit-elle, " uniquement

pour empêcher sa réservation par une personne morale, propriétaire

de la marque, qui avait vocation naturelle et légitime à en

être titulaire ".

L’auteur de l’enregistrement a tenté de créer une confusion

en attirant " les utilisateurs de l’internet sur un site ou un

autre espace en ligne lui appartenant ", étant relevé

qu’en sus il n’a pas hésité à reproduire " servilement

la marque complexe en couleur, dont est titulaire Endemol, sur la page d’accueil

du site auquel renvoie le nom de domaine <loftstory2.com> ",

suggérant ainsi plus encore une association ou une affiliation à

l’émission Loft Story ou à la chaîne M6 alors

même qu’il n’existe aucun lien entre eux.

Parallèlement, le requérant fait valoir que le nom de domaine

a été enregistré " essentiellement en vue

de le vendre ou de le céder à titre onéreux et pour

un prix excédant le montant des frais que le détenteur du

nom de domaine a dû débourser " (12 euros auprès

de Gandi contre, par exemple, une offre faite à 2 000 euros).

Il fait état de l’offre directe d’achat dont il a été

saisi, ainsi que de diverses propositions de vente du nom faites en ligne,

notamment vente aux enchères via le site <ebay>.

En conséquence, le requérant demande le transfert du nom

de domaine contesté à son profit.

B. Défendeur

Défaillant.

6. Discussion et conclusions

La Commission, en l’état du défaut du défendeur, est

appelée à se prononcer sur l’argumentation du requérant,

les éléments de preuve apportés par lui et, quant au

droit, référence faite aux principes directeurs, aux règles

et aux règles supplémentaires.

Il convient ainsi d’examiner la situation tout particulièrement

par rapport au paragraphe 4 des principes directeurs, aux termes duquel

un transfert (ou une radiation) peuvent être ordonnés quand

le nom de domaine est " identique ou semblable au point de prêter

à confusion [avec] une marque de produits ou de services sur laquelle

le requérant a des droits " ; quand le défendeur

n’avait aucun droit sur le nom de domaine " ni aucun intérêt

légitime qui s’y attache " ; quand enfin le nom a

été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Étant

rappelé que ces conditions sont cumulatives.

6.1. Sur l’identité ou la similarité du nom de domaine

avec la marque du requérant

Le requérant est titulaire de plusieurs marques françaises,

et notamment de la marque verbale Loft Story n° 3066692, déposée

le 24 novembre 2000, en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42

ainsi que de la marque figurative Loft Story n° 3088513, déposée

le 13 mars 2001, en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 et

est également propriétaire d’un enregistrement international

figuratif pour Loft Story n° 773.536 en date du 22 août 2001

en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42 couvrant différents territoires.

Il verse au dossier les pièces l’établissant.

Le nom de domaine enregistré <loftstory2.com> est, à

l’évidence, extrêmement proche desdites marques.

Dans un contentieux de marques français, l’identifiant second en

date qui ne prétendrait se distinguer d’une première marque

que par l’adjonction d’un chiffre qui ne crée pas de réelle

différence entre les signes, n’érige aucune " distance "

entre eux mais, par là même, établit au contraire une

association manifeste entre eux, serait très certainement considéré

comme constitutif d’une reproduction au " quasi-identique "

traitée comme reproduction à l’identique.

Et l’on peut en toutes hypothèses admettre ici, comme le soutient

le requérant, que l’adjonction du chiffre 2 est inopérante

comme n’affectant pas la perception de la marque reproduite.

A s’en tenir comme il se doit aux principes directeurs et règles

applicables au présent litige, il faut cependant observer qu’il suffit

que la marque et le nom de domaine soient semblables au point de

prêter à confusion.

L’adjonction du terme, à côté de celui d’identité,

démontre bien qu’il n’est pas nécessaire que le nom soit rigoureusement

identique à la marque, base de la demande faite. Toute la " jurisprudence "

des Commissions administratives de l’OMPI va en ce sens. La présence

de fautes d’orthographe (" misspellings ") délibérées

(cf., Yahoo! Inc. v. Eitan Zviely, Zvieli Fisher / F.Z./ Oz Domains / E.Z.O.F./

E&O Domains / Fisher Zvieli Décision

OMPI No.D2000-0273) le jeu sur des déclinaisons diverses (cf.,

par exemple, Louis Vuitton Malletier v. Net-Promotion, Inc Décision

OMPI No. D2000-0430, confronté à <luisvuitton.com> ;

Altavista Company v. Grandtotal Finances Limited, Grandtotal Finances Ltd.,

S.A. / Grandtotal Finances S.A. / GrandtotalFinances Limited / GrandtotalFinances

Ltd., S.A. Décision OMPI D2000-0848,

confronté à <actavista.com>, <aliavista.com>, <alkavista.com>,

etc.) comme l’adjonction, par exemple, d’un trait d’union (The Channel Tunnel

Group Ltd. v. John Powell Décision OMPI

No. D2000-0038) ont été jugés dépourvus d’incidence

et n’ont pas empêché la condamnation du " cybersquatter ".

En l’espèce, un nom qui est la reprise d’une marque, à la

réserve près de l’adjonction d’un chiffre ( 2 ) qui situe

ce nom dans le prolongement " naturel " de la marque

et, loin de le différencier de celle-ci, crée ainsi une association

avec elle, en suggérant qu’il en est une déclinaison, est

indiscutablement un nom de nature à créer la confusion dans

l’esprit du public. Loft Story 2 fait naturellement suite à

Loft Story 1, comme Loft Story 3 a vocation à poursuivre

Loft Story 2. (De fait, l’émission Loft Story 2 a bien

pris le relais du premier Loft Story.)

La première condition visée aux principes directeurs est

ainsi manifestement remplie.

6.2. Sur l’absence de droits ou d’intérêt légitime

de l’auteur de l’enregistrement

Le requérant a démontré qu’il était titulaire

des droits sur les marques Loft Story. Contre cela, on ne voit pas

quel droit l’auteur de l’enregistrement pourrait, de son côté,

faire valoir, n’ayant jamais utilisé dans le passé une telle

dénomination pour son compte.

La Commission se doit, en outre, de relever que, si les marques Loft

Story ne sont pas nécessairement des marques notoires ou renommées

au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris du 20

mars 1883, le succès considérable de l’émission ainsi

nommée comme l’étonnant impact sociétal de celle-ci

qui a conduit toute la presse française et une bonne part de la presse

européenne à s’en faire l’écho, montrent bien que le

choix fait par l’auteur de l’enregistrement de ce nom ne pouvait se fonder

sur un intérêt légitime propre qui aurait été

le sien.

Vient en renfort de l’observation le fait que le nom de domaine n’a fait

l’objet d’aucune exploitation puisque, neuf mois après l’enregistrement,

n’existait qu’un site " en construction ", reproduisant

qui plus est sans autorisation la marque figurative du requérant.

Sauf construction ultérieure d’un site plus ludique que parodique

(Loftstory2 compris comme signifiant : " Les Omelettes

Françaises Très Sèches Toutes Observées Récemment

en Yougoslavie (édition 2) "), les seuls " usages "

susceptibles d’être notés relèvent d’une utilisation

de mauvaise foi (cf. ci-après).

On peut citer ici la décision Europay International S.A. v. Eurocard.com,

Inc., EuroCard.org / Chad Folkening, Décision

OMPI No. D2000-0173: " Respondents are not using, have not

used, are not demonstrating, and have not demonstrated an intent to use the

Domain Names in connection with a bona fide offering of goods or services ".

La deuxième condition visée aux principes directeurs est

manifestement remplie.

6.3. Sur l’enregistrement et l’utilisation du nom de mauvaise foi

L’auteur de l’enregistrement a procédé à celui-ci

alors qu’il n’avait aucun droit sur la dénomination (cf. ci-dessus)

mais, bien plus, indubitablement en toute connaissance de cause du fait

que cette dénomination appartenait à un tiers, si l’on considère

le retentissement médiatique énorme qui fut, comme la Commission

l’a relevé, celui de l’émission Loft Story, précisément

diffusée lorsque l’enregistrement fut réalisé.

Ne correspondant à aucune identification qui aurait pu être

celle du demandeur, ni à aucun projet d’offres de biens ou de services

susceptible d’être sérieusement mené bona fide,

le choix fait du nom de domaine <loftstory2.com> ne peut être

analysé que comme relevant au mieux d’une volonté de parasitisme,

au pire d’une volonté de nuire au titulaire des marques reproduites

comme en témoigne, par exemple, le fait que la lettre de réclamation

adressée par le titulaire des marques fut mise en ligne par l’auteur

de l’enregistrement sous l’appellation de " lettre de menace ".

De même que la prise indue d’un nom de domaine dans le but de gêner

un concurrent et de l’empêcher de mener à bien les opérations

qu’il aurait pu légitimement mener caractérise à suffisance

la mauvaise foi de l’auteur de l’enregistrement (cf., par exemple, Groupe

Danone v. Business & Decision Décision

OMPI No. D2000-1801), de même faut-il faire la même analyse

quand il s’agit d’un tiers, même non concurrent mais semblablement agressé.

Il faut ajouter que l’auteur de l’enregistrement a fait en sorte de ne

pas être réellement identifiable puisque ne peut être

repéré qu’un prénom, Nicolas, et que l’adresse fournie

est objectivement incohérente, renvoi étant fait à

Heidelberg... en France — suivant les coordonnées telles que fournies

par Gandi :

owner-address: Nicolas

owner-address: dasd lkjf sldkfj sdldskjflsdkfj

owner-address: da dfqs dsf sdfmlkjs dflksdjf lsdkj

owner-address: da

owner-address: 2367

owner-address: Heidelberg

owner-address: France.

C’est là une pratique qui ne saurait caractériser la bonne

foi !

L’enregistrement doit être indubitablement tenu comme ayant été

fait de mauvaise foi.

L’utilisation s’est avérée participer encore de la même

mauvaise foi. Le nom de domaine enregistré n’a jamais été

utilisé dans sa fonction naturelle.

Dans cette fonction première, le nom enregistré se borne,

en effet, à conduire d’abord à un site vide, présenté

comme en construction, mais reproduisant sans autorisation la marque figurative

Loft Story appartenant au requérant. Par la suite, il débouchera

sur un site fantaisiste, comme il a été dit plus haut.

Cela mis à part, le nom a été prétexte à

des pratiques de dénigrement, comme la mise en ligne, précédemment

évoquée, de la lettre de réclamation présentée

comme lettre de menace.

Enfin, l’auteur de l’enregistrement a proposé à la vente

au public (y compris par le canal de ventes aux enchères) le nom

de domaine et a continué très délibérément

à le faire après avoir reçu réclamation d’Endemol.

Plus directement, à réception de cette réclamation,

il a sollicité d’Endemol un " arrangement amiable ",

déclarant attendre de cette société " une

proposition de prix ". Une telle demande, pour un nom insusceptible

d’être légitimement utilisé par un autre que le requérant,

démontre bien la mauvaise foi de l’auteur de l’enregistrement. A

cet égard, la différence entre le coût de l’enregistrement

auprès de Gandi (12 euros) et certains " prix "

affichés en ligne (2 000 euros ou 40 000 FF soit 6 860

euros) n’est qu’une donnée supplémentaire à relever.

Il y a là une convergence de comportements caractérisant

clairement un usage de mauvaise foi du nom de domaine enregistré,

comportements au demeurant souvent retenus par les Commissions administratives.

La troisième condition visée aux principes directeurs est

manifestement remplie.

7. Décision

Pour les motifs ci-dessus exposés, la Commission administrative,

conformément au paragraphe 4.i) des principes directeurs prévoyant

une faculté de transfert des noms litigieux et à l’article

15 des règles, juge que les conditions posées à l’article

4.a) des principes directeurs sont remplies et en conséquence ordonne

le transfert du nom de domaine <loftstory2.com> à la Société

Endemol Développement.

Michel Vivant

Expert unique

Date : 20 mai 2002

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