Perfetti Van Melle S.p.A. v. T.S.C.R. S.A.
WIPO Case No. D2002-0239
- Outcome
- Transfer
- Domain names
- happydent.net
- Complainant
- Perfetti Van Melle S.p.A.
- Respondent
- T.S.C.R. S.A.
- Decided
- 21 Aug 2002
- Language
- Spanish
Source: WIPO Arbitration and Mediation Center. Official copy: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0239.html
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Perfetti Van Melle S.p.A. v. Terra Networks España S.A.
Case No. D2002 - 0239
1. Las partes
La demandante es Perfetti Van Melle S.p.A. de Lainate (Milano) Italia (en
adelante la "demandante")
La demandada es Terra Networks España S.A. (antes denominada TSCR
S.A.) de Madrid, España (en adelante la "demandada").
2. Nombre de dominio y entidad registradora
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es <happydent.net>.
El registrador de este nombre de dominio es Interdomain S.A., Fernando
el Santo 15, Madrid, España (en adelante el "registrador").
3. Iter procedimental
3.1. Con fecha 12 de Marzo de 2002 el Centro de Arbitraje y Mediación
de la OMPI (en adelante el "Centro") recibió por correo
electrónico y el 15 de Marzo de 2002 por correo
urgente una demanda en idioma inglés presentada por la demandante
contra Clínicas Dentales Happydent de acuerdo con la Política
Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de
Dominio de la ICANN (en lo sucesivo "Política"), el Reglamento
de la Política Uniforme de Solución de Controversias en
materia de Nombres de Dominio (en lo sucesivo "Reglamento"),
aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional
del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo
"Reglamento Adicional"). El Centro acusó recibo de la demanda remitida
por correo electrónico el 19 de Marzo de 2002.
3.2. El Centro requirió el 20 de Marzo de 2002 del
registrador la confirmación de los datos de registro de dominio
<happydent.net>.
3.3. El 25 de Marzo de 2002, el registrador informó al Centro
que el titular del nombre de dominio era TSCR S.A. y no Clínicas
Dentales Happydent y que el idioma del contrato de registro de nombre
de dominio es el español.
3.4. Con fecha 3 de Abril de 2002 el Centro envió un mensaje
de correo electrónico al demandante comunicándole que en
la base de datos "Whois" del registrador aparecía como
titular del nombre de dominio <happydent.net> una empresa distinta
de la mencionada como demandada en la demanda y que el idioma del registrador
era el español y no el inglés. El Centro solicitó
al demandante redactar de nuevo la demanda, esta vez en idioma español,
e identificando correctamente el nombre de la demandada.
3.5. El 15 de Abril de 2002, la demandante procedió al envío
de la demanda en español a TSCR S.A. y al Centro, a ambos por correo
electrónico.
3.6. El 17 de Abril de 2002 el Centro notificó la demanda y
el comienzo del procedimiento administrativo la demandada TSCR S.A. y
a Clínicas Dentales Happydent por correo electrónico y por
courier.
3.7. La demandada contestó la demanda el 7 de Mayo de 2002
por correo electrónico.
3.8. El Centro designó Panelista Único (el "Panel")
a Miguel B. O’Farrell, fijándose el 21 de Junio de 2002
como fecha límite para dictar la decisión.
3.9. La demanda se hizo en español. La demandada contestó
en español. Además, el español es el idioma en que
se tramitaría eventualmente el caso ante la jurisdicción
mutua elegida por la demandante en la demanda que es la del domicilio
donde está situada la oficina principal del registrador (tribunales
de Madrid, España). Por ello, conforme al Reglamento, párrafo
11, el Panel decide que el procedimiento continúe en idioma español.
4. Hechos
Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la demanda y apoyados
por sus anexos, y no refutados por la demandada, o constatados directamente
por el Panelista se tienen por verdaderos:
4.1. La demandante es titular de la marca HAPPYDENT, en conjunto con
logotipos y etiquetas, que cubren productos de la clase 5 y de la clase
30 usadas principalmente para goma de mascar registradas en Italia, España,
y asimismo registradas ante la Comunidad Europea y bajo el Protocolo de
Madrid para el registro de marcas Internacionales.
4.2. El primer registro de la marca HAPPYDENT en Italia data del año
1977.
4.3. Asimismo, la demandante es titular de la marca HAPPYDENT en varios
países, entre otros: Alemania, Emiratos Arabes, India, Arabia Saudita,
Kuwait, Indonesia, Brasil, Perú, Sri Lanka, Singapur, México,
Ecuador, Bolivia, China, Paraguay, Venezuela, Hong Kong, Colombia, Uruguay,
Chile, Turquía, Gran Bretaña, Australia, Malasia, Grecia
y la Argentina.
4.4. El producto HAPPYDENT es muy conocido en España. Está
en el mercado español desde el año 1995 y ha sido ampliamente
promocionado mediante comerciales difundidos por la televisión.
4.5. El nombre de dominio <happydent.net> es utilizado por Clínicas
Dentales Happydent para promocionar servicios odontológicos en
España bajo licencia de la demandada.
4.6. El nombre de dominio <happydent.net> fue creado en Diciembre
de 2000 cuando ya era muy conocida la marca HAPPYDENT en España.
5. Alegaciones de las partes
5.1. La demandante
(a) La demandante sostiene que la marca HAPPYDENT es idéntica
al nombre de dominio <happydent.net>.
(b) Asimismo, alega que la marca HAPPYDENT se utiliza en España
desde el año 1995 y que ha tenido buenos resultados en sus ventas
en ese país gracias a la campaña publicitaria realizada
para promocionar el producto.
(c) La demandante alega que los consumidores del producto HAPPYDENT
podrían pensar que hay una relación entre los productos
de la demandante y el nombre de dominio de la demandada que lo utiliza
para publicar los servicios de una clínica dental. La demandante
alega que la existencia del nombre de dominio de la demandada puede engañar
a los consumidores atrayéndolos mientras están buscando
en la red novedades e información sobre los productos HAPPYDENT
de la demandante.
(d) La demandante manifiesta que la demandada no tiene derechos basados
sobre tradición o uso anterior legitimado del nombre HAPPYDENT.
(e) La demandante entiende que el nombre de dominio <happydent.net>
ha sido registrado y utilizado de mala fe, por el hecho de que la demandada
lo ha registrado con el único propósito de publicar servicios
de una clínica dental explotando la fama alcanzada por los productos
de cuidado oral y dental de la marca de la demandante y obtener así
la atención de los consumidores y contactos a su sitio web, sin
ninguna necesidad de tener que sostener costos de promoción o de
publicidad.
(f) Finalmente, la demandante acredita haber intimado al usuario de
sitio web (Clínicas Dentales Happydent) al cese del uso del nombre
de dominio. Sin embargo, la demandante denuncia no haber recibido respuesta
alguna a su requerimiento.
(g) Por lo expuesto, la demandante manifiesta que el nombre de dominio
fue registrado de mala fe y solicita al Panel se transfiera el mismo a
la demandante.
5.2. La demandada
(a) La demandada declara que no se opone a la transferencia del nombre
de dominio <happydent.net> a favor de la demandante. La demandada
acompañó copia de una carta enviada al representante de
la demandante por la cual manifestó su intención de arribar
a una acuerdo amistoso entre las partes conforme el párrafo 17
del Reglamento explicitar en qué condiciones.
(b) La demandada manifestó en su contestación que se
ha enterado del conflicto entre Clínicas Dentales Happydent y la
demandante únicamente a través de la notificación
del comienzo de éste procedimiento administrativo.
(c) No obstante lo manifestado, contesta la demanda y alega:
(d) Que la demandada, desarrolla una labor de intermediación
entre los usuarios de su servicio TERRA PROFESIONAL a los efectos de gestionar
la inscripción de los nombres de dominio requeridos por los mismos.
(e) Que las actuaciones de la demandada se han limitado al cumplimiento
de una solicitud a la que contractualmente se encuentra obligada, sin
que concurra ningún interés ilegítimo o actuación
perturbadora de derecho alguno de terceros.
(f) Que la demandada no ha actuado de mala fe, toda vez que no es
quien utiliza el nombre de dominio y se ha limitado a gestionar la inscripción
solicitada por el usuario (Clínicas Dentales Happydent).
En virtud de lo mencionado, la demandante alega que la demandada no ha
podido probar los tres elementos que exige el párrafo 4 a) de la
Política y por lo tanto considera que el procedimiento debiera terminar
de manera anticipada con base en el párrafo 17 de la Política.
6. Debate y conclusiones.
6.1 Reglas aplicables y cuestión previa
(a) El apartado 15a) del "Reglamento" encomienda al Panel
la decisión de la demanda sobre la base de:
- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en la "Política" y en el propio
"Reglamento", y
- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que
el panel considere aplicables.
6.2 Examen de los requisitos para la posible estimación de
la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme
Estos son:
- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico,
u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de
productos o servicios sobre la que la demandante tenga derechos.
- Que el demandado carezca de derechos o interés legítimo
en relación con el nombre de dominio, y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1. Identidad o similitud entre el nombre de dominio y la marca
Pocas dudas caben respecto a la identidad entre el nombre de dominio <happydent.net>
y las marcas HAPPYDENT.
La demandante ha probado el requisito de la Política, párrafo
4(a)(i).
6.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos por
parte de la demandada titular del nombre de dominio
Según expresa la demandada en su contestación de demanda,
es una "entidad prestadora del servicio de acceso a Internet, desarrolla
una labor de intermediación entre los usuarios del servicio denominado
TERRA PROFESIONAL a los efectos de gestionar la inscripción de los
nombres de dominio requeridos por los usuarios."
De acuerdo con las condiciones generales que regulan la prestación
del servicio TERRA PROFESIONAL, que se agregan como ANEXO II a la contestación
de la demanda, el servicio incluye la adquisición del dominio por
la demandada y la autorización del uso de dicho nombre de dominio
por el cliente.
Como contraprestación por las obligaciones a las que la demandada
queda obligada por el contrato, los clientes abonan a la demandada una cuota
mensual de veinticuatro euros con un céntimo de euro (24,01).
Según reza la cláusula (ii) transcripta en la contestación
de la demanda "El Nombre de Dominio será propiedad de TERRA
y lo continuará siendo a la terminación del contrato".
Considera el Panel que nada de lo expuesto le confiere a la demandada un
derecho o interés legítimo en el nombre de domino <happydent.net>.
Por el contrario, a una entidad que se dedica a prestar estos servicios
que incluyen el registro de nombres de dominio y su licencia a terceros,
en principio, le cabe mayor grado de responsabilidad que a las demás
personas que se limitan a registrar nombres de dominio para su propio uso,
a fin de no lesionar derechos de marcas preexistentes de terceros, como
ocurre en este caso.
6.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de
dominio
La demandada no refutó las alegaciones concretas realizadas por
la demandante en la demanda y tampoco objetó las pruebas aportadas
por ella que evidencian la mala fe en el registro y en el uso del nombre
de dominio <happydent.net>. Se limitó a negar que concurren
en el caso los elementos requeridos en el párrafo 4 a) de la Política
para que la reclamación prospere.
En su contestación de demanda expresó: "La demandante
solicita le sea transferido el nombre de dominio <happydent.net> a
lo cual TERRA no se opone tal y como consta en la comunicación
remitida a la demandante y se adjunta como ANEXO I". (lo subrayado
me pertenece).
Pero ni en la comunicación referida ni en ninguna otra parte dice
la demandada en qué condiciones estaría dispuesta a realizar
la transferencia o a alcanzar un acuerdo que permita concluir este procedimiento
en la forma prevista por el artículo 17 de la Reglamento, al que
expresamente hace referencia.
En estas circunstancias y no habiendo las partes llegado a ningún
acuerdo para solucionar este conflicto, corresponde a este Panel resolverlo.
Por las razones arriba indicadas el Panel considera que el nombre de dominio
<happydent.net> ha sido registrado de mala fe por la demandada. La
demandada no usa en forma directa el nombre de dominio que nos ocupa, sino
que licencia su uso a un tercero, en conocimiento de los derechos de marca
anteriores de la demandante y de la confusión o error a que puede
dar lugar el uso de <happydent.net> para publicar los servicios de
una clínica dental con relación a los productos que identifica
la marca HAPPYDENT de la demandante.
Por ello el Panel considera que también existe mala fe en el uso
del nombre de dominio <happydent.net>.
7. Decisión
El Panel resuelve hacer lugar a la petición de la demandante y disponer
la transferencia del nombre de dominio <happydent.net> a la demandante
Perfetti Van Melle S.p.A.
Miguel B. O’Farrell
Panelista Único
Fecha: 20 de junio de 2002
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