ANDROMEDICAL v. Surgest Medical, S.L

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

ANDROMEDICAL S.L. v. ALBERTO GÓMEZ TIMERO

Caso No. D2002-0064

1. Las Partes

1.1 Demandante: ANDROMEDICAL S.L. con domicilio social en Madrid, España, calle Gran Vía nº 6.

1.2 Demandado: ALBERTO GOMEZ TIMERO, domiciliado en Madrid, España, calle Gran Vía nº 6, según consta en la base de datos Whois. Sin embargo, la demandante señala como domicilio alternativo de contacto, por las razones que después se expondrán, el de la empresa SURGEST MEDICAL S.L., calle Ángel Guimerà nº 17, 3º, 1ª, San Cugat del Vallés, Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1 La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <penistretcher.net>.

2.2 La entidad registradora de los nombres de dominio es NETWORK SOLUTIONS INC, http://www.networksolutions.com.

3. Iter procedimental

3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en adelante la "Política", según fue adoptada por ICANN el 26 de agosto de 1.999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue presentada por vía electrónica ante el Centro Arbitraje y Mediación de la OMPI, en adelante, "el Centro", el día 23 de Enero de 2002, confirmándose por correo el 1 de febrero y acusándose recibo por el Centro de Arbitraje, el día 25 de enero de 2002.

3.2 La verificación registral se efectuó el 30 de enero de 2002. El 6 de febrero de 2002 el Centro notificó deficiencias en la demanda que fueron corregidas por el demandante, el 13 de febrero. La demanda fue notificada al demandado a las diversas direcciones facilitadas por la demandante, el 18 de febrero. El demandado no procedió a responder a la misma en el plazo establecido, constando en el procedimiento la falta de personación y ausencia de contestación, con fecha de 12 de marzo de 2002.

3.3 El 20 de marzo el Centro de Arbitraje se dirigió a María Baylos para solicitar su declaración de aceptación e independencia para actuar como único Panelista en este procedimiento administrativo. Enviada dicha declaración, fue designada como Panelista única el 25 de marzo de 2002.

3.4 Idioma del procedimiento. El escrito de demanda se presentó en lengua española y la demandante propuso tal lengua como idioma del procedimiento, al ser las dos partes españolas y estar redactados los documentos acompañados en español.

El demandado no ha contestado a la demanda donde podía haber rechazado o admitido la lengua propuesta por la demandante.

Teniendo en cuenta la común nacionalidad y residencia de las partes y que, por tanto, ambas conocen y se expresan correctamente en español y que la demanda y documentos se encuentran redactados en lengua española, este Panel estima que dicho idioma debe ser la lengua del procedimiento, haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 11 del Reglamento.

4. Antecedentes de hecho

4.1 La demandante es la sociedad española unipersonal ANDROMEDICAL S.L. constituida en Madrid (España), el 10 de enero de 2000, siendo su Administrador D. Eduardo Antonio Gómez de Diego, como consta en el anexo C de la demanda.

El objeto social sobre el que se centra la actividad de la demandante es la comercialización y distribución de artículos ortopédicos, deportivos, sistemas y aparatos de uso y aplicación personal, sistemas y complementos de cosmética, productos alimenticios y bebidas y complementos nutricionales.

La demandante es titular de la marca española nº 2417273, denominada "PENISTRETCHER", para distinguir un "aparato médico para alargamiento de pene" (clase 10). Esta marca fue solicitada el 25 de julio de 2001 y concedida el 5 de febrero de 2002.

4.2 El demandado y titular del nombre de dominio en cuestión es D. ALBERTO GÓMEZ TIMERO, según consta en el anexo A de la demanda, consistente en un Acta notarial de 16 de marzo de 2001, en la que se reproduce una copia impresa de la información que aparece en la base de datos de Nominalia, donde, además, figura como fecha de registro del nombre de dominio <penistretcher.net>, el 7 de abril de 1999.

4.3 La demandante dirigió la demanda, en primer lugar, contra la empresa española SURGEST MEDICAL S.L. que es la que ha desarrollado y se aloja en la página web correspondiente a este nombre de dominio. En la verificación registral el Registrador respondió indicando que el titular del dominio no era esta empresa sino D. ALBERTO GÓMEZ TIMERO, razón por la cual el Centro se dirigió a la demandante para comunicarle que el demandado tenía que corresponder exactamente con el titular del nombre de dominio. La demandante subsanó este defecto señalando como demandado al Sr. Gómez Timero, permaneciendo, sin embargo, como domicilio alternativo para notificaciones el de la sociedad SURGEST MEDICAL S.L., por las razones que se exponen en la demanda y que, a continuación, se reseñan.

5. Pretensiones de las partes

5.1 Demandante

La demandante afirma:

- Que es una sociedad española unipersonal de responsabilidad limitada, constituida el 10 de enero de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, cuyo objeto social ya se ha reseñado en el epígrafe 4.1.

- Que el 27 de julio de 2001 envió un requerimiento notarial a D. Miguel Ángel Torrentbo Bertral, Administrador de la empresa SURGEST MEDICAL S.L., en nombre del Dr. Gómez de Diego, Administrador único de la demandante, para que cesase en el uso del nombre de dominio <penistretcher.net>. No habiendo tenido respuesta a este requerimiento, la demandante volvió a enviar otro requerimiento en el mismo sentido, que tampoco tuvo contestación. Estas cartas constan en el anexo D de la demanda. A pesar de estas advertencias, se insistió en el uso y contenido del nombre de dominio.

- Que dicho contenido era atentatorio y difamante tanto hacia la persona del Dr. Gómez de Diego como hacia el producto "PENISTRETCHER" que éste comercializa a través de la Red, aportando en prueba de todo ello en anexo A, un Acta notarial de 14 de marzo de 2001, donde se reproducen páginas de la web <penistretcher.net>.

- Que la empresa SURGEST MEDICAL S.L. es la competencia directa de la demandante puesto que vende el mismo tipo de producto que comercializa bajo otra marca, lo que permite calificar la actitud de esa empresa como de competencia desleal, pues, además, impide la inscripción de este nombre de dominio a favor de la demandante.

- Que la entidad ANDROMEDICAL S.L. es líder en gran parte del mundo en la actividad de venta en exclusiva del extensor peneal que se conoce con la marca "PENISTRETCHER", habiendo sido objeto de participaciones tan importantes como la de Cirugía Plástica Iberoamericana y la revista médica Actualidad Andrológica.

- Que la página http://www.andromedical.com ha tenido un rápido crecimiento como consecuencia de la comercialización del producto "PENISTRETCHER" y que ha realizado numerosas campañas publicitarias (anexos G y H)

- Que como consecuencia del contenido vertido en la página web del demandado, se han producido grandes pérdidas y descrédito de la fama y nombre del Dr. Gómez de Diego, siendo patente la disminución de visitas a su página, como se comprueba en el anexo I de la demanda.

- Que la demandante es titular en España de la marca "PENISTRETCHER" nº 2417273, de 1 de julio de 2001, para distinguir un aparato cuya utilidad es el alargamiento del pene.

- Que también es titular de los nombres de dominio <andromedical.com>, a través del que ofrece la venta y asesoramiento médico con la compra del producto PENISTRETCHER, así como de <penistretcher.es> que utiliza para la venta del mismo por Internet.

- Que los datos registrales ofrecidos por el demandado al registrar el dominio

no son ciertos sino que se trata de un seudónimo utilizado por la sociedad

SURGEST MEDICAL S.L. para tratar de enriquecerse a costa de terceros, desprestigiando

el buen nombre y profesionalidad de un competidor, ya que ni en el domicilio

ni en el teléfono que figura puede encontrarse al demandado.

- Que a fecha 23 de enero de 2002 la situación de la página del

demandado aparece en construcción, si bien anteriormente tenía

un contenido ofensivo y calumnioso hacia la demandante.

- Que detrás del nombre de dominio <penistretcher.net> se encuentra

la sociedad SURGEST MEDICAL S.L., cuyo objetivo ha sido aumentar sus ventas

a cambio de desprestigiar a un competidor, como lo demuestra el hecho de que

el propio Administrador de esta sociedad, el Sr. Torrentbo, ha reconocido directamente

la titularidad y propiedad del nombre de dominio.

- Que el nombre de dominio es idéntico a la marca de la demandante,

siendo aplicable a este procedimiento, como ya han establecido otras Resoluciones

del Centro, el conjunto normativo español, y, en este caso, la Ley española

de Marcas de 10 de noviembre de 1988, en especial su artículo 30 que

establece los derechos exclusivos del titular de un registro de marca.

- Que el demandado no se encuentra legitimado para el uso del nombre de dominio

<penistretcher.net> por no ser titular de ninguna marca con esa denominación

ni tener derecho alguno para el uso de esa marca.

- Que el demandado no ha utilizado ni utiliza la denominación "PENISTRETCHER"

para hacer una oferta de productos o servicios ni es conocido en el mercado

por esa denominación y que el dominio sólo ha estado dirigido

a desprestigiar y difamar a la demandante, hasta el momento en que se enviaron

los requerimientos notariales, lo que evidencia que no existe ninguna circunstancia

que permita afirmar la existencia de un derecho legítimo.

- Que la mala fe del demandado en el registro concurre por el hecho de carecer

de interés o derecho legítimo y haberse efectuado con el único

fin de perturbar el uso normal de la denominación "PENISTRETCHER"

por la demandante.

- Que el comportamiento de mala fe es constante desde el momento del registro

en que facilitó datos falsos ocultándose la verdadera identidad

del titular y responsable del dominio a través de una persona inexistente

como es el Sr. Gómez Timero, lo que constituye un inequívoco

indicio de actuación de mala fe, tal como se ha venido sosteniendo por

el Grupo de expertos.

- Que es aplicable el principio establecido por numerosas Resoluciones del

Centro respecto a que quien registra de mala fe y sin interés legítimo

está usando el dominio de mala fe.

- Que debe acordarse la transferencia a favor de la demandante del nombre de

dominio objeto de este procedimiento.

5.2 Demandado

El demandado, D. ALBERTO GÓMEZ TIMERO, no ha contestado a la demanda,

a pesar de haberse sometido expresamente a la Política de Resolución

de Conflictos adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, según el contrato

de registro suscrito con su registrador NETWORK SOLUTIONS INC., como consta

en anexo B de la demanda.

Como ya se ha indicado, la demanda fue también notificada a la empresa

SURGEST MEDICAL S.L. por haber facilitado la demandante sus direcciones, al

entender que detrás del dominio impugnado está realmente esta

entidad, por no ser ciertos los datos ofrecidos por el demandado a su Registrador

al no haber podido localizarle en la dirección postal ni en el teléfono

de contacto facilitado por éste en el acuerdo de registro.

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

El artículo 15.a) del "Reglamento" encomienda al Panel la

decisión de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento".

- De acuerdo con cualesquiera Reglas y Principios de Derecho que el Panel considere

aplicables, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

6.2 Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos

en el apartado 4.a) de la Política Uniforme

Estos son:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico,

u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos

o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación

con el nombre de dominio y,

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1 Análisis de la posible identidad o semejanza entre el nombre de

dominio y la marca

El primer requisito para que la controversia pueda ser sometida a este procedimiento

administrativo exige que el demandante sea titular de un derecho de marca y

que el nombre de dominio sea idéntico o semejante hasta el punto de crear

confusión con la marca. A los efectos del artículo 4.a) i) no

es necesario tener en cuenta ni la fecha en que se registró la marca

ni los productos o servicios que protege pues el nombre de dominio no se encuentra

sometido a ningún tipo de clasificación que iría en contra

de su intrínseca unicidad y, en consecuencia, la posible confusión

debe darse en la comparación entre las denominaciones.

La demandante afirma que es titular de la marca española nº 2417273,

PENISTRETCHER S.L. "de fecha 1 de julio de 2001" –como literalmente

indica en la demanda-. Este dato se justifica en la demanda mediante el anexo

J. Dicho anexo J consiste en la instancia de solicitud de la referida marca

y el resultado de la información que proporciona la base de datos de

la Oficina Española de Patentes y Marcas. En ambos documentos figura

como fecha de solicitud de la marca el 25 de julio de 2001, sin que conste su

concesión en ningún otro documento. La importancia que supone

para la aplicación de las Reglas de la Pólítica la existencia

de un derecho de marca a favor del demandante, llevó al Panel a hacer

una nueva consulta a esa base de datos. De la misma resulta que la marca fue

concedida el 5 de febrero de 2002, por lo que, si bien en la fecha en que se

presentó la demanda, la demandante no era titular de esta marca, en el

momento de dictarse esta Resolución ha adquirido ya esa titularidad y

ha de tomarse en cuenta para la Decisión que se adopte.

De los antecedentes reflejados, se desprende que el nombre de dominio <penistretcher.net>

de la demandada es idéntico al registro de marca denominado PENISTRETCHER

de la demandante, ya que la mera adición a la denominación protegida

por la marca, del sufijo ".net", o cualquier otro indicativo de un

dominio de primer nivel, no es suficiente para eliminar la confusión,

en ausencia de otros elementos distintivos entre la marca y el nombre de dominio.

Por tanto, corresponde aceptar como cumplido el primer requisito exigido en

el artículo 4.a)i) de la Política.

6.2.2 Análisis de la posible existencia de derecho o interés

legítimo por parte del demandado sobre el nombre de dominio objeto de

este procedimiento

La demandante afirma que el demandado no está autorizado por el titular

de la marca para el registro y uso del nombre de dominio y carece de una marca

que le permita registrarlo. Afirma también, que el demandado no usa el

dominio para hacer una oferta de productos o servicios ni es conocido por dicho

nombre y que su única finalidad fue la de desprestigiar a la demandante

y perturbar el pacífico uso de su marca, como lo acredita el hecho de

que a partir de los requerimientos recibidos la web del demandado vació

su contenido difamante y pasó a estar en construcción.

Del examen de la documentación proporcionada por la demandante no se

deriva la existencia de licencia ni autorización a favor del demandado

para utilizar la denominación PENISTRETCHER ni ninguna otra circunstancia

que permita deducir la existencia de otro derecho. Tampoco el demandado ha contestado

a la demanda para probar su derecho o interés legítimo por lo

que, en principio, parece que tal legitimidad no existe.

Por otra parte, el Acta notarial de 16 de marzo de 2001 permite confirmar que

el contenido que en aquel momento tenía la web de <penistretcher.net>

era claramente denigratorio para la demandante y su Administrador único

y producía descrédito hacia el producto que ésta comercializa,

por lo que no puede entenderse que, en esa fecha, el demandado tuviera un derecho

o interés legítimo.

La demandante no aporta prueba respecto a ese cambio de contenido que dice

haber sufrido la página del demandado, cuando en enero de 2002 fue consultada

por ésta, por lo que el Panel no puede tomar esta afirmación como

dato que confirme la falta de interés legítimo o derecho.

El Panel ha consultado la situación actual de la web http://www.penistretcher.net

comprobando que se trata de una amplia página de información y

oferta de productos y servicios de la empresa SURGEST MEDICAL S.L. Esta circunstancia

conduce, en primer lugar, a pensar que, efectivamente, es ésta empresa

la que siempre se ha encontrado ligada al nombre de dominio inscrito por D.

ALBERTO GÓMEZ TIMERO, como afirma la demandante. Y, en segundo lugar,

permite también comprobar que dicha sociedad es competencia directa de

la demandante pues, entre las diversas opciones de consulta que ofrece en su

página se encuentra la relativa a "JES EXTENDER" que es precisamente

un aparato para alargamiento del pene que se publicita ampliamente, manifestando

sus bondades, formas de adquisición, precio, etc.

Parecería, por tanto, que al estar ofreciéndose, a través

del nombre de dominio, unos productos o servicios concurre una de las circunstancias

señaladas en el artículo 4.c) de la Política como justificativa

de derecho o interés legítimo. Sin embargo, después de

los hechos relatados, no es fácil admitir la existencia de ese derecho

o interés legítimo pues el primer contenido de la página

del demandado pone de manifiesto todo lo contrario y el hecho de que actualmente

tenga un contenido propio no convalida lo ya efectuado ni explica la razón

por la que se adoptó esa denominación cuando no tiene ninguna

relación con los productos del demandado o, más bien, de la entidad

SURGEST MEDICAL S.L.

De todo lo expuesto se concluye la manifiesta falta de interés legítimo

o derecho del demandado en el nombre de dominio impugnado, por lo que ha de

considerarse cumplido el segundo requisito del artículo 4.a).ii) de la

"Política Uniforme".

6.2.3 Análisis de la posible existencia de mala fe en el registro y

utilización por parte del demandado sobre los nombre de dominio objeto

de este procedimiento

Para que la presente controversia pueda entenderse dentro del ámbito

de la Política, es necesario que se cumpla el tercer requisito exigido

en el artículo 4.a)iii); es decir que la demandante pruebe que el nombre

de dominio ha sido registrado y se está usando de mala fe. Han de ser

demostradas las dos circunstancias por lo que es necesario analizar, en primer

lugar, si concurre mala fe en el registro.

Registro de mala fe

Si bien para el cumplimiento del artículo 4.a)i) de la "Política

Uniforme" sólo es exigible la existencia de un derecho de marca

a favor del demandante, con independencia de la fecha en que nació ese

derecho, no sucede lo mismo en relación con la concurrencia de mala fe

en el registro del nombre de dominio. En efecto, aunque el artículo 4.a)iii)

de la "Política Uniforme" no haga referencia a la necesidad

de que el derecho de marca del demandante deba ser anterior a la fecha en que

se registró el dominio, es evidente que para afirmar que existe mala

fe en el registro, éste habrá de probar que el demandado conocía

el derecho del demandante sobre la marca y que aprovechó esta circunstancia

para apropiarse indebidamente de la denominación conocida como perteneciente

al demandante. En este sentido es muy ilustrativa la Decisión OMPI número

D2000-0512 Highlight Communications

AG v. Auto System Inc que se plantea si unos derechos adquiridos con posterioridad

podrían atacar un registro de nombre de dominio que, en otro caso, no

sería susceptible de impugnación. La Decisión concluye

que, aunque la Política no lo indique expresamente, ha de estimarse que

este tema ha de ser examinado para juzgar sobre la exigencia de que el registro

debe haber sido efectuado de mala fe.

Igualmente, como sostiene la Decisión OMPI D2001-0685,

Vidisco, S.L. V. Roberto Manso Esteban, para que el panel llegue al convencimiento

de que el dominio ha sido registrado de mala fe es preciso que se acredite que

la conducta del demandado, en el momento de solicitar el registro del dominio,

estaba afectada por un doble componente:

- por un conocimiento previo de la existencia de la marca de un tercero, y

- por un deseo de aprovecharse de la falta de registro de esa denominación

como dominio, en interés propio.

Por tanto, para que el Panel pueda establecer una conclusión respecto

a la existencia o inexistencia de mala fe en el registro del nombre de dominio,

es necesario examinar la situación de los derechos de la demandante en

el momento del registro y el posible conocimiento de estos por el demandado

cuando registró el nombre de dominio. Para ello hay que considerar diversas

cuestiones:

a) En el apartado 4.1 anterior se ha reseñado la marca registrada a

favor de la demandante, que se alega en la demanda. La fecha de concesión

de esta marca es 5 de febrero de 2002. Al haber sido solicitada la marca el

25 de julio de 2001, su derecho nació en esta fecha. El nombre de dominio

fue registrado el 7 de abril de 1999. Por lo tanto, es imposible

que se diera ese conocimiento previo de los derechos de marca de la demandante,

al no existir tal derecho registral en la fecha de registro.

b) El Panel estima necesario, además, examinar si en el momento del

registro del nombre de dominio, la denominación de la demandante podía

tener ya un conocimiento y prestigio adquirido, a través del uso en el

sector interesado, que le hiciera merecedora de la protección especial

que se concede a las "marcas notorias", capaz de impedir a un tercero

utilizar esa denominación sin su consentimiento.

Para ello hay que considerar las distintas fechas que se observan en la relación

fáctica expuesta. La fecha de constitución de la demandante, el

10 de enero de 2000, es posterior al registro del nombre de dominio, el 7 de

abril de 1999, por lo que todavía no podía haber nacido un derecho

sobre la denominación PENISTRETCHER a su favor. Tampoco existe constancia

de que la denominación "PENISTRETCHER" fuera notoria antes

de abril de 1999 en que se registró el dominio. En efecto, el contenido

de los documentos, anteriores a abril de 1999, que se acompañan en el

anexo G de la demanda, no permite afirmar que la marca fuera notoria con anterioridad

al registro del nombre de dominio por el demandado ya que los anuncios publicitarios

que se incluyen, no reflejan tal marca sino que hacen figurar la leyenda "alargamiento

del pene" y referencia de la página web http://www.biomedical-estetica.com

para consultar. El Panel ha consultado la base de datos Whois comprobando que

este último nombre de dominio fue registrado el 8 de mayo de 1998, figurando

como contacto administrativo y como contacto técnico personas distintas

y, en principio, ajenas a la demandante y a su Administrador único, Sr.

Gómez de Diego. Por otro lado, el dominio <andromedical.com> fue

creado el 20 de agosto de 1999, como consta en la indicada base de datos Whois,

consultada también por el Panel, por lo que su fecha es posterior al

registro del demandado. Respecto al dominio que alega la demandante como propio,

<penistretcher.es>, el Panel no ha encontrado información en la

base de datos Whois ni en la española Es-Nic, en las que aparece como

no registrado.

Por todas estas razones, el Panel no puede afirmar que la marca PENISTRETCHER

fuera notoria como perteneciente a ANDROMEDICAL, S.L. o a su Administrador único,

en el momento de registrarse el nombre de dominio <penistretcher.net>.

La demandante ha presentado otros documentos de publicidad del aparato PENISTRETCHER,

pero todos ellos están referidos a fechas posteriores a 7 de abril de 1.999.

No hay que olvidar que según el artículo 3.b) xv) del Reglamento

el demandante deberá aportar todo tipo de pruebas documentales para

acreditar su derecho.

Con estos antecedentes, el Panel no puede sino concluir que la demandante no

ha probado que el registro del nombre de dominio <penistretcher.net> se

efectuara de mala fe, a los efectos de las Reglas de la Política contenidas

en el artículo 4.a) iii), ya que en la fecha de registro del dominio

del demandado, aquella carecía de derecho sobre la marca PENISTRETCHER,

bien registral o bien adquirido por un amplio uso conocido de dicha marca que

pudiera hacerla merecedora de especial protección, sin perjuicio de que

la actuación del demandado o la sociedad SURGEST MEDICAL S.L. pudiera

ser objeto de denuncia ante los Tribunales correspondientes.

Al no darse el requisito de registro de mala fe, exigido en el artículo

4.a)iii) de la Política, hay que concluir que la controversia no se encuentra

dentro del ámbito de dicha Política, sin que sea necesario examinar

si el uso del nombre de dominio efectuado por el demandado es de mala fe.

7. Decisión

En base a todas las circunstancias y fundamentos anteriormente expuestos, el

Panel resuelve que no habiendo demostrado la demandante que el registro del

nombre de dominio haya sido efectuado de mala fe, a los efectos de la "Política",

la demanda queda fuera del ámbito de solución de controversias

establecido en la misma, debiendo ésta desestimarse y, en consecuencia,

rechazar que el nombre de dominio <penistretcher.net> sea transferido

a la demandante ANDROMEDICAL S.L.

María Baylos

Panelista Único

Fecha: 8 de abril de 2002