Grubarges Inversión Hotelera, SL v. Josep Gasull Monmany

Centro de

Mediación y Arbitraje de la OMPI

DECISIÓN

DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grubarges

Inversión Hotelera, S.L. v. Josep Gasull Monmany

Caso No.

D2001-1219

1. Las partes

Demandante: Grubarges Inversión

Hotelera, S.L., con domicilio en calle Ayala, nº 3, planta 1, Madrid – España,

representada por Don Luis Polo Flores, domiciliado a estos efectos en calle

Doctor Fleming, 16, Madrid, España.

Demandado: D. Josep Gasull

Monmany, con domicilio en calle Borrell, 87, 08015 Barcelona , España

2. El Nombre de Dominio

y el Registro

La presente demanda tiene

como objeto el nombre de dominio, <grubarges.com>.

La entidad registradora

del citado nombre de dominio es Active ISP ASA, con domicilio en Olaf Helsethsvei

6, Postboks 70 Borerud, N-0621 Oslo, Noruega

3. Iter procedimental¨

3.1. Una demanda, de

acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias

en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política

Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el

Reglamento adoptado también por ese Organismo para desarrollo de esa

"Política Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada

ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en lo sucesivo "el

Centro de Arbitraje", el día 8 de octubre de 2001, por correo electrónico,

confirmándose en formato papel el 17 de octubre de 2001.

3.2. Tras la verificación

registral correspondiente, el 16 de octubre de 2001 se notificó la existencia

de diversas deficiencias en la demanda a la parte actora, quien las subsanó.

3.3. La demanda fue

notificada con fecha 30 de octubre de 2001 al demandado, quien procedió

a darle contestación mediante escrito presentado con fecha 6 de noviembre

de 2001.

3.4. Mediante comunicación

de 26 de noviembre de 2001 se designa como experto a D. Alberto de Elzaburu

como panelista único, a quien se da traslado del expediente completo.

4. Antecedentes de

hecho

4.1. La firma demandante

es titular en España del registro de nombre comercial nº 220.869 GRUBARGES

INVERSIÓN HOTELERA, S.L. y del registro de marca 2.216.386 G GRUBARGES

INVERSIÓN HOTELERA (mixta), en clase 42, registros ambos debidamente

concedidos y que fueron solicitados el 24 de febrero de 1999.

4.2. GRUBARGES INVERSIÓN

HOTELERA, S.L. fue constituída el 4 de agosto de 1998,

comenzando a operar con amplia notoriedad bajo dicha denominación, según

se desprende de los recortes de prensa que el propio demandado publicaba en

la página web www.grubarges.com. En tales recortes de prensa, de fechas

6 de agosto de 1998, 14 de septiembre de 1998, 20 de enero de 1999 y posteriores

se hace referencia a la demandante como "Grubarges".

4.3. Según se

desprende de la verificación registral remitida al Centro por el registrador

Active ISP ASA, el nombre de dominio <grubarges.com> fue registrado el

25 de mayo de 2001, gozando de vigencia hasta el próximo

25 de mayo de 2002.

En su contestación

el demandado afirma haber registrado el nombre de dominio <grubarges.com>

el 4 de enero de 1999, y efectivamente así parece desprenderse de la

documentación que adjunta. Sin embargo, el hecho de que la verificación

registral acredite como fecha de registro del nombre de dominio la de 25 de mayo de

2001 permite únicamente concluir que, por alguna razón, el primitivo

registro del nombre de dominio <grubarges.com> por el demandado expiró,

siendo sustituido por un nuevo registro del dominio efectuado con fecha 25 de

mayo de 2001, registro que es el que se encuentra actualmente en vigor y es

objeto de la presente controversia.

4.4. Según ha

acreditado la parte actora y en ningún caso ha negado el demandado, en

un principio la página web del demandado contenía información

consistente en recortes de prensa sobre GRUBARGES INVERSIÓN HOTELERA,

como ya ha sido apuntado. Antes de tales artículos, la página

contenía el siguiente texto: <www.grubarges.com> "This

domain is for sale, aucion, etc. Send your OFFER a yusep@wanadoo.es. Este dominio

está en venta, subasta, etc. Envíe sus OFERTAS a yusep@wanadoo.es.

oferta mínima 0,00000001 de 7.404.000.000 pts. ver final página."

y, efectivamente, al final

de la página web se contenía el siguiente texto:

"GRUBARGES INVERSIÓN

HOTELERA, S.L., Capital suscrito: 7.404.000.000 pts., Capital desembolsado:

7.404.000.000 pts., Fuente Registro Mercantil, oferta mínima 0,00000001

de 7.404.000.000".

4.5. En la actualidad

el contenido de la página web es pornográfico. Permite, previo

pago, obtener imágenes de tales características a través

de "webcams" y se contienen vínculos con otros sitios tales

como <agrandatupene.com>.

5. Pretensiones de

las partes

5.1. Demandante

El demandante establece

en su escrito:

- Que es titular de

los registros de los distintivos GRUBARGES INVERSIÓN HOTELERA y G GRUBARGES

INVERSIÓN HOTELERA (mixta) antes citados.

- Que también

es propietario y usuario del nombre de dominio <grubarges.net>.

- Que la demandante

goza de notoriedad en el sector inmobiliario y de la hostelería, siendo

conocido precisamente como GRUBARGES.

- Que el nombre de

dominio controvertido es confundible con los distintivos citados de la demandante.

- Que el demandado

no ostenta ningún derecho ni interés legítimo sobre el

nombre de dominio en cuestión.

- Que el nombre de

dominio fue registrado y es utilizado de mala fe, por cuanto su único

fin era vender el dominio <grubarges.com> a la demandante.

- Que la utilización

de dicho nombre de dominio es además un acto de competencia desleal,

resulta susceptible de inducir a confusión al público consumidor

y además es actualmente objeto de un contenido denigratorio para el demandante.

Por todo ello, el demandante

solicita que le sea transferido el nombre de dominio <grubarges.com>.

5.2. El demandado

En su contestación

a la demanda el demandado establece:

- Que el demandado

no se considera en la obligación de someterse al presente procedimiento.

- Que ya registró

el nombre de dominio <grubarges.com> el 4 de enero de 1999.

- Que no es titular

de ninguna marca GRUBARGES ni comercializa producto alguno con dicho nombre,

pero tiene sobre el mismo el interés legítimo y digno de protección

consistente en que obtiene ingresos económicos a través del mantenimiento

de sus páginas a base de "servicios eróticos", sin que

dicho uso pretenda ser ilegítimo ni desleal ni pretenda empañar

el buen nombre de la sociedad demandante.

- Que la demandante

no registró el dominio <grubarges.com> en los meses posteriores

a su constitución, cuando pudo haberlo hecho.

- Que no descarta iniciar

acciones civiles o penales contra la demandante o sus representantes legales

en función del resultado de este arbitraje, a no ser que haya un acuerdo

favorable para las dos partes que compense ampliamente los ingresos económicos

actuales y futuros.

6. Debate y conclusiones

6.1. Cuestiones preliminares

El apartado 15 a) del "Reglamento"

encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones

y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la

"Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera

reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común

residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia,

junto con las reglas de la "Política Uniforme", las leyes y principios

del derecho nacional español.

Por otra parte, por el

mismo motivo, el Panel ha decidido dictar la presente resolución en español,

idioma en el que también las partes han formulado sus correspondientes

escritos.

6.2. Sobre la ausencia

de sometimiento al sistema de solución de controversias de la OMPI por

el demandado

En relación a esta

primera cuestión conviene recordar al demandado que su sometimiento a

la resolución de conflictos de esta naturaleza relacionados con el dominio

<grubarges.com>, de acuerdo con las reglas de la "Política

Uniforme" de ICANN, ha sido ya aceptada y admitida por el mero hecho de

haber suscrito el acuerdo de registro con Active ISP ASA.

En efecto, tal y como se

ha recordado en diversas decisiones del Centro, por ejemplo las nº D2001-0151

ó D2001-1136, una vez que el titular del nombre de dominio controvertido

ha aceptado la correspondiente cláusula de su registrador en el sentido

de que se somete a las reglas de la "Política Uniforme", no

puede aceptarse esa pretendida ausencia de sometimiento cuando la disputa se

plantea en la práctica.

Tal y como se señala

en la citada decisión de este Centro, la justificación de la inclusión

de estos extremos en el acuerdo de registro, encuentra además su razón

de ser en el Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativos a nombre de

dominio (30/abril/1999) que señala en el párrafo 158 que:

"Cada solicitante

del registro de nombre de dominio debe, en el contrato de registro de nombre

de dominio, quedar obligado a someterse al procedimiento...",

para continuar diciendo:

"...ya que aquellas

personas que registraron nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos

de propiedad intelectual de terceros, difícilmente elegirían someterse

al procedimiento (que es más económico y rápido que el

recurso de los Tribunales), sino que preferirían que los titulares legítimos

de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen más posibilidad

que incoar litigios ante los Tribunales, con los costes y demoras correspondientes".

Por otra parte, la alegación

del demandado en el sentido de que la Política Uniforme no resulta aplicable

al nombre de dominio controvertido por haber sido éste registrado el

4 de enero de 1999 no puede estimarse por los siguientes motivos:

- Como se ha apuntado

más arriba, de los datos registrales se desprende que el nombre de dominio

<grubarges.com> fue registrado el 25 de mayo de 2001,

encontrándose por tanto en plena vigencia la Política Uniforme,

al que el demandado se adhirió expresamente en virtud del contrato suscrito

con el Registrador.

- En cualquier caso,

de la documentación aportada por el propio demandado en relación

con el primer registro que al parecer efectuó del nombre de dominio <grubarges.com>

el 4 de enero de 1999 se desprende que el contrato suscrito al efecto con Network

Solutions, Inc. ya establecía en sus apartados c), d) y e) el pleno sometimiento

a la política de resolución de conflictos incluyendo las modificaciones

que dicha Política pudiera sufrir en el futuro.

Por consiguiente, no puede

estimarse la pretensión del demandado de que el caso que nos ocupa no

está sometido a la Política Uniforme. Así parece reconocerlo

implícitamente el propio demandado al realizar en su escrito una pormenorizada

defensa de su posición. Por otra parte, cualquiera que sea el signo de

la presente decisión, las partes tienen expedita la vía judicial

para hacer valer sus derechos o intereses legítimos, si así lo

estimaran oportuno, por lo que en ningún caso se produce indefensión

para las partes ni se impide a los Tribunales ordinarios el ejercicio de su

jurisdicción.

6.3. Examen de los

presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado

4 a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de

dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza

que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre

la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado

carezca de derecho o interés legítimo en relación con el

nombre de dominio, y

- que el nombre de

dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.3.1. Semejanza entre

el nombre de dominio y las marcas

Es evidente que no existe

identidad entre los distintivos de la actora y el nombre de dominio controvertido

<grubarges>, excepción hecha de la partícula genérica

<.com>.

Sin embargo, a juicio de

este Panel sí existe una clara semejanza entre tales signos que produce

confusión, por cuanto es indudable que el elemento distintivo fundamental

de los dos registros de la demandante lo constituye precisamente la denominación

GRUBARGES, poseyendo un carácter secundario el resto de los elementos

que componen los signos registrados. En tal sentido, debe tenerse en cuenta

que la expresión "Inversión Hotelera" presente en los

registros de la demandante posee un carácter claramente genérico

o descriptivo de su actividad en la lengua española, oficial en el mercado

relevante, en este caso España.

Por otra parte, de los

recortes de prensa que el propio demandado incluyó en su página

web se desprende con claridad que la demandante es habitualmente conocida en

su actividad comercial simplemente como GRUBARGES.

Por consiguiente, este

Panel considera que concurre el primero de los presupuestos del apartado 4.a)

de la Política Uniforme.

6.3.2. Posible existencia

de derechos o intereses legítimos a favor del demandado titular del nombre

de dominio objeto de este procedimiento.

El demandado en su contestación

no ha acreditado otros derechos o intereses legítimos sobre el nombre

de dominio controvertido distintos del mero rendimiento económico que

la explotación de dicho nombre de dominio le comporta. Como es lógico,

tal rendimiento económico no constituye un interés legítimo

reconocido en la Política Uniforme, sino que supondría simplemente

hacer supuesto de la cuestión.

El demandado no ha demostrado

derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en ninguna

de las formas previstas en el apartado 4.c) de la Política Uniforme,

ni tampoco mediante pruebas análogas.

i) Aunque de la documentación

aportada por las partes se desprende claramente que antes de iniciarse la presente

controversia el demandado venía utilizando el nombre de dominio, tal

uso no se efectuaba en relación con una oferta de buena fe de productos

o servicios, sino que el uso consistía en dotar a la página web

de un contenido que hacía constante referencia a la demandante, mediante

la inclusión de recortes de prensa sobre la misma publicadas en Expansión,

de notas sobre la demandante provenientes de diversas agencias de noticias y

de datos sobre GRUBARGES INVERSIÓN HOTELERA, S.L. obtenidos del Registro

Mercantil.

ii) El demandado no

había sido conocido corrientemente por la denominación GRUBARGES,

sino que la adopción de este nombre de dominio <grubarges> como

una supuesta contracción de la expresión "Grupo Barcelona

de Gentes Especiales" ha sido adoptada posteriormente, y una vez que el

nombre de dominio <grubarges.com> del demando había venido haciendo

referencia expresa a la parte actora.

iii) Tampoco puede

considerarse que el demandado efectúe un uso legítimo y leal o

no comercial del nombre de dominio. El carácter oneroso de su explotación

es expresamente afirmado por el demandado y dicho uso en ningún caso

puede calificarse de legítimo y leal, por cuanto de las circunstancias

expuestas se desprende claramente que el demandado buscó deliberadamente

establecer una relación entre su página web <grubarges.com>

y la demandante, a la que hacía constantes referencias.

En relación con

los posibles derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre

de dominio controvertido, este Panel entiende que merece especial consideración

la circunstancia de que de la documentación aportada por el demandado

parece desprenderse que éste ya obtuvo un registro del nombre de dominio

<grubarges.com> con fecha 4 de enero de 1999, fecha por tanto anterior

a los registros de la demandante. Aunque, como ya se ha expuesto, de los datos

"oficiales" del nombre de dominio controvertido se desprende claramente

que su fecha de registro es el 25 de mayo de 2001, el primitivo registro

de 4 de enero de 1999 permitiría en principio plantear la posible existencia

de intereses legítimos por parte del demandado.

Sin embargo, en la línea

apuntada más arriba, este Panel considera que la existencia de ese primitivo

registro no confiere al demandado tales intereses legítimos, por cuanto

en el procedimiento ha quedado claramente demostrado que el uso que el demandado

realizaba de su nombre de dominio hacía continua referencia a la demandante.

Es más, los propios recortes de prensa incluidos por el demandado en

su página web constituyen prueba fehaciente de que ya en fecha anterior

al 4 de enero de 1999 (fecha del primer registro del nombre de dominio <grubarges.com>

por parte del demandado) la parte actora era comúnmente conocida, y de

forma notoria, en el sector como GRUBARGES, debiendo tenerse en cuenta al respecto

no solamente las disposiciones contenidas en la Ley española de Competencia

Desleal sino igualmente lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley Española

de Marcas de 10 de noviembre de 1988, de acuerdo con el cual el usuario de una

marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados

puede reclamar la anulación de una marca registrada que pueda crear confusión

con la marca notoria, disposición ésta que puede entenderse aplicable

al presente caso por analogía para reconocer de forma indudable los derechos

de la demandante sobre la marca GRUBARGES.

En definitiva, el Panel

considera que el demandado no ha acreditado derechos ni intereses legítimos

sobre la denominación GRUBARGES.

6.3.3. Posible existencia

de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio controvertido.

Este Panel considera que

la conducta del demandado resulta claramente subsumible en lo establecido bajo

el título "Pruebas del Registro y utilización de mala fe"

en el apartado 4.b de la Política Uniforme.

- En efecto, su conducta

cumple lo establecido en el parágrafo 4.b.i) de la Política Uniforme,

pues concurren circunstancias que indican claramente que el demandado registró

el nombre de dominio con el fin de venderlo al demandante.

Como se ha indicado, lo

primero que aparecía en la página web <grubarges.com> era

la siguiente afirmación: "This domain is for sale, aucion, etc.

Send your OFFER to <mailto:yusep@wanadoo.es>. Este dominio está

en venta, subasta, etc. Envíe sus OFERTAS a <mailto:yusep@wanadoo.es>.

Oferta mínima 0,00000001 de 7.404.000.000. Ver final página".

Aun cuando el sentido de esta última expresión resulta ciertamente

difícil de entender, es indudable la intención del demandado de

lucrarse con la venta del nombre de dominio.

- También han

sido acreditadas, a juicio de este Panel, las circunstancias previstas en el

parágrafo 4.b.iv) de la Política Uniforme, por cuanto el demandado

ha intentado atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su sitio

web creando la posibilidad de confusión con la marca y la propia denominación

del demandante. Y ello se ha realizado en dos fases: una primera en la que,

a través de un contenido referido expresamente a la demandante, el demando

estableció una clara relación entre la actora y su nombre de dominio

y una fase posterior en la que el demandado cambió el contenido de su

página web <grubarges.com> convirtiéndolo en la página

de servicios (previo pago) pornográficos o eróticos en que consiste

en la actualidad.

Según se afirma

en las decisiones números D2000-0467 ó D2000-0570, la adopción

del nombre de dominio idéntico a la marca y a la denominación

del demandante implica la intención deliberada de derivar a internautas

que busquen precisamente a la demandante a un sitio web propio del demandado,

concurriendo además en el caso que nos ocupa un expreso ánimo

de lucro.

- Por último,

las circunstancias de las distintas formas de uso del nombre de dominio <grubarges.com>

tienen cabida en el tipo de pruebas de registro y utilización de mala

fe establecido en el parágrafo 4.b.iii) de la Política Uniforme

("usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin

de perturbar la actividad comercial de un competidor"). En efecto, tras

establecer mediante la adopción del nombre de dominio <grubarges>

y el propio contenido de la página web una expresa referencia a la demandante,

el demandado dotó a la página web de un contenido pornográfico

o erótico que resulta susceptible de afectar al buen nombre de la demandante,

tal y como se establece expresamente en la decisión D2000-0045.

Por otra parte a la hora

de determinar la mala fe en el uso del nombre de dominio, cabe referirse a la

Ley española de Publicidad, de 11 de noviembre de 1988, en cuyo Art.

6 se califica de "publicidad desleal": A) la que por su contenido,

forma de presentación o difusión provoca el descrédito,

denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa

o de sus productos, servicios o actividades. B) la que induce a confusión

con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos

de los competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación,

siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones y, en general,

la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles".

En este sentido, el demandado

en su escrito de contestación pone de manifiesto que también es

titular de los nombres de dominio <sexophon.com> y <pcadulto.com>,

de donde se desprende que el demandado podría perfectamente desarrollar

su actividad comercial a través de tales nombres de dominio, sin necesidad

de utilizar un nombre de dominio como el que nos ocupa, claramente susceptible

de afectar a los derechos de la demandante.

En suma, de todas las circunstancias

se desprende con claridad a juicio de este Panel la concurrencia de la mala

fe en el registro y utilización del nombre de dominio.

7. Decisión

El Panel decide, por todas

las razones expuestas anteriormente, que el nombre de dominio <grubarges.com>

es confundible con las marcas de la demandante, quien es además notoriamente

conocida bajo dicha denominación; que dicho registro se produjo sin existir

derecho o interés legítimo alguno, y que el registro y uso de

dicho nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel

ordena la transferencia del nombre de dominio <grubarges.com> a la demandante.

Alberto

de Elzaburu Márquez

Panelista Unico

Fecha: 10

de diciembre de 2001