Banco Santander Central Hispano, SA v. Hernando Martinez, Europea de Networking, SL

Centro de

Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN

DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco Santander

Central Hispano, S.A. v. Europea de Networking, S.L.

Caso No.

D2001-1180

1. Las Partes

La Demandante es la sociedad

mercantil Banco Santander Central Hispano, S.A., con domicilio social en el

Paseo de Pereda, 9-12, Santander, España, y domicilio a efectos de notificaciones

en Plaza de Canalejas, 1, Madrid. El Demandado es la sociedad mercantil Europea

de Networking, S.L., con domicilio en Plaza de la Mancha, 15, 5º G, Albacete,

España.

2. El Nombre de Dominio

y el Registrador

La demanda tiene como objeto

el nombre de dominio <santandercentralhispano.com>.

La entidad registradora

del citado dominio es Signature Domains, Inc.

3. Iter Procedimental

El Demandante presentó

una Demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución

de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada

"Política Uniforme"), según fue adoptada por el ICANN

el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente

adoptado por el ICANN para dicha "Política Uniforme" (en lo

sucesivo, "el Reglamento"), ante el Centro de Arbitraje y Mediación

de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 26 de septiembre

de 2001 por medio de correo electrónico (acuse de recibo del Centro en

fecha de 2 de octubre).

Una solicitud de verificación

de Registro fue enviada a la entidad registradora en fechas de 3 y 8 de octubre

de 2001, contestada positivamente por dicha entidad en fecha de 17 de

octubre de 2001, confirmando el Registrador: (i) que le había llegado

una copia de la demanda interpuesta relativa al nombre de dominio <santandercentralhispano.com>;

(ii) que el nombre de dominio disputado había sido registrado ante él;

(iii) que el titular de dicho nombre de dominio es el actual Demandado en el

procedimiento D2001-1180; (iv) los datos de contacto administrativo y demás

necesarios para proceder al registro de un nombre de dominio; (v) que la Política

Uniforme era aplicable a las controversias sobre el nombre de dominio; y (vi)

que el nombre de dominio estaba en estado "Registrar-Lock".

La demanda fue notificada

al Demandado el 18 de octubre de 2001, por correo ordinario y correo electrónico,

dándose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual notificación

fue realizada al Demandante, así como al Registrador, pero en ambos casos

a través del correo electrónico.

En fecha de 8 de noviembre

de 2001, el Centro dirigió a las Partes Escrito por el que se ponía

de manifiesto la falta de personación del Demandado y la correspondiente

ausencia de contestación a la Demanda, especificándoles las consecuencias

que de ello se podrían derivar, de acuerdo con el Reglamento y la Política

Uniforme.

En fecha de 15 de noviembre

de 2001, se notificó a las Partes el Nombramiento de Experto para la

actual controversia, así como la fecha prevista para que éste

comunicase al Centro su Decisión, fecha que se fijó en un principio

el 30 de noviembre de 2001, de conformidad con el Parágrafo 15 del Reglamento.

Sin embargo, debido a problemas técnicos de recepción del expediente

a través del correo electrónico, este Panelista consideró

necesaria una extensión del plazo para dictar la resolución, a

fin de poder estudiar convenientemente el caso. En atención a las circunstancias

excepcionales, el Centro acordó dicha extensión, estableciendo

como nueva fecha para hacer entrega de la decisión la del 4 de diciembre

de 2001.

4. Antecedentes de Hecho

La entidad Demandante constituye

uno de los mayores grupos financieros y bancarios del mundo. Posee más

de cinco mil sucursales en España y ha concluido acuerdos de colaboración

bancaria con bancos extranjeros por lo que queda probada, como hecho notorio,

la extensa presencia comercial de la Demandante no sólo en el territorio

nacional que le es propio, sino a escala mundial.

Las entidades bancarias

Banco Santander, S.A. y Banco Central Hispanoamericano, S.A. son titulares de

diversos derechos marcarios que se referencian específicamente por aquélla

en el Documento número 1 de los de su Escrito de Demanda. La marca registrada

es <SANTANDER CENTRAL HISPANO>. Hay que poner de manifiesto que el signo

distintivo está registrada en las 42 clases del nomenclátor internacional.

Fueron solicitados los diferentes derechos marcarios en 22 de enero de 1999,

y concedidos en 21 de junio de 1999 y en 5 de julio de 1999.

La marca <SANTANDER

CENTRAL HISPANO> se ha registrado por la Demandante como marca comunitaria,

en fecha 22 de marzo de 2000, en las clases 16, 35, 36 y 38 (probado con Documento

número 2 de los del Escrito de Demanda).

Queda probado, asimismo,

que el signo distintivo <BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO> se haya registrado

como marca en las diferentes clases del nomenclátor internacional a favor

de las entidades Banco Santander, S.A. y Banco Central Hispanoamericano, S.A.,

habiendo sido solicitadas en fecha de 22 de enero de 1999 y habiendo sido concedidas

en fecha de 5 de julio de 1999 (véase Documento número 3 de los

del Escrito de Demanda).

Por su parte, se ha registrado

como marca comunitaria la denominación <BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO>,

en fecha de 22 de marzo de 2000.

No consta documentación

registral sobre los registros del citado signo distintivo en otros países,

como afirma la Demandante, por lo que no ha quedado probado.

Queda probado que la Demandante

es titular de diversos nombres de dominio de primer nivel coincidentes sustancialmente

con los vocablos <SANTANDER CENTRAL HISPANO> (véase Documento número

5 de los de la Demanda).

Queda probado que el dominio

controvertido fue registrado en fecha de 16 de diciembre de 1999.

5. Pretensiones de las

Partes

A. Demandante

La Demandante afirma:

Que una serie de marcas

registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina

para la Armonización del Mercado Interior, las cuales coinciden exactamente

con el nombre de dominio disputado.

Que el dominio cuestionado

es absolutamente idéntico hasta el punto de crear confusión con

las marcas registradas, dañando la imagen corporativa de la Demandante.

Que la Demandante tiene

un derecho exclusivo para hacer prohibir el uso de sus marcas, lo que implica

prohibir el uso de signos distintivos que induzcan a error al público

consumidor sobre las actividades y servicios de una empresa.

Que el Demandado carece

de interés o derecho legítimo respecto del nombre de dominio.

Que la marca <SANTANDER

CENTRAL HISPANO> de las que las entidades bancarias Banco Santander, S.A.

y Banco Central Hispanoamericano, S.A. son titulares, es una marca notoria.

Que ha transcurrido más

de un año y medio desde el registro del dominio cuestionado, sin que

el Demandado haya hecho actividades serias o demostrables para su utilización

en relación con la oferta de buena fe de productos o servicios.

Que el Demandado nunca

ha sido conocido previamente al registro de la marca <SANTANDER CENTRAL HISPANO>

por este vocablo.

Que el Demandado no hace

uso en absoluto del dominio cuestionado, sin llenarlo de contenido alguno.

Que el Demandado registró

y hace uso de mala fe del dominio cuestionado, dado el carácter notorio

de la marca sobre la cual se insta el presente procedimiento, y el deseo implícito

del Demandado en querer apropiarse de la imagen corporativa y comercial de la

Demandante extensamente conocida entre el público consumidor.

Que se cumplen los requisitos

establecidos en la Política Uniforme y en el Reglamento en cuanto a su

aplicación y a la transferencia del dominio al Demandante, siendo aplicables

al caso no sólo aquellos textos normativos, sino también Convenios

internacionales y leyes nacionales en materia de protección de los derechos

marcarios y de sanción de actos realizados en competencia desleal.

B. Demandado

El Demandado no ha presentado

Escrito de Contestación a las alegaciones de la Demandante, habiéndosele

notificado dicho escrito y habiendo dispuesto del plazo previsto en la Política

Uniforme y en el Reglamento para ello.

Se puede colegir, por tanto,

que el Demandado no ha querido formular oposición alguna a las alegaciones

del Demandante.

6. Debate y Conclusiones

Reglas aplicables

El Parágrafo 15.(a)

del Reglamento permite que el Panel Administrativo resuelva la Demanda sobre

la base de las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con

la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas

y principios de derecho que considere aplicables. Casos ya resueltos por el

Centro llegan a extender el manto normativo del que el Panelista se puede servir

incluso a las normas y disposiciones de Derecho nacional cuando se den determinadas

circunstancias, a saber: que ambas partes sean nacionales de un mismo país

y que no residan en diferentes países a los que se apliquen, por consiguiente,

diferentes ordenamientos jurídicos (Casos D2000-0001

y D2000-0896).

Por ello, esta decisión

se fundamenta en la Política Uniforme, en el Reglamento, así como

en la legislación española sobre protección de marcas y

signos distintivos y la regulación sobre prohibición de prácticas

consideradas como desleales.

Examen de los presupuestos

para la estimación de la demanda contenidos en el Parágrafo 4

de la Política Uniforme y Parágrafo 3.(b).ix del Reglamento

De acuerdo con tales disposiciones,

la Política Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den

los tres siguientes elementos:

Que el nombre de dominio

controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión

con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante

tenga derechos,

Que el demandado no tenga

derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio,

Que el demandado posea

un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de

mala fe.

A fin de llegar a su decisión,

este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo

10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia

relativa y peso de las pruebas aportadas en relación con los hechos sobre

los que gira la controversia.

"4.a.(i) Identidad

o similitud hasta el punto de causar confusión"

A la vista de las copias

de las certificaciones de marca aportadas por la Demandante, en las que ha probado

una titularidad de un registro de marca nacional y comunitaria sobre el vocablo

"SANTANDERCENTRALHISPANO", registrada en todas las clases del Nomenclátor

Internacional (en el caso de la marca española), y a la vista del nombre

de dominio cuestionado, consistente en <santandercentralhispano.com>,

ha de llegarse a la conclusión obvia de que existe una identidad absoluta

entre los dos signos distintivos, excepción hecha del sufijo <.com>

que, en este tipo de comparaciones, no debe contar decisivamente, como infinidad

de decisiones del Centro han puesto de manifiesto anteriormente.

En conclusión, el

Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parágrafo 4.a.(i)

de la Política Uniforme.

"4.a.(ii) Ausencia

de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio

<santandercentralhispano.com>

Queda demostrado que el

Demandante ostenta un derecho o titularidad de marca sobre la denominación

"SANTANDERCENTRALHISPANO", mientras que el Demandado no ha demostrado

poseer o ser titular legítimo de cualquier derecho o interés no

ya sobre el dominio cuestionado, sino sobre los mismos vocablos que lo forman.

Asimismo, la denominación social de la Demandante coincide exactamente

con el dominio cuestionado, y hay que poner de manifiesto que la denominación

social, en cuanto forma de signo distintivo, constituye también un interés

digno de protección de acuerdo con la Política Uniforme, el Reglamento

y el resto de normativa nacional aplicable.

El Demandado, como decimos,

no ha probado ninguno de los requisitos que prevé el Parágrafo

4.c) de la Política Uniforme para demostrar que tiene algún tipo

de interés legítimo defendible o que justifique su titularidad

del nombre de dominio cuestionado. Por el contrario, el Demandante ha puesto

de manifiesto la ausencia de dicho interés. Debe tenerse presente que

la marca <SANTANDER CENTRAL HISPANO>, al estar registrada en las 42 clases

del Nomenclátor Internacional constituye sin duda una marca notoria.

En este sentido, merece

la pena poner de manifiesto cómo los titulares de este tipo de marcas

van a poseer una protección añadida, especial, en la nueva Ley

de Marcas, recientemente aprobada, ya con carácter definitivo por el

Congreso de los Diputados español, y a la espera únicamente de

la sanción real, consistente en la prohibición de que cualquier

tercero pueda registrar como nombre de dominio aquellos que coincidan literal

o sustancialmente con los signos distintivos (marcas) notorios ya registrados.

En consecuencia, creo oportuno considerar que, dándose las circunstancias

legislativas relatadas, por cuestiones de economía y de interpretación

conforme al espíritu de las leyes y de la realidad social actual, la

Demandante pueda también ser digna de protección de su interés

legítimo sobre la marca <SANTANDER CENTRAL HISPANO>, siéndole

negado dicho interés, simultáneamente, al Demandado.

Consecuentemente, y a la

vista de las pruebas presentadas, entiendo que se da el requisito exigido por

el Parágrafo 4.a.(ii) de la Política Uniforme.

"4.a.(iii) Registro

y uso del nombre de dominio de mala fe por parte del Demandado"

El requisito de la mala

fe se estructura en la Política Uniforme sobre la base de las circunstancias

que a título indicativo se establecen en su Parágrafo 4.(b). Fundamentalmente,

de aquí se deriva que existe mala fe en el uso y registro del nombre

de dominio disputado si se impide la legítima actividad comercial del

Demandante o si el Demandado exige una cantidad de dinero (obtención

de un lucro) a cambio de la transferencia del dominio, entre otros supuestos.

Como ha puesto de manifiesto

el Demandante, el Centro ha venido considerando repetidamente que la falta de

uso de la página web relacionada con el dominio cuestionado, su mantenimiento

en blanco, o su dedicación a actividades tales como el registro de dominios

o similares, cuando ello, además, se hace en condiciones de similitud

o identidad entre el nombre de dominio y los derechos de marca legítimos

del Demandante, debe ser considerado como prueba de existencia de un uso y registro

de mala fe del dominio (Casos OMPI D2000-0003,

D2000-0018 ó D2000-0239,

entre otras muchas).

A ello ha de añadirse

el dato de que la actividad mercantil y comercial desarrollada por la Demandante

son tan notorias y están tan extendidas en el mercado, que se hace imposible

para un consumidor medio, residente en el mismo territorio donde la Demandante

desarrolla su actividad empresarial usual, desconocer dichas actividades o el

renombre y notoriedad de las marcas y denominaciones sociales asociadas a aquélla.

Por todo ello, el Panelista

entiende que el nombre de dominio <santandercentralhispano.com> fue registrado

y es usado de mala fe por el Demandado.

7. Decisión

De acuerdo con lo dispuesto

en los Parágrafos 4 (i) de la Política Uniforme y 15 del Reglamento,

la Demandante ha probado que el nombre de dominio disputado es idéntico

a los registros de marca de los que es titular; que el Demandado carece de interés

legítimo o derecho en el uso del nombre en cuestión; y que el

Demandado usa y ha registrado dicho nombre de mala fe, todo lo cual no ha quedado

desvirtuado por el Demandado.

Por consiguiente, conforme

con los preceptos antes mencionados, se acuerda la transferencia del nombre

de dominio <santandercentralhispano.com> a la Demandante, de acuerdo con

los remedios jurídicos por ella solicitados.

Jose Carlos

Erdozain

Panelista Único

Fecha: 3

de diciembre de 2001