Industria de Diseno Textil, S.A. v. Jose Charroalde

Centro de

Arbitraje

y

Mediación de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) v. José

Charroalde o BOSSTEL 21 S.L.

Caso No. D2001-0582

1. Las Partes

La Demandante es Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), una

sociedad anónima española, con sede principal en Edificio Inditex, Avda.

de la Diputación, Arteixo 15142, La Coruña, España, representada

en este procedimiento por la Sra. Helena Fernández González, de Clarke, Modet

& Co., Madrid, España.

La persona citada como Demandado por la Demandante, de acuerdo a la base de

datos Whois de la entidad registradora Register.com es el señor José

Charroalde, con domicilio en Avda. Santa Ana, 16 - 8ºb, Lejona, VI 48940, España.

Quien efectivamente se ha presentado a contestar la demanda es la sociedad limitada

española BOSSTEL 21 S.L., (en adelante "BOSSTEL"), con domicilio

social en calle Estartetxe 17, 48940 LEIOA (Bizkaia), España, representada

en este procedimiento por Borja Ayestaran Bea, de Juan XXIII 1 Entpta., 48970

Basauri (Bizkaia), España, e indicando como persona de contacto al Sr.

José Ramón Txarroalde, con igual dirección que BOSSTEL. El Panel considera que

el demandado en este procedimiento es el señor Charroalde quien también

actúa como BOSSTEL, y que la contestación de la demanda presentada por la mercantil

lo ha sido también en nombre de la persona individual del Demandado. Así deberá

constar en la carátula de este procedimiento. Ver lo resuelto al punto 6.1.

infra.

2. El nombre de dominio y la entidad registradora

El nombre de dominio en disputa es <pullandbear.com>, registrado ante

Register.com, de 575 8th Ave., 11th Floor, New York, NY 10018, EE.UU.

3. Iter procedimental

El 23 de abril de 2001 se presentó por vía electrónica al Centro de Arbitraje

y Mediación de la OMPI una demanda que se somete a decisión de acuerdo a la

Política Uniforme para la Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio adoptada

por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN)

el 26 de agosto de 1999 (la Política), el Reglamento para la Política Uniforme

para la Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio, aprobado por ICANN

el 24 de octubre de 1999 (el Reglamento) y el Reglamento Adicional para la Política

Uniforme para la Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio (Reglamento

Adicional). El 24 de abril de 2001 la demanda se envió en soporte papel. El

mismo día el Centro acusó recibo de la demanda.

El 25 de abril de 2001 la entidad registradora correspondiente envió una confirmación

de los datos de registro del nombre de dominio, en respuesta al pedido del Centro.

El 1° de mayo de 2001 el Centro procedió a constatar el cumplimiento de requisitos

formales por la demanda, y a notificar al Demandado la demanda y el comienzo

del procedimiento administrativo. El 19 de mayo de 2001 el Demandado envió su

contestación de demanda mediante un correo electrónico al Centro.

El 22 de mayo de 2001 el Demandado envió su contestación de demanda en soporte

papel. En la contestación de demanda BOSSTEL solicita que el idioma del procedimiento

sea el español.

El 26 de junio de 2001, después de haber recibido la Declaración de Aceptación,

Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el Centro lo designó miembro

único del grupo administrativo de expertos (Panel Administrativo o Panel) en

este procedimiento. La fecha límite para que el Panel emita su decisión en la

disputa es el 9 de julio de 2001.

El día 26 de junio de 2001 el Panel dictó la orden de procedimiento Nro. 1,

que dice:

1. Considerando que el día de la fecha ha sido designado el Panel Administrativo,

y que el mismo sólo ha recibido la versión electrónica del expediente, con la

demanda y la contestación de demanda, sin anexos;

2. Teniendo en cuenta que las Partes en este procedimiento son de nacionalidad

española o residen en España, y que el panelista actuante tiene

como lengua la española y conoce y utiliza suficientemente el idioma

inglés;

3. Teniendo en cuenta que la demanda se ha presentado en inglés, aunque acompañando

ciertos documentos en español sin traducción al inglés por no considerarlo

necesario (punto V, 13 de la demanda);

4. Teniendo asimismo en cuenta que el acuerdo de registro del nombre de dominio

en disputa está en idioma inglés (punto IV, 11 de la demanda) y que el Parágrafo

11 del Reglamento establece que el idioma de ese contrato, salvo acuerdo de

partes o que el Panel determine otra cosa, será el idioma del procedimiento;

5. Teniendo además en cuenta que el demandado ha solicitado en los puntos IV,

11 y VII de la contestación de demanda que por ser ambas partes de nacionalidad

española el procedimiento se tramite en español, aunque sin haber

cuestionado la procedencia de la elección del idioma utilizado en la demanda

ni haber expresado que no ha comprendido el idioma de la demanda; por el contrario,

el demandado se refiere sin observaciones a varias porciones de la demanda tomando

posición frente a ellas, aceptando o rechazando las mismas;

6. Teniendo finalmente en cuenta que resulta necesario que el Panel decida

sobre esta cuestión de inmediato y de manera equitativa, aunque sin afectar

los actos cumplidos antes de la designación del panelista por el Centro, y sin

demorar el trámite del procedimiento ni aumentar sus costos para las Partes,

El Panel Administrativo, conforme con el Parágrafo 11 del Reglamento resuelve:

a) El procedimiento continuará en idioma español, en el que será redactada

la presente orden, cualesquiera otras órdenes del Panel, así como comunicaciones

de las Partes y la decisión sobre el mérito de esta disputa.

b) No requerir traducción de las presentaciones de las partes anteriores a

la presente orden ni de sus documentos anexos.

Con fecha 29 de junio de 2001 la Demandante presentó un pedido de admisión

de ciertas alegaciones en relación con la contestación de demanda presentada

por Bosstel 21 S.L., en particular planteando la Demandante la falta de legtimación

activa de aquélla para estar en este procedimiento.

Con fecha 2 de julio de 2001 el Panel dictó la orden de procedimiento Nro.

2, que dice:

1. Habiendo la demandante con fecha 29 de junio de 2001 solicitado al Panel

se le admita una presentación en la que cuestiona la legitimación pasiva de

la entidad que se ha presentado a contestar la demanda, a la vez que efectúa

otras observaciones a la contestación de demanda.

2. Considerando el Panel que la demandante se puede haber considerado con derecho

a la petición, y que el demandado citado por la demandante y la entidad mencionada

deben tener la oportunidad de contestar la petición.

El Panel Administrativo resuelve:

a) Admitir para la consideración del Panel la presentación de la demandante

de fecha 29 de junio de 2001, con sus anexos.

b) Otorgar hasta el día 5 de julio de 2001 inclusive al demandado citado por

la demandante y a la entidad que se ha presentado a contestar la demanda la

oportunidad para contestar la presentación mencionada en a). La contestación

deberá efectuarse por e-mail cursado al Panel, con copia a la Demandante y al

Administrador del Caso. En caso de contener anexos en formato no electrónico,

éstos deberán enviarse por facsímil al número 54-11-43253155 del panelista,

y a los números identificados a ese efecto respectivamente por la Demandante

y el Administrador del caso.

c) No admitir ninguna otra presentación de las Partes en este procedimiento.

El 5 de julio de 2001 (dentro del plazo que le fue acordado) BOSSTEL presentó

un escrito por e-mail, en contestación de las alegaciones de la Demandante de

fecha 29 de junio de 2001, el que se admite para la consideración del Panel.

El Panel determina que ha sido correctamente constituido, que la demanda ha

cumplido con los requisitos formales exigidos, y que se han pagado los aranceles

correspondientes.

4. Antecedentes de hecho

La Demandante es titular de los siguientes registros marcarios:

REGISTRO No.

FECHA CONCESION

PAÍS DE REGISTRO

MARCA

2117633

22/02/1999

ESPAÑA

PULL & BEAR

1123513

05/05/1987

ESPAÑA

PULL & BEAR

1658702

01/08/1992

ESPAÑA

PULL & BEAR

1658696

21/11/1994

ESPAÑA

PULL & BEAR

112813

14/12/2000

MARCA COMUNITARIA

PULL & BEAR

616136

21/03/1994

INTERNACIONAL

PULL & BEAR

620575

24/05/1994

INTERNACIONAL

PULL & BEAR

630069

30/12/1994

INTERNACIONAL

PULL & BEAR

1776594

15/06/1993

ESTADOS UNIDOS

PULL & BEAR

817711732

19/03/1996

BRASIL

PULL & BEAR

1506717

28/02/1994

ARGENTINA

PULL & BEAR

337852

23/04/1996

COREA DEL SUR

PULL & BEAR

A 624593

26/07/1995

AUSTRALIA

PULL & BEAR

234942

14/07/1995

NUEVA ZELANDA

PULL & BEAR

4452/1993

18/06/1993

DINAMARCA

PULL & BEAR

256128

04/03/1994

SUECIA

PULL & BEAR

136690

25/04/1994

FINLANDIA

PULL & BEAR

4164676

10/07/1998

JAPON

PULL & BEAR

La Demandante ha usado y promovido su marca "PULL & BEAR" desde

1985 para indumentaria, calzado, sombreros y ropa deportiva, junto con accesorios

para vestimenta, agua de colonia y distintas clases de accesorios de toilette

para damas y caballeros.

El volumen de ventas para la marca PULL & BEAR en 1999 fue de US$ 120 millones.

Para el año 2000 el volumen de ventas ha sido aproximadamente de US$

140 millones.

La Demandante es titular de los nombres de dominio <pullbear.es> (a través

de una compañía subsidiaria totalmente controlada), <pullbear.com>,

<pullbear.org>, <pullbear.net>, <pullandbear.org> y <pullandbear.net>.

El 17 de enero de 2000 el Demandado registró el nombre de dominio <pullandbear.com>

ante la entidad registradora Register.com.

El 15 de noviembre de 2000 la Demandante envió al Demandado una carta de cese

de uso y en la que se le manifestaba que el registro del nombre de dominio se

consideraba infracción marcaria. La carta no fue contestada por el Demandado.

El acuerdo de registro de Register.com de acuerdo al cual se efectuó el registro

del nombre de dominio en disputa incorpora por referencia a la Política de la

ICANN en vigencia, la que determina que este Panel es competente para la resolución

de la disputa en el presente procedimiento.

5. Alegaciones de las partes

A. Demandante (escrito de demanda):

- El nombre de dominio en disputa y las marcas de la demandante son absolutamente

idénticos. El símbolo "&" que figura en las marcas no está disponible

para registrar nombres de dominio, y es equivalente a "and" (en inglés).

El demandado simplemente tradujo el significado de dicho signo en palabras para

conseguir el registro de la marca "PULL & BEAR" como nombre de

dominio <pullandbear.com>.

- El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de

dominio. No hay persona alguna, salvo la demandante misma, que posea derechos

marcarios sobre PULL & BEAR en España, a menos que lo autorice la

demandante, lo que no es el caso del demandado. El demandado vive en España

y es muy probablemente ciudadano español de acuerdo a su nombre y domicilio;

vive en el área geográfica donde la marca PULL & BEAR es famosa, y donde

los productos y tiendas PULL & BEAR se promocionan en los medios y están

presentes en el mercado, como también lo son en la provincia de residencia del

demandado. En Vizcaya hay cinco establecimientos con el nombre comercial PULL

& BEAR y donde se venden en exclusiva productos con la marca PULL &

BEAR. La demandante no puede entender que el demandado tenga buena fe, basada

en la ausencia de conocimiento de la marca PULL & BEAR, por las razones

indicadas.

- El demandado tiene su residencia en una dirección ubicada a cinco minutos

de un centro comercial donde existe un punto de venta de PULL & BEAR. Ello

prueba el conocimiento de la marca que tiene el demandado y su intención de

obtener un beneficio con el registro de una marca famosa como nombre de dominio.

- Debido a la ocupación del nombre de dominio <pullandbear.com> la Demandante

ha sido obligada a alojar su sitio web bajo el nombre de dominio <pullbear.com>,

ya que el demandado no está permitiendo a la Demandante que desarrolle su actividad

comercial en la Internet bajo <pullandbear.com>, que representa de manera

exacta y completa la marca de la Demandante.

- La mayor parte de los consumidores españoles identificarían inmediatamente

la marca "PULL & BEAR", y la relacionarían con la Demandante.

Si existiera una clasificación de marcas famosas o renombradas en España

PULL & BEAR estaría incluida en ella cualquiera fuera el criterio para confeccionar

la lista.

- El propósito presunto del demandado para registrar el nombre de dominio ha

sido revendérselo a la demandante o quizá, alquilárselo.

- La falta de uso del nombre de dominio es una evidencia de mala fe, o sugiere

mala fe oportunista, o es prueba de "acaparamiento" del nombre de

dominio. La cuestión principal no es si el demandado está ejecutando una acción

positiva de mala fe en relación al nombre de dominio, sino si –teniendo en cuenta

todas las circunstancias del caso – puede decirse que el demandado está actuando

de mala fe. No es concebible que la persona o personas detrás del demandado

no sean conscientes de que la marca en cuestión es bien conocida. Corresponde

que el panel aplique el derecho nacional y los principios del mismo cuando las

partes tienen su residencia en el mismo país. En el caso corresponde la aplicación

de la ley española de marcas de 1988, especialmente artículos 30 y 31,

la Convención de París, artículo 6bis 1 y el acuerdo ADPIC/TRIPS.

B. Demandado (contestación de demanda):

- El demandado en el presente procedimiento administrativo es BOSSTEL 21 S.L.,

su domicilio social se halla en la calle Estartetxe 17, 48940 LEIOA (Bizkaia)

ESPAÑA.

- El demandado ostenta derechos e intereses legítimos con respecto al nombre

de dominio a los efectos del párrafo 4 (a) (ii), mediante la acreditación de

los preparativos demostrables de uso del nombre de dominio en relación a una

oferta seria de productos y servicios (conforme se establece en el párrafo 4

(c) (i)), y que el demandado está haciendo un uso no comercial legítimo y justo

del nombre de dominio, sin el propósito de un beneficio comercial para alejar

engañosamente a los consumidores o desacreditar la marca o marca de servicio

en cuestión (conforme se establece en el párrafo 4 (c) (iii)).

- No se niega lo afirmado por la Demandante en cuanto a las marcas "PULL&BEAR"

registradas por el demandante para la explotación de sus negocios de ropa, calzados,

sombrerería, ropa de sport, accesorios de ropa, agua de colonia y diferentes

tipos de accesorios de baño y maquillajes para hombres y mujeres, y su

identidad fonética con el dominio pullandbear.com. Se niega que el demandante

haya sido obligado a presentar su website bajo el nombre de <www.pullbear.com>,

ya que este dominio fue registrado con fecha 21.01.97. Asimismo, el demandante,

tiene registrados los dominios <pullbear.net> y <pullbear.org>,

con fechas 17.09.99 y 06.10.99. El dominio objeto del presente procedimiento

administrativo fue registrado con fecha 17.01.00, por el demandado y por lo

tanto no es cierta la afirmación de que la demandante se ha visto obligado a

presentar su website bajo el nombre <www.pullbear.com>, ya que siempre

lo ha hecho así, y con anterioridad a la inscripción del dominio por el demandado.

- Se niega el carácter notorio de la marca PULL&BEAR como marca de prendas

de vestir, desconociéndose su existencia.

- Se niega que le fuera notificada a BOSSTEL acta notarial alguna, por parte

del demandante.

- No es cierto que no existe ninguna persona ni corporación para el uso de

la marca PULL&BEAR. La corporación demandada BOSSTEL 21 S.L. tiene solicitada

la marca mixta de "pullandbear telecomunicaciones", con el número

2374638 (6), de clase 38, para los "servicios de alquiler de aparatos de

telecomunicaciones (fax, módems, teléfonos); servicios de telecomunicaciones

a través de redes mundiales de comunicación; servicios de transmisión de mensajes,

imágenes o comunicaciones asistidas por ordenador; mensajería electrónica".

Dicha solicitud ha sido publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial en

España, con

fecha 16 de Marzo de 2001, como se acredita en ANEXO II, sin que la misma haya

sido impugnada.

- El demandado tiene un interés legítimo en el uso del dominio cuestionado,

puesto que ejerce una actividad económica de prestación de servicios. Así, la

demandada cuenta con un pabellón (almacén) y un local abierto al público.

- Si bien el dominio controvertido <pullandbear.com> y la marca PULL&BEAR"

son fonéticamente idénticos, los servicios a que se refiere aquél y los productos

que se identifican con esta, son totalmente diferentes por lo que no cabe confusión

ante los consumidores. Llamamos la atención del Tribunal en el sentido de que

según el derecho español, las marcas sirven para distinguir en el mercado

productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares

de otra persona, según la Ley española 32/1988 de Marcas (aludida por

la demandante). Asimismo, resulta de interés la Sentencia del Tribunal Supremo

Español de su Sala 1ª, de fecha 17 de marzo de 2000 y que se acompaña

mediante ANEXO IV, y que consagra el principio de especialidad en la respectiva

tutela de cada una de las marcas.

- El demandado tiene derechos e intereses legítimos con respecto al nombre

de dominio al tener solicitada y publicada la marca "pullandbear telecomunicaciones"

ante la Oficina española de marcas y patentes y además, el demandado

ejerce una actividad económica de prestación de servicios de telecomunicaciones,

con un establecimiento abierto al público.

- En absoluto cabe concluir que el nombre de dominio ha sido registrado y está

siendo utilizado de mala fe. Dicho nombre de dominio ha sido registrado para

el diseño de una página Web que comercialice los servicios (telecomunicaciones)

a que se dedica la demandada, absolutamente diferentes a los productos que comercializa

la demandante. Tampoco cabe afirmar que el dominio se ha registrado con el fin

de impedir su uso al demandante, como quiera que éste usaba el dominio pulbear.com,

con anterioridad al registro por el demandado del dominio hoy controvertido.

C) Demandante (presentación del 29 de junio de 2001):

- En este procedimiento debe actuar la persona que consta como titular en el

contrato de registro –José Charroalde- y por consiguiente en el whois como demandado

y no un tercero -Bosstel 21, S.L.- absolutamente desconocido hasta el momento

presente. Se podría aplicar el art. 10 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento

Civil en España, que señala: "serán considerados partes legítimas

quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica

u objeto litigioso". El demandado recibió un requerimiento, por lo que

pudo haber informado en ese momento que la parte interesada era la sociedad

Bosstel 21, S.L.y acreditar su relación con el titular del nombre de dominio,

cosa que no hizo. En una clara demostración de mala fe el demandado efectuó

la solicitud de marca española nº 2.374.638/6 "Pullandbear telecomunicaciones"

a nombre de Bosstel 21, S.L., al efecto de no ser asociada con la personalidad

del titular de la marca con el titular del nombre de dominio.

- El demandante, a pesar de lo que indica en su contestación el demandado,

ha presentado escrito de alegaciones ante la OEPM (adjuntamos el escrito como

Anexo A) objetando el acceso al registro de la marca presentada por Bosstel

21, S.L. por infringir los derechos de varias marcas registradas por el demandante,

gozando además dichas marcas de un reconocimiento y renombre en España,

donde la solicitud de marca tiene efectos. Por lo tanto dicha solicitud de marca

es una clara muestra de la mala fe que mueve al demandado. La marca española

nº 2.374.638/6 se solicita unos meses después de haber recibido el requerimiento

enviado por la demandante, siendo perfectamente consciente de la infracción

que suponía dicha solicitud en los derechos de exclusividad que asisten a Industria

de Diseño Textil, S.A. Dicha solicitud supone por tanto una prueba evidente

de la mala fe demostrada hasta entonces, reforzada por el conocimiento de la

existencia de derechos de exclusividad de los que goza el demandante.

- Al objeto de establecer una cronología de los hechos y circunstancias que

han tenido lugar y han de ser consideradas por el panelista, se muestra una

descripción de los mismos:

Fecha registro nombre de dominio: 17/01/2000

Fecha Requerimiento: 16/11/2000

Fecha solicitud de marca: 31/01/2001

Fecha de presentación de la demanda: 23/04/2001

Fecha de presentación de alegaciones contra la solicitud de marca de Bosstel

ante la OEPM: 29/05/2001

- El titular del nombre de dominio impugnado posee intereses obvios en Bosstel

21, S.L. ya que es el administrador solidario de dicha sociedad, y evidentemente

tenía conocimiento de cada uno de los hechos arriba descritos, es decir, de

la solicitud del nombre de dominio, del contenido del requerimiento, de la solicitud

de marca y de la interposición de la demanda.

- La réplica a la demanda vulnera uno de los principios básicos de la Política

de Resolución de Controversias de ICANN además de contravenir y no respetar

los Principios generales de Derecho Procesal respecto a la legitimación pasiva.

- Si bien es cierto que una marca está asociada a unos determinados productos

y servicios en virtud de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios

de Niza de 15 de Junio de 1957 y es aplicable al mundo real, esta circunstancia

no concurre en el mundo virtual, de tal forma que sólo es posible un único nombre

de dominio para todo tipo de productos y servicios, no cabiendo la posibilidad

de que coexistan dos nombres de dominio idénticos.

- De esta forma, el legítimo titular de la marca se ve obstaculizado para actuar

en la Red bajo la marca por la que es conocida en el mundo real y para vender

los productos identificados por el público bajo la marca "pull & bear".

- Se solicita que la réplica presentada no se tenga en consideración en el

procedimiento, ya que no ha sido presentada por persona legitimada para ello,

y que los hechos y cronología detallados en este escrito se incluyan entre los

elementos justificativos de la mala fe imputable al demandado (solicitud de

marca y ocultación de identidad en la réplica a la demanda, contestando un tercero

que no guarda relación con el procedimiento y que no se encuentra legitimado

para contestar).

D) Demandado (Contestación de BOSSTEL del 5 de julio de 2001 a las alegaciones

del 29 junio de 2001 de la Demandante):

- Existe una identidad entre la persona física D. JOSE CHARROALDE, y la persona

jurídica BOSSTEL 21 S.L. José Charroalde interviene en este proceso como persona

de contacto del demandado, es administrador del demandado y propietario mayoritario.

La sociedad BOSSTEL 21 S.L., es la forma jurídica utilizada por el demandado

para el desarrollo de su actividad mercantil, esto es, constituye únicamente

un instrumento del que se sirve D. JOSE CHARROALDE y por lo tanto dicha sociedad

carece de la condición de tercero. No existe ninguna dificultad en admitir a

BOSSTEL 21 S.L. en la posición del demandado, ya que ésta actúa a través de

D. JOSE CHARROALDE, es propiedad del mismo, y éste conoce perfectamente el proceso

formando parte de él.

- Según las alegaciones de la demandante "Debe ponerse en relieve asimismo

que el titular del nombre de dominio impugnado posee intereses obvios en BOSSTEL

21, S.L., ya que es administrador solidario de dicha sociedad, y evidentemente

tenía conocimiento de los hechos arriba indicados …" Evidentemente, la

demandante conoce la identidad entre D. JOSE CHARROALDE y BOSSTEL 21 S.L., luego

no es para ella un "desconocido absoluto."

- Se reprocha por parte de la demandante no haber acreditado la relación entre

D. JOSE CHARROALDE y BOSSTEL 21 S.L. En España estos datos figuran en

un Registro Público, y el registro de las sociedades se publica en un Boletín

Oficial, llamado el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

- En lo referente a la cronología de los hechos que hace la demandante, decir

únicamente dos cosas: 1.º Que la demandante mezcla actos realizados por o hacia

D. JOSE CHARROALDE o BOSSTEL 21 S.L., sin hacer distingo alguno, por lo que

admite tácitamente, a juicio de esta parte, la identidad entre ambos. 2.º Que

en la cronología de los hechos, falta añadir el registro del nombre de

dominio <pullbear.com> con fecha 21.01.97, a favor de la demandante, utilizando

dicho dominio desde entonces. Es decir, si la demandante en enero de 1997, ya

registró su dominio de esa forma ¿Porqué también quiere el perteneciente al

demandado? ¿Porqué no lo solicitó en esa fecha?

- Que reconociendo la posibilidad de confusión y no ignorando los derechos

que pudieran asistir a la demandante, así como para acreditar la buena fe de

la demandada, ésta se compromete a no transmitir el dominio controvertido a

ninguna de las competidoras de la demandante, así como a no intervenir en el

mercado de la demandante, ni a comercializar sus productos u otros similares.

Entendemos que con ello, quedará salvaguardada la transparencia del mercado,

puesto que tanto demandante como demandado tendrán sus propios dominios ofreciendo

productos aquél y servicios éste diametralmente diferentes.

6. Debate y conclusiones

6.1. Legitimación pasiva

La mercantil BOSSTEL se ha presentado a contestar la demanda, alegando que

el señor Charroalde es su persona de contacto. El señor Charroalde

es quien ha registrado el nombre de dominio a su propio nombre. En los datos

de registro del nombre de dominio en disputa la mercantil BOSSTEL no figura

en ninguno de los campos según lo indica la entidad registradora. Con la contestación

de demanda no se adjunta documento alguno proveniente del señor Charroalde,

quien tampoco firma la presentación. En tales circunstancias y según los términos

estrictos del Reglamento, el Centro podría haber considerado que existe una

situación de rebeldía, o falta de personación del señor Charroalde y

falta de contestación de la demanda.

El Reglamento, Parágrafo 1 ("Definiciones") establece que "se

entenderá por parte al demandante o al demandado", y que "se entenderá

por demandado el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual

se ha iniciado una actuación en relación con una demanda".

En los términos del Reglamento la calidad de demandado la proporcionan dos

circunstancias: ser el registrante del nombre de dominio y que el demandante

haya dirigido su demanda contra ese registrante. A los fines de este procedimiento,

la contestación de demanda puede ser presentada por otra persona o entidad a

su nombre.

El Centro consideró que la demanda fue contestada. Después de examinar la presentación

de fecha 29 de junio de 2001 de la Demandante y las alegaciones de fecha 5 de

julio de 2001 de BOSSTEL, el Panel confirma que la demanda ha sido contestada,

y encuentra que existe una relación entre el señor Charroalde y BOSSTEL.

Sin embargo, ello no afecta la identificación que al presentar la demanda efectuó

la Demandante, que se basó en la única información disponible para ella y que

figuraba en la base de datos WHOIS de la entidad registradora. La Demandante

ha cumplido con todas sus cargas al haber enviado la demanda exclusivamente

al señor Charroalde. El señor Charroalde sigue siendo el Demandado

en este procedimiento. La contestación de la demanda beneficiará o perjudicará

tanto al señor Charroalde como a BOSSTEL. En lo que concierne particularmente

al señor Charroalde, el Panel considera que no puede beneficiarse por

el mero hecho de estar actuando con la forma jurídica de sociedad mercantil,

hecho que no denunció al registrar el nombre de dominio, ni por sí posteriormente.

En consecuencia el Panel dispone que el presente procedimiento D2001-0582 del

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI tenga como carátula "Industria

de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) v. José Charroalde o BOSSTEL 21

S.L.", lo que así deberá hacer constar el Centro en su identificación del

caso.

6.2. Identidad o similitud confundible

La titularidad de los derechos marcarios de la Demandante sobre la marca PULL

& BEAR está acreditada, y no ha sido cuestionada por BOSSTEL. Esos derechos

marcarios son anteriores al registro del nombre de dominio.

La identidad fonética del nombre de dominio ha sido afirmada por la Demandante,

y ha sido aceptada por BOSSTEL. El Panel, coincidiendo con las Partes, tiene

por cumplido el requisito del Parágrafo 4(a)(i) de la Política.

6.3. Derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio

La Demandante niega que el Demandado Sr. Charroalde posea derechos o intereses

legítimos sobre el nombre de dominio, entre otras cosas porque este carece de

toda autorización de la titular de la marca PULL & BEAR para usarla o inscribirla

como nombre de dominio. El Sr. Charroalde no se ha presentado por sí en este

procedimiento, pero aún si como lo admite este Panel le fueran atribuibles las

alegaciones y elementos de prueba aportados por BOSSTEL, la situación tampoco

le es favorable por las siguientes razones:

Ni el Sr. Charroalde ni BOSSTEL han sido conocidos comúnmente por el nombre

de dominio PULLANDBEAR. Antes del 15 de noviembre de 2000, fecha de la notificación

de la carta de cese de uso notarial enviada por la Demandante ni el Sr. Charroalde

ni BOSSTEL efectuaron uso alguno bona fide del nombre de dominio.

La solicitud de la marca española PULLANDBEAR TELECOMUNICACIONES (y

diseño) por BOSSTEL es posterior al registro del nombre de dominio. Además

de que la marca no ha sido concedida, la fecha posterior de la solicitud impide

considerarla como base para la adquisición de derechos o intereses legítimos

sobre el nombre de dominio. Además, es por lo menos dudoso que BOSSTEL pueda

obtener la concesión dada la oposición de la Demandante ante la OEPM (ver escrito

de 29 de junio de 2001 de la Demandante), planteo que no ha sido negado por

BOSSTEL en su escrito de 5 de julio de 2001.

No se ha acreditado uso alguno de la expresión PULLANDBEAR en telecomunicaciones,

informática, ni para proteger ningún producto, servicio o actividad alguna.

La mercantil que se ha presentado en este procedimiento es BOSSTEL, la que se

identifica en el comercio por esa denominación y no por otra. El carácter de

socio del señor Charroalde en BOSSTEL, sociedad mercantil constituida

el 9 de julio de 1999, no permite por sí solo inferir a los fines de este procedimiento

que el señor Charroalde o BOSSTEL tengan algún derecho sobre la expresión

PULLANDBEAR aplicada a telecomunicaciones ni a campo alguno de productos o servicios.

La documentación acompañada por BOSSTEL considerada por el Panel no

prueba ningún preparativo serio de uso de la expresión PULLANDBEAR. La solicitud

de marca – resistida por la Demandante ante la OEPM – no es sino un mero derecho

en expectativa. Es justamente a la Demandante a quien no se le puede oponer

la solicitud de marca como preparativo serio.

La solicitud de la marca PULLANDBEAR TELECOMUNICACIONES (y diseño) por

parte de BOSSTEL es para una expresión compleja con un elemento de diseño.

El aditamento de "telecomunicaciones" obviamente no podría ser reivindicado

para la clase solicitada, que es la 38, precisamente destinada a las telecomunicaciones

entre otras cosas. El aditamento entonces aparece como un muy probable intento

de distinguirse de lo que es una marca ajena, al menos en otras clases.

En tales circunstancias, el Panel considera que la Demandante ha probado que

el Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio

(Política, Parágrafo 4(a)(ii)).

6.4. Registro de mala fe

La Demandante afirma que el registro del nombre de dominio se hizo con el propósito

de revenderlo o alquilarlo a la Demandante. Ello no ha sido probado. Sin embargo

no se agota allí la cuestión de si el registro ha sido efectuado con mala fe.

Por una parte, es una presunción de mala fe, aunque no concluyente, que ante

la carta notarial de cese de uso que se remitió al domicilio del Sr. Charroalde

indicado por él en ocasión de registrar el nombre de dominio (el único conocido

por la Demandante), ni el Sr. Charroalde ni BOSSTEL se hayan molestado en contestarlo.

Por otra parte, el Panel considera probadas las alegaciones de la Demandante,

de que PULL & BEAR es una marca muy conocida en España para vestimenta.

Además, por la cercanía de un local comercial de PULL & BEAR respecto del

domicilio del Sr. Charroalde no es concebible que éste ignorara la existencia

anterior de dicha marca. Lo mismo cabe concluir respecto de BOSSTEL, cualquiera

sea su domicilio, si el Sr. Charroalde tiene tanta injerencia en la conducción

o administración de la mercantil según lo afirma el representante de esta.

En tales circunstancias cabe inferir que el propósito del registro del nombre

de dominio ha sido aprovecharse del prestigio y reconocimiento de la marca ajena

PULL & BEAR para obtener ganancia comercial proveniente de la confusión

del público que busque en Internet la marca de la Demandante. La confusión se

provoca en cuanto al origen, patrocinio o apoyo de la empresa Demandante (Política,

Parágrafo 4(b)(iv)). Como el efecto del registro es impedir que la Demandante

refleje su marca PULL & BEAR en el nombre de dominio que más cercanamente

le corresponde (<pullandbear.com>) también se configura, al menos parcialmente,

el supuesto de la Política, Parágrafo 4(b)(ii). En efecto, en un registro de

nombre de dominio el signo "&"de la conjunción latina "et"

(and, y) no puede reflejarse más adecuadamente que por "and"

entre dos palabras inglesas, ya que "&" no está disponible en

el repertorio de signos registrables en nombres de dominio.

BOSSTEL ha alegado en este procedimiento que en materia de marcas rige el principio

de especialidad de la Ley de marcas española de 1988. Si bien ese argumento

eventualmente podría ser considerado en un tribunal, este procedimiento no es

el ámbito adecuado para considerarlo. En efecto, aquí está en disputa un nombre

de dominio, un identificador que puede usarse en cualquier tipo imaginable de

actividad. La división de los identificadores según clases de productos o servicios

(por ejemplo las de la clasificación del acuerdo de Niza) pertenece al mundo

de las marcas, y no al de los nombres de dominio. Las condiciones de registro

para un nombre de dominio no prevén "especialidad" alguna en el uso.

La misma elección de los gTLD ".com", ".net" y ".org"

queda confiada a cada registrante.

BOSSTEL ha ofrecido en este procedimiento usar el nombre de dominio de manera

no concurrencial con la Demandante. En este procedimiento esa es una oferta

inadmisible. El Panel sólo tiene atribuciones para rechazar la demanda, o transferir

el nombre de dominio. Si se rechazara la demanda, ello sería sin cortapisas

o limitaciones para el Demandado. Si triunfara la Demandante, la oferta del

Demandado sería inocua. Por otra parte, ni el Demandado ni BOSSTEL han demostrado

uso ni preparativos de uso limitado a un campo en particular. Finalmente, el

nombre de dominio <pullandbear.com> no tiene en español el carácter

de genérico ni de uso común, en que pudiera basarse el argumento de que puede

aplicarse a productos o servicios distintos de aquellos protegidos por la marca

de la Demandante.

Por todo ello, el Panel determina que la Demandante ha probado que el registro

del nombre de dominio fue de mala fe (Política, Parágrafo 4(a)(iii)).

6.5. Uso de mala fe

Dada la falta de todo uso del sitio web <pullandbear.com> por parte del

Demandado, el Panel considera del todo aplicable la doctrina del caso OMPI D2000-0003

Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, en cuanto el distinguido

panelista actuante estableció la doctrina que, si existen circunstancias relevantes,

la inactividad puede equivaler a una acción positiva de mala fe. Las circunstancias

que se estiman relevantes son las enumeradas en el punto 6.3. a) hasta f). Además,

para este Panel resulta muy poco creíble la alegación de BOSSTEL de que desconoce

el renombre de la marca PULL & BEAR. Es imposible creer eso a quienes residen

en el mismo país en que una empresa nacional tiene muchos locales comerciales

PULL & BEAR y donde la Demandante ha invertido en protección marcaria, publicidad

y marketing en forma sustancial.

Adicionalmente, por ser ambas partes españolas o con residencia en España,

es aplicable a este caso la ley española de marcas de 1988. Ver casos

OMPI D2000-0163 Raimat, S.A., D2000-0219

URALITA, S.A., D2000-0467 METRO BILBAO,

S.A., D2000-0592 Canonais, S.A., D2000-0883

Antena 3 de Televisión S.A., D2000-1026

Bodegas Vega-Sicilia, S.A. y D2000-1220

GRUPO PICKING PACK, S.A., entre otros. Esa ley ha sido citada por ambas partes.

El artículo 30 de la ley de marcas dice: "El registro de la marca confiere

a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente,

el titular podrá (...) utilizar la marca a efectos publicitarios". El art.

35 dice: "El titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos

jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes

lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia".

El art. 36 dispone: "En especial, el titular cuyo derecho de marca sea

lesionado podrá pedir en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen

su derecho" (...) "c) la adopción de las medidas necesarias para evitar

que prosiga la violación (...)".

La aplicación de esas y otras normas legales españolas por los tribunales

de España ha fundado el dictado de medidas cautelares contra los titulares

de nombres de dominio en violación de derechos marcarios. Ver caso OMPI D2000-0143,

punto 6.7.

En el punto 6.4 de la presente decisión el Panel ha aclarado por qué no considera

aplicable en este procedimiento la norma marcaria española sobre especialidad,

en la forma en que ha sido alegada por el Demandado.

Por lo que antecede, el Panel considera que la Demandante ha probado que el

nombre de dominio se usa de mala fe (Política, Parágrafo 4(a)(iii)).

7. Decisión

El Panel considera probado que el nombre de dominio es prácticamente idéntico

a la marca de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses

legítimos respecto del nombre de dominio, y que este fue registrado y se usa

de mala fe.

Por ello y conforme a la Política, Parágrafo 4(i) y al Reglamento, Parágrafo

15, el Panel Administrativo resuelve estimar la demanda, y decide que el registro

del nombre de dominio <pullandbear.com> sea transferido a la Demandante,

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.).

Roberto A. Bianchi

Panelista Unico

Fecha: 9 de julio de 2001