Myrurgia, SA v. Javier Ivan Madrono Espeso

Centro de

Mediación y Arbitraje de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño

Caso No. D2001-0562

1. Las Partes

La demandante es la mercantil Myrurgia, S.A., con domicilio en la calle Mallorca,

351, 08013-Barcelona, España. El demandado es Javier Iván Madroño,

con domicilio en carretera de Villacastín, 20 –4C, 40006-Segovia, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mirurgia.com>.

La entidad registradora del citado dominio es Network Solutions, Inc., con

domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia 20170, Estados Unidos

de América.

3. Iter Procedimental

Una Demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias

en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Política

Uniforme"), según fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y

de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Política

Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante

el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"),

el 19 de abril de 2001, por medio de correo electrónico, con confirmación de

20 de abril, y con acuse de recibo por parte del Centro de 20 de abril de 2001.

Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora

en fecha de 20 de abril de 2001, contestada positivamente por dicha entidad

en fecha de 25 de abril de 2001, confirmando el Registrador: (i) que el nombre

de dominio objeto de controversia había sido registrado ante dicho Registrador;

(ii) que el titular de dicho nombre de dominio es Javier Iván Madroño

Espeso, con el domicilio más arriba indicado (únicamente se menciona la diferencia

de que la letra correspondiente a la vivienda es la G); (iii) que constan los

datos de contacto administrativo y demás necesarios para proceder al registro

de un nombre de dominio; (iv) que la Política Uniforme y el Reglamento son aplicables

al nombre de dominio disputado, en la medida en que el Acuerdo de Servicio con

el titular del nombre de dominio disputado está en vigor; y (v) que actualmente

dicho nombre se encuentra en estado "Active".

La demanda fue notificada al Demandado el 26 de abril de 2001, tanto por correo

ordinario, como por correo electrónico (Demanda sin anexos), como a través del

fax (demanda sin anexos), dándose inicio al procedimiento desde esa misma fecha.

Igual notificación fue realizada al Demandante, así como al Registrador.

El 16 de mayo de 2001, se notificó tanto al Demandante como al Demandado la

falta de personación de este último en el procedimiento y la consiguiente ausencia

de la contestación a la demanda.

En fecha de 29 de mayo de 2001, se notificó a las Partes el Nombramiento de

Experto para la actual controversia, así como la fecha prevista para que éste

comunicase al Centro su Decisión, fecha que se fijó en no más tarde del 11 de

junio de 2001, de conformidad con el Parágrafo 15 del Reglamento.

Dado que la parte demandante ha redactado su escrito de demanda en el idioma

castellano y que las partes en la actual controversia conocen y usan plenamente

dicha lengua, este Panel Administrativo considera, sobre la base de la facultad

que ofrece el Parágrafo 11.(a) del Reglamento, como lengua del procedimiento

la lengua castellana y que en ella se dicte la presente Decisión.

4. Antecedentes de Hecho

Es preciso hacer una narración de los hechos que han dado lugar al presente

procedimiento, sobre la denominación de cada una de las partes, así como de

la actividad usual en el mercado de la Demandante, al ser la única parte personada

en el procedimiento.

La Demandante es una mercantil de amplio y reconocido prestigio en el mercado

español de la perfumería. Como tal compañía fue constituida el

28 de julio de 1916, siendo su objeto social el de la "elaboración de toda

clase de perfumería, esencias y demás productos similares" (Documento núm.

5 de la Demanda).

La Demandante tiene hoy día una implantación importante dentro del sector de

la perfumería y de la cosmética (véanse los Documentos núms. 6 y 7 de la Demanda).

Según las cifras aportadas por la Demandante, no siendo contestadas o puestas

en entredicho por la Demandada, las cifras de facturación han aumentado en los

últimos cinco años en aproximadamente unos cien millones de dólares.

Las cifras sobre la expansión de las ventas de los productos y servicios de

la Demandante rondan en 1998, los 32.000 millones de pesetas (Documento núm.

9 de la Demanda).

La Demandante prueba con profusión de documentos (véanse los Documentos 10,

11, 12, 13 y 14 de la Demanda) el carácter notorio de las actividades y productos

comercializados y difundidos en el mercado por Myrurgia, S.A. no sólo en el

ámbito nacional, sino también en el internacional.

La Demandante es titular de derechos de marca sobre el signo <myrurgia>

tanto en España (Documento núm. 18 de la Demanda), como marca internacional

(véase Documento núm. 19 de la Demanda).

Por último, demuestra la Demandante que dedica una parte importante de su presupuesto

a la actividad publicitaria, en concreto, entre un 15 y un 20 % (Documento núm.

8).

El Demandado registró el nombre de dominio cuestionado el 24 de octubre de

1999, ante Network Solutions, Inc.

El dominio controvertido es <mirurgia.com>. Actualmente, consta registrado

aún a nombre del Demandado.

No consta probado, que el Demandado tenga derecho o interés legítimo alguno

sobre el nombre de dominio controvertido.

Consta probado que hubo una correspondencia entre las partes, con carácter

previo a la presentación de la Demanda que ha dado lugar a la actual controversia,

de la que se deducen los repetidos intentos de la Demandante de proceder a la

resolución pacífica de la misma (Documentos núms. 24 y 25).

5. Pretensiones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma:

Que es titular de varios registros de marca nacional e internacional sobre

el signo distintivo <myrurgia>, todos ellos debidamente registrados o

reconocidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como de

un dominio de Internet denominado <myrurgia.com>.

Que el dominio disputado es similar con los registros de marcas y el dominio

anteriormente mencionado hasta el punto de crear o existir confusión entre ellos.

Que la marca <myrurgia> de la Demandante es una marca notoria en España.

Que Javier Iván Madroño Espeso no posee ningún derecho sobre el dominio

<mirurgia.com>, como demuestra el hecho de que el Demandado no haya respondido

en ningún momento a los continuos requerimientos de la Demandante.

Que en la actualidad el Sitio Web correspondiente al dominio disputado carece

de contenido alguno, estando en situación inactiva.

Que los dominios con el sufijo <.com> tienen como finalidad la de desarrollar

uso comercial a través de los mismos.

Que el Demandado registró y en la actualidad está usando el nombre de dominio

discutido de mala fe en la medida en que el Sitio Web correspondiente carece

de contenido alguno desde prácticamente el momento en el que fue registrado.

Que, a consecuencia de todo lo anterior y en definitiva, se produce una evidente

confusión en el público respecto a la marca y nombre de dominio sobre los que

la Demandante ostenta derechos, dándose los requisitos y circunstancias previstos

en la Política Uniforme y en el Reglamento a fin de que se condene al Demandado

a la transferencia de la titularidad sobre el nombre de dominio <mirurgia.com>

a aquélla.

B. Demandado

La parte Demandada no ha contestado a la Demanda.

6. Debate y Conclusiones

Reglas aplicables

El Parágrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolverá

la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados,

de conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera

normas y principios de derecho que considere aplicables. Queda de manifiesto,

pues, que en la construcción jurídica de la decisión de este Panel, éste no

ha de verse limitado necesariamente a las reglas establecidas expresamente en

el Reglamento o en la Política Uniforme, sino que puede también recurrir y aplicar

normas y principios de Derecho en el bien entendido que tales normas y principios

podrán ser de aplicación nacional, en la medida en que las partes compartan

una misma nacionalidad (Casos D2000-0001

y D2000-0896) y, además, no conste que

no residen en un mismo país o Estado sometido a un mismo Ordenamiento jurídico.

En el presente caso, por consiguiente, serán de aplicación junto con las reglas

de la Política Uniforme y del Reglamento, la legislación española sobre

protección de marcas y signos distintivos, así como la regulación sobre prohibición

de prácticas consideradas como desleales.

Examen de los presupuestos de estimación de la demanda contenidos en

el Parágrafo 4 de la Política Uniforme y Parágrafo 3.(b).ix del Reglamento

De acuerdo con tales disposiciones, la Política Uniforme es aplicable de manera

obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto

de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la

que el demandante tenga derechos,

Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre

de dominio,

Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté

utilizando de mala fe.

A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo

señalado en el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad,

pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relación

con los hechos sobre los que gira la controversia.

4.a.(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Este requisito exige que el nombre de dominio disputado sea comparado con los

derechos marcarios o cualesquiera otros derechos o intereses legítimos de los

que el Demandante fuese titular en su normal actividad, ya sea actual o prevista,

en el mercado.

Se dará el requisito de la identidad cuando objetivamente exista una exacta

o total reproducción de los elementos fonéticos básicos o fundamentales que

conforman los signos enfrentados, mientras que habrá similitud que causa confusión

cuando subjetivamente el Panel llegue a esta conclusión a partir de una serie

de criterios de comparación, tales como el hecho de que el nombre de dominio

disputado y los derechos marcarios puestos en juego estén formados exactamente

por las mismas letras o vocablos, o que lo estén a partir de partes sustanciales

de los signos a considerar. Asimismo, el nombre de dominio es similar hasta

el punto de causar confusión cuando es similar respecto del nombre de dominio

o marca o cualquier otro derecho legítimo del Demandante hasta el punto de causar

confusión sobre el verdadero origen de las actividades del Demandado o crear

en el público el riesgo de asociación con las que el Demandante desarrolle pacífica

y legítimamente en el mercado.

El riesgo de confusión puede ser debido a una identidad sustancial entre las

palabras o letras usadas por el Demandante (como marca) para identificarse en

el mercado y el nombre de dominio del Demandado. Esta identidad sustancial podrá

apreciarse, entre otros criterios, por la elevada coincidencia en el nombre

de dominio cuestionado de los elementos que conforman el derecho de marca (o

cualesquiera otros comerciales legítimos) del Demandante.

Por otra parte, para proceder a la comparación entre los signos distintivos

enfrentados no es relevante tener en cuenta la partícula TLD. Las partículas

<com>, <org> o <net> no son relevantes para establecer la

comparación, ya que las mismas no añaden particularidad alguna o diferenciación

respecto al nombre de dominio cuestionado.

A la vista de todo lo anterior, resulta evidente que el titular del nombre

de dominio lo ha formado a partir del derecho de marca del Demandante sobre

el signo <myrurgia>, variando solamente la letra <y> por la letra

<i>. A la hora de formar el nombre de dominio controvertido, el Demandado

no ha añadido partículas que puedan suponer o añadir un factor

de diferenciación con respecto de la marca notoria <myrurgia>, propiedad

de la Demandante. Hay que tener en cuenta que, fonéticamente, tanto <myrurgia>

como <mirurgia> tienen la misma pronunciación.

Literalmente, pues, y efectuando la comparación no cabe duda de que, aunque

no se produce una identidad exacta entre el nombre de dominio cuestionado y

el derecho de marca registrado en España y en otros países a favor de

la Demandante, sí se produce una similitud que tiende a la confusión entre ambos.

Teniendo presente lo expuesto anteriormente, considero que el dominio <mirurgia.com>

es similar hasta el punto de causar confusión con la marca española <myrurgia>

que es propiedad de la Demandante, así como con su dominio <myrurgia.com>.

En conclusión, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el

Parágrafo 4.a.(i) de la Política Uniforme.

4.a.(ii) Ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre

de dominio <mirurgia.com>

Al Panel administrativo no le consta que el nombre de dominio en disputa coincida

en parte o en su totalidad con un derecho de marca o una denominación de la

que el Demandado sea titular.

El Demandado no ha aportado prueba alguna de que viniera usando el nombre de

dominio disputado con anterioridad al momento en que el Demandante hubo registrado

su derecho de marca <myrurgia> y empezado a operar en el mercado, como

prueba de interés legítimo que, entre otras, propone la Política Uniforme.

Al no haber obrado de ese modo, y una vez que el Demandante ha probado sobradamente

la existencia de varios registros de marca en España y en otros países,

así como el desarrollo y ejecución de una actividad comercial notoria en el

sector de los perfumes y esencias cosméticas, debo llegar a la conclusión de

que el Demandado no tiene interés legítimo o derecho alguno en el nombre de

dominio <mirurgia.com> que deba ser más digno de protección que el que

poseen los distintos registros de marca, el nombre de dominio alegado y los

intereses comerciales en el mercado español e internacional de la Demandante.

Consecuentemente, entiendo que se da el requisito exigido por el Parágrafo

4.a.(ii) de la Política Uniforme.

4.a.(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe por parte del Demandado

En lo que se refiere al requisito de la mala fe, el Panelista debe tener en

consideración, en primer lugar, el hecho de que el Demandante es titular de

varios registros de marca <myrurgia>.

Debido al hecho de los registros anteriormente mencionados; a la difundida

actividad comercial desarrollada por la Demandante (no negada por el Demandado);

al carácter notorio de su actividad y en el ámbito geográfico, comercial y jurídico

en el que conviven Demandante y Demandado, debe entenderse que el Demandado

tenía conocimiento en el momento del registro del dominio, y posteriormente

a la hora de usarlo, del derecho marcario y/o intereses legítimos de la Demandante

sobre el vocablo <myrurgia>.

Por consiguiente, el Panelista ha de llegar a la lógica, razonable y legítima

conclusión de que el Demandado era completamente consciente de que el registro

del nombre de dominio <mirurgia.com>, sobre el que el Demandado no tiene

derecho o interés legítimo, fue algo deliberado, no casual, hecho con el ánimo

subjetivo de querer así causar un daño y perjudicar los derechos e intereses

legítimos del Demandante.

Recurriendo a la Ley de Competencia Desleal española, cuyo artículo

5 sanciona como desleal el desarrollo de una actividad objetivamente contraria

a la buena fe, se llega inevitablemente al mismo resultado. El tipo de comportamiento

sancionado no es aquel que el propio sujeto infractor pueda suponer que es ilícito

(punto de vista subjetivo), sino antes bien el que objetivamente resulta contrario

a las mínimas exigencias de un comportamiento ético y conforme a los buenos

usos y prácticas mercantiles. Desde este punto de vista, es evidente que el

tipo de actividad llevada a cabo por el Demandado (esto es, registro de un nombre

de dominio coincidente con marca notoria), el uso de un término o vocablo que

causa confusión con otros existentes en el mercado nacional e internacional

registrados a favor del Demandante, así como la ausencia de un interés legítimo

digno de protección por parte del Demandado deben llevar a la conclusión de

que, efectivamente, el comportamiento del Demandado es desleal por ser objetivamente

contrario a la buena fe y hacerse a partir del reconocimiento y reputación ganado

por otro en el mercado.

Así pues, el Panelista entiende que el nombre de dominio <mirurgia.com>

fue registrado y está siendo usado de mala fe.

7. Decisión

De acuerdo con lo dispuesto en los Parágrafos 4 (i) de la Política Uniforme

y 15 del Reglamento, la Demandante ha probado que el nombre de dominio disputado

es similar hasta el punto de poder causar confusión respecto de derechos de

marca de su titularidad, así como a un nombre de dominio de su titularidad;

que el Demandado carece de interés legítimo o derecho en el uso del nombre en

cuestión, no habiendo probado a su vez el Demandado que ostente derechos o intereses

legítimos sobre dicho nombre dignos de protección; que el Demandado está usando

y ha registrado de mala fe tal nombre. Por consiguiente, conforme con los preceptos

antes mencionados, este Panelista requiere que se proceda a la transferencia

del nombre de dominio <mirurgia.com> al Demandante, según los remedios

jurídicos por él solicitados.

Jose Carlos Erdozain

Panelista Unico

Fecha: 11 de junio de 2001