Metrovacesa, S.A. v. M. Garcia; Metrovacesa.com

Centro de

Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN

DE PANEL ADMINISTRATIVO

Metrovacesa,

S.A. v. Metrovacesa.Com (M. García)

Caso nº

D2001-0511

1. Las

partes

1.1 Demandante: Metrovacesa,

S.A., con domicilio en Plaza Carlos Trías Bertrán, nº 7 de Madrid

(España)

El representante autorizado

para el procedimiento administrativo es D. Javier Abad Casado, Abogado del Ilustre

Colegio de Madrid.

1.2 Demandado: Metrovacesa.com

(Miguel García), con domicilio en 35.100 Gran Canaria (España),

Playa del Inglés. Apartado de Correos número 5.

Sin representación

conocida en este procedimiento.

2. El Nombre de Dominio

y el Registro

2.1 La demanda tiene

como objeto el nombre de dominio <metrovacesa.com>.

2.2 La entidad registradora

del nombre de dominio es REGISTER.COM, una sociedad con domicilio en Nueva York

(EEUU).

3. Iter procedimental

3.1 Una demanda, de

acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias

en materia de Nombres de Dominio", en adelante "Política Uniforme",

según fue aprobada por ICANN el 24 de octubre de 1.999, y de acuerdo

con el Reglamento igualmente aprobado por ICANN para esa Política Uniforme,

en lo sucesivo "el Reglamento", fue presentada por vía electrónica

ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en adelante, "el

Centro de Arbitraje", el día 6 de abril de 2001, acusándose

recibo por el Centro de Arbitraje, el día 10 de abril de 2001.

3.2 La verificación

registral se efectuó el 11 de abril de 2001 y el 20 de abril de 2001

se notificó al demandante la existencia de defectos formales en la presentación

de la demanda.

3.3 La demanda se confirmó

en formato papel el 1 de mayo de 2001 y se subsanaron los demás defectos

formales que se indicaron. Así pues se inició el procedimiento

con la notificación de la demanda al demandado con fecha 3 de mayo de

2001, quien no respondió a la misma en el plazo establecido, constando

en el procedimiento la falta de personación y ausencia de contestación,

con fecha 23 de mayo de 2001.

3.4 Finalmente, de acuerdo

con la petición del demandante de que la disputa fuera decidida por un

Panel compuesto por un solo Miembro, con

fecha 19 de junio de 2001 el Centro de Arbitraje se dirigió a María

Baylos para invitarle a servir como único Miembro del Grupo de Expertos

en el actual procedimiento.

3.5 Enviada la correspondiente

declaración de imparcialidad e independencia, el Centro de Arbitraje

designó a María Baylos como único panelista, el

25 de junio de 2001, haciéndole llegar ese mismo día por vía

electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y al

día siguiente, el

26 de junio de 2001, copia completa en papel de la documentación.

3.6 Idioma del procedimiento.

El escrito de demanda se presentó en lengua española y el demandante

propuso tal lengua como idioma del procedimiento, al ser las dos partes españolas

y estar redactados los documentos acompañados, en su gran mayoría,

en español.

3.7 Dada la común

residencia de la partes en territorio español, este panel entiende que

ambas conocen y se expresan en castellano y por tanto, considera que esa ha

de ser la lengua del procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo

11 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho.

4.1 La demandante es

la sociedad española METROVACESA, S.A. constituida por escritura autorizada

por el Notario de Madrid, (España), D. Dimas Adánez y Horcajuelo,

el 28 de marzo de 1.935, bajo la denominación social de "COMPAÑÍA

INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A.". En fecha 1 de agosto de 1.989, por virtud

de fusión con otras dos sociedades, adoptó la denominación

social de "INMOBILIARIA METROPOLITANA VASCOCENTRAL, S.A.". Finalmente,

por escritura de 13 de mayo de 1998, modificó su razón social

por la actual de METROVACESA, S.A.

Este hecho resulta acreditado

mediante escritura de elevación a públicos de acuerdos sociales,

que constituye el documento 20 de la demanda.

El objeto social de la

demandante va dirigido fundamentalmente al sector inmobiliario y a la construcción,

donde habitualmente ha actuado a través del anagrama de su razón

social "METROVACESA", antes de pasar a adoptar el mismo como denominación

social.

La demandante es titular

de las siguientes marcas nacionales inscritas en la Oficina Española

de Patentes y Marcas (en adelante OEPM), todas ellas denominadas METROVACESA.

- Marca nº 2.103.212.

Clase 3. Solicitada el 20 de enero de 1.998, concedida el 20 de enero de 1.998,

en vigor.

- Marca nº 2.103.213.

Clase 6. Solicitada el 8 de julio de 1.997, concedida el 20 de enero de 1.998,

en vigor.

- Marca nº 2.103.214.

Clase 9. Solicitada el 8 de julio de 1.997, concedida el 20 de enero de 1.998,

en vigor.

- Marca nº 2.103.215.

Clase 12. Solicitada el 8 de julio de 1997, concedida el 20 de enero de 1998,

en vigor.

- Marca nº 2.0103.216.

Clase 14. Solicitada el 8 de julio de 1997, concedida el 20 de enero de 1998,

en vigor.

- Marca nº 2.103.217.

Clase 16. Solicitada el 8 de julio de 1997, concedida el 20 de enero de 1998,

en vigor.

- Marca nº 2.103.218.

Clase 18. Solicitada el 8 de julio de 1997, concedida el 20 de enero de 1998,

en vigor.

- Marca nº 2.103.219.

Clase 25. Solicitada el 8 de julio de 1997, concedida el 20 de enero de 1998,

enm vigor.

- Marca nº 2.103.220.

Clase 35. Solicitada el 8 de julio de 1997, concedida el 20 de enero de 1998,

en vigor.

- Marca nº 2.103.221.

Clase 36. Solicitada el 8 de julio de 1997, concedida el 20 de enero de 1998,

en vigor.

- Marca nº 2.103.222.

Clase 38. Solicitada el 8 de julio de 1997, concedida el 20 de enero de 1998,

en vigor.

- Marca nº 2.103.223.

Clase 39. Solicitada el 8 de julio de 1997, concedida el 20 de enero de 1998,

en vigor.

- Marca nº 2.103.224.

Clase 40. Solicitada el 8 de julio de 1997, concedida el 20 de enero de 1998,

en vigor.

- Marca nº 2.103.225.

Clase 18. Solicitada el 8 de julio de 1997, concedida el 20 de enero de 1998,

en vigor.

- Marca nº 2.103.226.

Clase 42. Solicitada el 8 de julio de 1997, concedida el 20 de enero de 1998,

en vigor.

El Panel quiere dejar constancia

de que estas marcas se inscribieron a nombre de la anterior razón social

de la demandante "INMOBILIARIA METROPOLITANA VASCOCENTRAL, S.A.",

cuya transferencia a nombre de la actual denominación "METROVACESA,

S.A" fue acordada por la OEPM, en fecha 2 de junio de 2000. El citado acuerdo

de transferencia, así como la existencia de estas marcas, quedan acreditadas

en la demanda mediante los documentos 5 a 19.

Los servicios que presta

la demandante son muy conocidos en el mercado español, por lo que la

marca "METROVACESA" debe considerarse notoria en ese mercado.

Además, la demandante

es titular del nombre de dominio de código de país, "metrovacesa.es",

desde el que tiene la marca Metrovacesa presencia en la red.

4.2 El demandado y titular

del nombre de dominio en cuestión es Metrovacesa.com (M. García).

Dado que la denominación

Metrovacesa.com no obedece al nombre social de una entidad mercantil y que en

la información que consta en la base de datos "Whois" de Network

Solutions, Inc., aparece como titular de este dominio Miguel García,

debajo del nombre Metrovacesa.com, hay base suficiente para afirmar que el demandado

en este procedimiento es Miguel García Quintas. En efecto, al teclear

el nombre de dominio <metrovacesa.com> se produce automáticamente

una redirección que conduce a la página <contrucción.com>

en la que lo que aparece es un link con "teletexto.com", que es un

nombre de dominio registrado por Eladio García Quintas, sin duda, hermano

de Miguel García Quintas.

Además de todo ello,

en la consulta efectuada en la base de datos "Whois" de Network Solutions,

Inc., figura como titular del nombre de dominio "construcción.com"

el mismo Miguel García, que aparece en el nombre de dominio <metrovacesa.com>.

Tanto Metrovacesa.com,

como M. García, como Eladio García Quintas, tienen la misma dirección

postal, por lo que hay base suficiente para afirmar que el origen de estos nombres

de dominio es el mismo.

5. Pretensiones de las

partes

5.1 Demandante

El demandante afirma:

- Que es titular de

las marcas, ya relacionadas en el apartado 4.1. de esta decisión.

- Que es uno de los

Grupos Empresariales más importantes de España y que cotiza en

el mercado de valores español.

- Que la denominación

"Metrovacesa" registrada como marca, es notoriamente conocida en España

por la relevancia social del sector en el que opera, destacando por la calidad

de los servicios que presta así como por la magnitud y repercusión

de los proyectos en los que participa.

- Que el nombre de dominio

registrado por el demandado <metrovacesa.com> es idéntico

a las marcas registras en España por la demandante, lo que produce una

clara confusión en el mercado.

- Que el demandado carece

de derecho o interés legítimo para el uso del nombre METROVACESA

por no ser titular de ningún registro de marca "Metrovacesa"

ni tener derecho al uso de la misma.

- Que el demandado no

es conocido, ni se le puede identificar con la marca Metrovacesa.

- Que la imposibilidad

de acceder la demandante al nombre de dominio <metrovacesa.com>

está provocándole serios perjuicios y situándole en situación

de inferioridad con respecto a los competidores por ser el espacio ".com"

particularmente preciado para un desarrollo comercial en la red.

- Que el demandado no

ha utilizado ni utiliza el nombre de dominio <metrovacesa.com>

- Que el demandado no

ha mantenido, ni mantiene relaciones laborales con la empresa Metrovacesa, S.A.

- Que tanto el demandado,

Miguel García Quintas, como sus hermanos, Eladio y Javier, han sido objeto

de varias Resoluciones dictadas por el Grupo de Expertos de la OMPI, concluídas,

todas ellas, con la transferencia al demandante del nombre de dominio en cuestión

al demandante, siendo las marcas infringidas notorias e incluso, renombradas

(D2000-0140 <Cortefiel vs. Miguel

García Quintas>, D2000-0141<Cortefiel

vs. Miguel García Quintas>, D2000-0226

<Parfums Christian Dior vs. Christian Dior.net y Javier García Quintas>,

D2000-0751 <Por Aventura, S.A.

vs. Miguel García Quintas>, D2000-1042

<Don Algodón H, S.A. vs. Miguel García Quintas> y D2000-1765

<Recoletos, S.A. vs. Recoletos.com>).

- Que el demandado ha

registrado y usado el nombre de dominio <metrovacesa.com> de mala fe.

- Que el dominio <metrovacesa.com>

debe ser transferido a la demandante.

5.2 Demandado

El demandado no ha contestado

a la demanda, a pesar de haberse sometido expresamente a la Política

de Resolución de Conflictos que esté en vigor para su entidad

registradora, REGISTER.COM, que es la Política adoptada por ICANN el

24 de octubre de 1.999, como consta en el documento número 4 de la demanda.

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

El aparto 15.a) del "Reglamento"

encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones

y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la

"Política Uniforme" y en el propio "Reglamento"

- De acuerdo con cualesquiera

Reglas y Principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común

nacionalidad y domicilio españoles de la demandante y el demandado, son

de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política Uniforme,

las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.

6.2 Examen de los presupuestos

para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la

Política Uniforme.

Estos son:

- Que el nombre de dominio

registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca

la confusión con una marca de productos o servicios anterior sobre la

que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca

de derecho o interés legítimo en relación con el nombre

de dominio y,

- Que el nombre de dominio

haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1 Análisis

de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca.

La demandante ha demostrado

la titularidad de numerosas marcas denominadas METROVACESA que se encuentran

inscritas a su nombre y en vigor y que además gozan de notoriedad en

el sector del mercado español en que la demandante despliega su actividad.

No hay duda acerca de la

confusión existente entre el nombre de dominio y la marca puesto que

<metrovacesa.com> y METROVACESA, no solo son semejantes sino absolutamente

idénticas, siendo innecesario incluir en la comparación los productos

o servicios para los que la marca está concedida ya que, según

establece el artículo 4.a) i) de la Política Uniforme, la comparación

debe efectuarse entre el nombre de dominio y la marca sobre la que el demandante

posee derechos. En este caso, no hay duda de que el demandante tiene numerosas

marcas protegidas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuya denominación

consiste en la expresión "METROVACESA".

6.2.2 Análisis

de la existencia o inexistencia de derecho o interés legítimo

por parte del demandado sobre el nombre de dominio.

El demandado no ha probado

tener un interés ni derecho legítimos respecto del nombre de dominio

objeto de este procedimiento. Es más, la inexistencia de respuesta lo

que pone de manifiesto es, precisamente, que carece de ese derecho o interés

legítimo pues, de otro modo, se habría personado en el procedimiento

para defenderlos.

El demandado no ha utilizado

ni utiliza actualmente el nombre de dominio para un uso normal, legítimo

y leal. El nombre de domino únicamente le sirve para enlazar automáticamente

con una página en construcción, que también le pertenece,

en donde se establece un vínculo con otro nombre de dominio, que pertenece

a quien presumiblemente es su hermano, Eladio García Quintas. Todo ello

hace pensar que el nombre de dominio <metrovacesa.com> tan solo constituye

un reclamo para el navegante que de esta forma contacta con el demandado que

nunca ha sido conocido por el uso de la denominación "metrovacesa",

ni tiene autorización o licencia alguna de quien posee los derechos sobre

esa denominación.

6.2.3 Análisis

de la existencia o no de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio

<metrovacesa.com>.

Son varios los elementos

y circunstancias que hay que tener en cuenta para efectuar este análisis:

La falta de interés

y derecho legítimos sobre la denominación registrada como nombre

de dominio por parte del demandado, y la ausencia del mismo en este procedimiento

al no haber comparecido a contestar a la demanda presentada, hacen presuponer

ya la existencia de un registro efectuado de mala fe.

El registro efectuado sólo

puede tener una de estas dos finalidades; o bien, aprovechándose de la

notoriedad de la marca "Metrovacesa", atraer a quien consulta la red

a una página cuyo nombre garantiza la calidad de su contenido. Y a partir

de ahí, reconducir automáticamente al visitante, a la página

de "construcción.com" que tampoco tiene contenido por estar

en construcción, para finalmente llegar a <teletexto.com> que es

la web a través de la que Eladio García Quintas, desarrolla una

actividad económica. O bien, como mera tenencia pasiva, cuando menos

con el ánimo de perturbar y obstaculizar el acceso al registro ".com",

por parte de la demandante, que se ve así perturbada en el normal uso

de su denominación METROVACESA registrada como marca. En cualquiera de

los dos casos hay que concluir que el registro ha sido efectuado de mala fe.

La constancia de que tanto

el demandado como su hermano o las diversas denominaciones que utilizan y que

no responden a entidad jurídica alguna, han registrado otros dominios

correspondientes a marcas notorias y renombradas, muchos de los cuales han sido

ya resueltos por el Grupo de Expertos del Centro de Arbitraje, concluyendo siempre

la transferencia a favor del demandante de los diversos nombres de dominio enjuiciados,

resoluciones que más arriba han sido ya reseñadas. Todo ello constituye

un continuo comportamiento transgresor de la leal conducta que debe presidir

el mercado, mucho más en la red Internet en que las comunicaciones son

inmediatas y de ámbito universal de tal forma que el perjuicio que se

ocasiona es muy superior.

La actuación de

la demandante en el mercado bajo la denominación METROVACESA, que constituía

el anagrama de su primera razón social y que es la actual denominación

social de la demandante, viene reflejando desde el comienzo de su actividad

mercantil, al menos desde 1.989 en que, por fusión con otras dos sociedades,

adoptó el nombre social de "INMOBILIARIA METROPOLITANA VASCOCENTRAL,

S.A.", su imagen corporativa, que es pública y notoria en España.

El dominio en cuestión

ha sido registrado después de adquirida ya la notoriedad de la denominación

METROVACESA en España y haberse inscrito las marcas a favor de la demandante,

la primera de ellas en 1.998.

Además de la notoriedad

de la marca Metrovacesa a nivel nacional, consta aportado como documento número

22 de la demanda, que la entidad METROVACESA fue una de las promotoras del Centro

Comercial "La Ballena" situado en Gran Canaria, cuya inauguración

en 1993 tuvo gran difusión en los Diarios de la provincia, por ser este

Centro uno de los más importantes en la provincia de Gran Canaria, lo

que, sin duda, no puede ser ignorado por el demandado.

Por tanto, cuando en abril

de 2000, el demandado a través de esa entidad inexistente, "Metrovacesa.com",

registró el nombre de dominio <metrovacesa.com>,

era consciente de tales hechos y efectuó el registro con el ánimo

subjetivo de originar un daño y perjudicar los legítimos intereses

y derechos de la demandante.

La Ley de Competencia Desleal

española sanciona como desleal, en su artículo 5, el desarrollo

de una actividad objetivamente contraria a la buena fe. Esto es, el comportamiento

calificado como desleal por la Ley española no exige una intención

voluntaria y consciente del propio sujeto infractor sino que la conducta de

éste ha de ser objetivamente contraria a las mínimas exigencias

de un comportamiento ético y conforme a los buenos usos y prácticas

mercantiles.

En vista en todo ello es

evidente que el tipo de actividad llevada a cabo por el demandado, que viene

registrando como nombres de dominio vocablos coincidentes con marcas notorias

o renombradas, sin derecho o interés legítimo para ello, ha de

llevar al Panel a la conclusión de que el comportamiento del demandado

es contrario a la buena fe, desde luego desde el punto de vista objetivo y,

ha de concluirse que también de una manera subjetiva, pues no en vano

los nombres de dominio que viene registrando, tanto él como sus hermanos,

constituyen todos ellos marcas notorias o renombradas, como se acaba de indicar.

El Panel concluye por tanto,

que el nombre de dominio <metrovacesa.com> ha sido registrado de

mala fe.

En cuanto a si además,

el uso de este registro también lo es de mala fe, hemos de remitirnos

al principio ya establecido y sentado en numerosas resoluciones que declaran

que quien registra de mala fe y sin interés legítimo ha de estar

usando el dominio también de mala fe (D2000-0239

<J. García Carrión vs. Maria José Catalán Frías>;

D2000-0751 <Port Aventura, S.A.

vs. Miguel García Quintas>; D2000-1805

<Real Madrid Club de Fútbol vs. Lander W.C.S.>). Este Panel

ratifica en el presente caso las consideraciones contenidas en tales decisiones,

según las cuales "quien actúa de mala fe para registrar un

nombre de dominio, lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula

al conocimiento que se tenía en el momento del registro, de estar perjudicando,

sin causa legítima, los derechos de un tercero".

En el presente procedimiento,

el Panel entiende que el demandado cuando solicitó y obtuvo el registro

del nombre de dominio <metrovacesa.com>, conocía

sobradamente la denominación METROVACESA y el perjuicio que causaba al

único que lícitamente puede utilizar esta expresión como

nombre de dominio.

Además, que la tenencia

pasiva de un nombre de dominio constituye un uso de mala fe del mismo ha sido

ya establecida en Resoluciones del Grupo de Expertos del Centro de Arbitraje

en los casos D2000-0003 <Telstra

Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows>, D2000-0022

<Parfums Christian Dior vs. 1 Net Power. Inc>, D2000-0239

<J. García Carrión, S.A. vs. María José Catalán

Frías>, entre otras más. Es evidente que si no se interpretara

así la regla 4.a).(iii) de la Política Uniforme bastaría

con efectuar un registro y sin hacer uso del nombre de dominio, limitarse a

esperar que el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir ese nombre

de dominio que está obstaculizando su derecho a registrarlo.

Y esto es lo que sucede

en el presente caso, en que el nombre de dominio <metrovacesa.com>,

carente de contenido y actividad, constituye un obstáculo para que la

sociedad demandante pueda inscribir como nombre de dominio, bajo el código

".com" su marca METROVACESA y, por otra parte, un reclamo y aprovechamiento

de la notoriedad y prestigio ajenos que revierte en el propio beneficio del

demandado al ser redireccionado el navegante automáticamente a otra página

en construcción y de ella, un vínculo a la única página

activa que es <teletexto.com> desde donde el hermano del demandado efectúa

una actividad informativa.

Este Panel concluye, por

tanto, que también se cumple el tercer requisito exigido en la Regla

4.a) de la Política Uniforme.

7. Decisión

En base a todas las circunstancias

y fundamentos anteriormente expuestos, el Panel resuelve que la demandante ha

probado, de acuerdo con el artículo 4, apartado a) de la Política

Uniforme, que concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo

y, en consecuencia, conforme a los apartado 4.i) de la Política y 15

del Reglamento, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de

dominio <metrovacesa.com> sea transferido a la demandante, METROVACESA,

S.A.

María

Baylos

Panelista Único

Fecha: 6

de julio de 2001