Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.

Centro de

Arbitraje

y

Mediación de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.

Caso No. D2001-0496

1. Las partes

Demandante: Banco de Vitoria, S.A., con domicilio en Calle Postas, 22, 01001

Vitoria – España, representada por Dña. Elena Nuevo Cuadrillero

y Don Ignacio Ayala Soto, Avda. Gran Vía de Hortaleza, 3, Edificio Corporativo,

28043 Madrid – España.

Demandado: Multimedia Digital Rioja, S.L., aparentemente de nacionalidad española,

con domicilio en Gran Vía, 65, 26005 Logroño, La Rioja – España.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio, <bancodevitoria.com>.

La entidad registradora del citado nombre de dominio es Network Solutions Inc.,

con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia, 20170 - 5139, Estados

Unidos de América.

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de

Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada

"Política Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999,

y de acuerdo con el Reglamento adoptado también por ese Organismo para desarrollo

de esa "Política Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ",

fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en lo sucesivo

"el Centro de Arbitraje", el día 4 de abril de 2001, por correo electrónico,

confirmándose en formato papel el 6 de abril de 2001.

3.2. Tras la verificación registral correspondiente, la demanda fue notificada

con fecha 19 de abril de 2001 al demandado, quien no procedió a darle contestación.

3.3. El 14 de mayo de 2001 le fue notificado al demandado la falta de personación

y contestación a la demanda que había sido presentada.

3.4. El demandado envió un correo electrónico al Centro el 22 de mayo de 2001,

señalando que había estado ausente y preguntando si todavía era posible

retomar el asunto y defender su posición sobre el nombre de dominio controvertido.

El 23 de mayo de 2001 el Centro contesta por correo electrónico al demandado,

señalando que el grupo de expertos tiene absoluta discreción en la admisión

de una eventual contestación a la demanda fuera de plazo. El Centro añade

que el grupo de expertos sería elegido en breve, por lo que la posible contestación

fuera de plazo debería serlo también. No consta en el expediente que el demandado

haya efectuado notificación alguna desde entonces.

3.5. Mediante comunicación de 30 de mayo de 2001 se designa como experto a

D. Alberto de Elzaburu como panelista único, a quien se da traslado del expediente

completo.

4. Antecedentes de hecho

4.1. La firma demandante ostenta la titularidad de numerosos registros de marca

en España para el distintivo BANCO DE VITORIA, junto con un logo característico.

Varios de los registros incluyen además de esta marca principal expresiones

genéricas o elementos accesorios. Los registros de los que es titular la demandante

han quedado debidamente acreditados en el documento número 3 del escrito de

demanda.

De entre estos registros, cabe destacar el registro de marca español

número 1.288.015 BANCO DE VITORIA para distinguir "servicios de comunicaciones"

en la clase 38.

Por otra parte, es de hacer notar que la marca BANCO DE VITORIA se corresponde

con la propia denominación social de la demandante, BANCO DE VITORIA, S.A.,

que fue constituida el 8 de marzo de 1900, y que efectivamente es conocida por

dicha denominación.

4.2. El demandado obtuvo el nombre de dominio <bancodevitoria.com> el

2 de marzo de 2000, siendo el status del nombre de dominio "activo".

4.3. Accediendo al sitio web www.bancodevitoria.com, aparece una página en

blanco cuyo único contenido son los números 212.163.200.128.

4.4. El demandado es titular de otros muchos nombres de dominio, algunos de

los cuales también se corresponden con las marcas y denominaciones de otros

bancos españoles conocidos.

5. Pretensiones de las partes

A. Demandante

El demandante establece en su escrito:

- Que "BANCO DE VITORIA" es una marca propiedad de BANCO DE VITORIA,

S.A., entidad constituida el 8 de marzo de 1900, sujeta a la normativa y regulaciones

de las entidades bancarias operantes en España.

- Que la marca "BANCO DE VITORIA" está registrada en las 42 clases

del Nomenclátor Internacional.

- Que la demandante ha venido realizando un uso continuado de su marca "BANCO

DE VITORIA", utilizándola además en numerosas campañas publicitarias

y patrocinando eventos, lo que hace que la marca "BANCO DE VITORIA"

goce de notoriedad.

- Que el nombre de dominio controvertido es idéntico a la marca "BANCO

DE VITORIA" de la demandante, con el consiguiente riesgo de confusión o

asociación entre dicho dominio y la demandante, por lo que el nombre de dominio

infringe los derechos de la demandante como titular de las citadas marcas, invocando

igualmente la especial protección que a las marcas notorias otorga el Convenio

de la Unión de París, o los acuerdos ADPIC. Asimismo, añade que el registro

de nombre de dominio controvertido implica un acto de competencia desleal.

- Que el demandado no ostenta ningún derecho ni interés legítimo sobre el nombre

de dominio en cuestión y que, dada la notoriedad de la marca "BANCO DE

VITORIA", no es creíble que la elección del mismo haya sido casual.

- Que, el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe, por cuanto

implica una apropiación indebida de una marca notoriamente conocida.

Por todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio

<bancodevitoria.com>.

B. El demandado

De acuerdo con la documentación relativa a este procedimiento, el 19 de abril

de 2001 le fue notificada la demanda al demandado, quien no contestó a la misma

dentro de plazo, ni tampoco con posterioridad al intercambio de correos electrónicos

con el Centro de 22 y 23 de mayo de 2001.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión

de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento",

y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel

considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado

son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme",

las leyes y principios del derecho nacional español.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos

en el apartado 4 a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca

semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios

sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el

nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1. Semejanza entre el nombre de dominio y las marcas

La concurrencia de este primer requisito es indiscutible, al producirse una

identidad denominativa entre el nombre de dominio <bancodevitoria.com>

y las marcas "BANCO DE VITORIA" de las que el demandante es titular

acreditado. Obviamente, la partícula <.com> no entra en juego en la comparación

a efectuar.

Por otra parte, el hecho de que la mayoría de las marcas registradas de la

demandante incluyan junto a la denominación "BANCO DE VITORIA" un

logotipo característico no destruye la coincidencia denominativa y la consiguiente

semejanza, máxime teniendo en cuenta que tales elementos gráficos no pueden

ser utilizados como nombres de dominio.

6.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del demandado

titular del nombre de dominio objeto de este procedimiento.

El demandado no ha contestado a la demanda por lo que no es posible conocer

su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos para

la adopción del nombre de dominio <bancodevitoria.com>.

No obstante, este Panel entiende:

- dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA" del demandante,

en principio no cabe que el demandado ostente ni haya ostentado derechos o intereses

que puedan calificarse como legítimos en relación con la denominación "BANCO

DE VITORIA", por lo demás especialmente conocida también en la región del

domicilio del demandado, cercano geográficamente al domicilio de la demandante,

en el que dicha notoriedad se agudiza.

- en otras decisiones emanadas del Centro de Arbitraje se ha interpretado la

ausencia de contestación a la demanda como una asunción o reconocimiento implícito

por el demandado que no contestó, de la inexistencia de esos derechos o intereses

legítimos a su favor. Entre tales decisiones podemos citar los casos OMPI

No. D2000-0045 o OMPI No. D2000-1402.

- teniendo en cuenta la específica legislación y los especiales requisitos

para operar en España como entidad bancaria, es impensable que el demandado

haya operado en la práctica legítimamente bajo la denominación BANCO DE VITORIA,

existiendo ya además una entidad bancaria con dicho nombre.

De las circunstancias acreditadas en el procedimiento no se desprende la existencia

de ninguna de las posibles circunstancias acreditativas de derechos o intereses

legítimos a favor del demandado, establecidas en el párrafo 4.c de la Política

Uniforme.

Por todo ello, el Panel considera también probada la concurrencia del segundo

requisito exigido por la Política Uniforme.

6.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio

controvertido.

El Panel desea comenzar por señalar su conclusión sobre la concurrencia

de este tercer requisito, que no es otra que la de que el demandado ha registrado

y usado el nombre de dominio controvertido de mala fe.

Tal afirmación proviene de la consideración de tres aspectos:

- hay que subsumir directamente la actuación del demandado en el supuesto tipificado

en el párrafo 4.B ii) de la Política Uniforme.

- la consideración de notoria que este Panel reconoce a la denominación "BANCO

DE VITORIA".

- actitud o tenencia pasiva del demandado respecto del nombre de dominio controvertido.

(i) Aplicabilidad del párrafo 4 b ii) de la Política Uniforme.

Dicho párrafo determina la mala fe en el registro y uso de un dominio si se

adoptó por el demandado con el fin de impedir que el titular de la marca que

lo identifica refleje la misma como nombre de dominio, siempre que ello pueda

constituir un patrón de conducta en la actuación de aquél.

En el presente caso la adopción del nombre de dominio <bancodevitoria.com>

por el demandado impide incuestionablemente que el titular de la marca "BANCO

DE VITORIA" pueda adoptarla como nombre de dominio en el correspondiente

nivel superior .COM.

En este sentido, dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA"

de la demandante, al registrar el nombre de dominio <bancodevitoria.com>

el demandado era plenamente consciente de que con ello se estaba apropiando

de un distintivo ajeno y que la adopción de dicho nombre de dominio resulta

susceptible de inducir a los consumidores a la errónea creencia de que se trata

de un dominio identificativo de la demandante, BANCO DE VITORIA, S.A.

Por otra parte, este panel ha podido comprobar en la página del Registrador

que el demandado ha registrado otros nombres de dominio correspondientes a las

marcas principales y denominaciones sociales de varios bancos españoles.

(ii) La denominación BANCO DE VITORIA constituye además una marca notoria.

Como se ha señalado, es indiscutible la notoriedad de la marca "BANCO

DE VITORIA", aunque la ausencia de contestación a la demanda no permite

conocer si el demandado habría reconocido la existencia de esa notoriedad al

adoptar el nombre de dominio controvertido.

Sin embargo, teniendo en cuenta tal notoriedad de las circunstancias no cabe

prever que exista una explicación plausible por la que el demandado decidiera

adoptar como nombre de dominio dicha denominación, como no fuera precisamente

por la perspectiva potencial de obtener algún tipo de beneficio o de impedir

el uso de la denominación por su legítimo propietario.

Tal y como se señala en la decisión del caso OMPI

No. D2000-0018, el registro de un nombre de dominio equivalente a una marca

notoria es constitutivo de mala fe, debiendo señalarse que ni siquiera

el especial grado de discernimiento que se supone a los usuarios de internet

permite desconocer el grave problema que supone el registro de nombres de dominio

equivalentes a marcas notorias por quienes no son los titulares de éstas.

En este sentido, procede destacar que el proyecto de nueva Ley de Marcas española,

tal y como se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de España

de 9 de marzo de 2001, permite en su artículo 35 al titular de una marca registrada

prohibir a un tercero la utilización del signo como nombre de dominio.

(iii) Tenencia pasiva.

La ausencia de todo contenido en las páginas web identificadas por el nombre

de dominio controvertido, en la que tan solo aparece una sucesión de números,

hace inevitable llegar a la conclusión de que se ha producido por el demandado

una tenencia pasiva del nombre de dominio.

La tenencia pasiva constituye, según interpretación consagrada por numerosas

decisiones emanadas también del Centro de Arbitraje, causa justificativa de

la mala fe, tanto en el registro como en el uso del dominio en cuestión (Decisiones

OMPI No.D2000-0464, OMPI

No.D2000-0003, OMPI No.D2000-0239

y OMPI No. D2000-1402, entre otras), sobre

todo en casos como el presente, en el que el demandado es consciente, dada la

notoriedad de la marca, de que tal tenencia pasiva implica un impedimento efectivo

para que el legítimo titular del distintivo pueda usarlo como nombre de dominio.

El Panel, por tanto, concluye que el tercer requisito exigido por el párrafo

4 a) de la Política Uniforme también concurre en el presente supuesto.

7. Decisión

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el nombre

de dominio <bancodevitoria.com> es idéntico a las marcas "BANCO DE

VITORIA" de las que es titular el demandante; que dicho registro se produjo

sin existir derecho o interés legítimo alguno, y que el registro y uso de dicho

nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del nombre de dominio <bancodevitoria.com>

al demandante.

Alberto de Elzaburu

Panelista Unico

12 Junio de 2001

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