Turisme de Catalunya v. Lucas Mas Brothers

Centro de

Arbitraje y Mediación de la OMPI

Turisme

De Catalunya. v. Lucas Mas Brothers

Caso N°

D2001-0390

1. Las Partes

El Demandante es Turisme

de Catalunya, constituido conforme al derecho español, con domicilio

social en Passeig de Gràcia, 105, 3r, 08008 Barcelona, España

(el "Demandante"), representado por D. Marcelino Curell Aguilà,

Passeig de Gràcia, 65 bis - 08008 Barcelona, España.

El Demandado, es Lucas

Mas Brothers, con domicilio en Martí Julià, 6, 6º - 2ª -08034

Barcelona, (el "Demandado").

2. El Nombre de Dominio

y el Registrador

Los nombres de dominio

en disputa son: < turismedecatalunya.com > , < turismedecatalunya.net>

, < turismedecatalunya.org> , < turisme-catalunya.com> , <

turismo-catalunya.com> y < cataloniatourism.com> , registrados en

ENOM, INC., de 16771 NE 80th Street, syuite #100, Redmond, WA (el

"Registrador").

3. Iter Procedimental

El 19 de marzo de 2001

la Demandante presentó por correo electrónico al Centro de Arbitraje

y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

(el "Centro") una demanda de conformidad con la Política uniforme

de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada

por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de

Internet ("ICANN") el 26 de agosto de 1999 (la "Política"),

el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias

en materia de nombres de dominio, adoptado por la ICANN el 24 de octubre de

1999 (el "Reglamento") y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo

a la Política uniforme de solución de controversias en materia

de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional"). El 20 de marzo

de 2001 la demanda en papel fue recibida por el Centro. El 21 de marzo de 2001

el Centro acusó recibo de la demanda. El Demandante efectuó el

pago del arancel por la tramitación del procedimiento.

El 22 de marzo de 2001,

ante una consulta del Centro, este recibió una respuesta del Registrador

sobre datos de registración y contactos correspondientes al nombre de

dominio en cuestión. El 28 de marzo de 2001 el Centro notificó

la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo.

El 16 de abril de 2001

la Demandada envió al Centro por correo electrónico la contestación

a la demanda. El 18 de abril de 2001 el Centro acusó recibo de la contestación

a la demanda.

Después de recibir

la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia

de Nuno Cruz, el 15 de marzo de 2001 el Centro lo designó panelista único.

Quedó establecido que la fecha límite para dictar resolución

en el caso sería el 28 de mayo de 2001. De este modo, el Panel quedó

constituido conforme a la Política y al Reglamento.

Por motivos de fuerza mayor,

el Panelista solicitó al Cento una prórroga de la fecha para dictar

la resolución hasta el dia 18 de junio de 2001.

No hubo otras presentaciones

de las Partes. No se dictaron órdenes de procedimiento.

La demanda y su contestación

se presentaron en español. De acuerdo al Reglamento, Parágrafo

11, el Panel determina que el idioma del procedimiento sea el español.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y

circunstancias resultan de las alegaciones de las partes y de la documentación

agregada, y que no han sido especificamente contestadas:

- El demandante, Turisme

de Catalunya, es un consorcio integrado por la Generalidad de Cataluña

(por medio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, al que está

adscrito), por las entidades de promoción turística de carácter

zonal y local, y por las asociaciones representativas del sector turístico.

- El demandante se constituyó

mediante el Decreto 13/1986, de 16 de enero, con la denominación Consorci

de Promoció Turística de Catalunya, y mediante el Decreto 83/1997,

de 1 de abril, se cambió su denominación por la de Turisme de

Catalunya y se modificaron sus estatutos, ampliando su objeto dentro del ámbito

del márketing, la comercialización y la prestación de servicios

turísticos.

- El demandante es titular

de los siguientes registros de marca:

Marca internacional nº

701.996 "TURISME DE CATALUNYA" mixta, en clases 16, 35, 38 y 39;

Marca española nº

2.051.745 "TURISME DE CATALUNYA" mixta, en clase 16;

Marca española nº

2.051.746 "TURISME DE CATALUNYA" mixta, en clase 35;

Marca española nº

2.051.747 "TURISME DE CATALUNYA" mixta, en clase 39;

Marca española nº

2.051.748 "TURISME DE CATALUNYA" mixta, en clase 38;

Marca internacional nº

624.118 "CATALONIA TOURIST BOARD" mixta, en clases 16, 35, 38 y 39;

Marca española nº

1.806.271 "CATALONIA TOURIST BOARD" mixta, en clase 16;

Marca española nº

1.806.272 "CATALONIA TOURIST BOARD" mixta, en clase 35;

Marca española nº

1.806.273 "CATALONIA TOURIST BOARD" mixta, en clase 38;

Marca española nº

1.806.274 "CATALONIA TOURIST BOARD" mixta, en clase 39.

- En fecha 2 de febrero

de 1998, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordó la inscripción

del cambio de denominación del titular de, entre otras, las mencionadas

marcas españolas, a favor de TURISME DE CATALUNYA, que es el titular

actual de dichas marcas.

- En diciembre de 2000,

coincidiendo con los preparativos de TURISME DE CATALUNYA para desarrollar un

sitio web que alojara los servicios ofrecidos por el consorcio, el demandante

observó que el nombre de dominio <turismedecatalunya.com> había

sido registrado en fecha 17 de diciembre de 2000, constando como titular del

mismo el demandado LUCAS MAS BROTHERS.

- Por este motivo, el

demandante se puso en contacto con el demandado por medio del número

de teléfono que consta en la base de datos "Whois" del registrador

del nombre de dominio <turismedecatalunya.com>.

- Como consecuencia

de la conversación telefónica sostenida con el demandado, TURISME

DE CATALUNYA y LUCAS MAS BROTHERS acordaron celebrar una reunión en fecha

19 de febrero de 2001 en las dependencias del demandante.

- En esta reunión

estuvieron presentes, por parte del demandante, el señor Alfons Rossell

Roig, Subdirector de TURISME DE CATALUNYA, y la señora Marta Alañà

Negre, miembro de la Asesoría Jurídica de TURISME DE CATALUNYA,

y, por parte del demandado, la señora Mayra Mas Echevarría y el

señor Carrasco.

- En esta reunión,

la señora Mayra Mas Echevarría, actuando, según manifestó,

en nombre de LUCAS MAS BROTHERS, ofreció vender el nombre de dominio

<turismedecatalunya.com> a TURISME DE CATALUNYA. El demandante solicitó

a la señora Mayra Mas Echevarría que dicho ofrecimiento de venta

fuera realizado por escrito.

- En la misma fecha

de la reunión, como se desprende de los datos obtenidos de la base de

datos "Whois" del registrador interesado, LUCAS MAS BROTHERS procedió

a registrar los nombres de dominio <turismedecatalunya.net>, <turismedecatalunya.org>,

<turisme-catalunya.com>, <turismo-catalunya.com> y <cataloniatourism.com>.

- En fecha 5 de marzo

de 2001, el demandante recibió un escrito, de fecha 2 de marzo de 2001,

firmado por la señora M. Olivia Lucas, ofreciendo al demandante la posibilidad

de adquirir los nombres de dominio objeto de la demanda, así como el

nombre de dominio <turismodecataluña.com>, por un importe total

de 105.000 Euros.

- El demandado Lucas

mas Brothers no posee ningún derecho de marca sobre los signos distintivos

"TURISME DE CATALUNYA", "TURISMO CATALUNYA" o "CATALONIA

TOURISM".

- El demandante no ha

concedido al demandado ninguna licencia de uso de sus marcas, ni le ha autorizado

de algún otro modo a hacer uso de sus marcas.

5. Alegaciones de las

Partes

5.1. El Demandante alega:

- Los nombres de dominio

<turismedecatalunya.com>, <turismedecatalunya.net> y <turismedecatalunya.org>

coinciden literalmente con el distintivo de las marcas "TURISME DE CATALUNYA"

del demandante, la internacional nº 701.996 (en clases 16, 35, 38 y 39) y las

españolas nº 2.051.745 (en clase 16), nº 2.051.746 (en clase 35), nº

2.051.747 (en clase 39) y la nº 2.051.748 (en clase 38)

- El nombre de dominio

<turisme-catalunya.com> coincide asimismo con el distintivo de las mismas

marcas del demandante. La única diferencia entre estas marcas y el nombre

de dominio <turisme-catalunya.com> consiste en la sustitución de

la preposición "de" por un guión, lo cual no es suficiente

para evitar el riesgo de confusión entre el nombre de dominio y las marcas

del demandante.

- El nombre de dominio

<turismo-catalunya.com> es similar al distintivo de las mismas marcas

del demandante. Las únicas diferencias entre estas marcas y el nombre

de dominio <turismo-catalunya.com> consisten en la sustitución

de la preposición "de" por un guión, y en la utilización

del término "turismo" en lugar del término "turisme"

(una traducción en lengua española del término en lengua

catalana "turisme").

- El nombre de dominio

<cataloniatourism.com> es similar al distintivo de las marcas "CATALONIA

TOURIST BOARD" del demandante, la nº 624.118 (en clases 16, 35, 38 y 39)

y las españolas nº 1.806.271 (en clase 16), nº 1.806.272 (en clase 35),

nº 1.806.273 (en clase 38) y la nº 1.806.274 (en clase 39).

- Las únicas

diferencias entre el nombre de dominio <cataloniatourism.com> y las citadas

marcas consiste en la no utilización del término "board"

y en la sustitución del término "tourist" por el término

"tourism". Estas diferencias no son suficientes para evitar el riesgo

de confusión entre el nombre de dominio y las marcas del demandante.

- A mayor abundamiento,

debe tenerse en cuenta que los términos "catalonia" y "tourism"

que componen el nombre de dominio <cataloniatourism.com> son la traducción

en lengua inglesa de los términos en lengua catalana "catalunya"

y "turisme" (en lengua española, "cataluña"

y "turismo", respectivamente). Por este motivo, existe un riesgo evidente

de confusión entre el nombre de dominio <cataloniatourism.com>

y las marcas del demandante consistentes en el distintivo "Turisme de Catalunya".

- De la denominación

del demandado Lucas Mas Brothers no se desprende ningún derecho o interés

legítimo respecto de los nombres de dominio objeto de la demanda.

- El registro de los

nombres de dominio objeto de la demanda no responde a ningún interés

legítimo del demandado.

- El ofrecimiento al

demandante de venta de los nombres de dominio objeto de la demanda por un importe

total de 105.000 Euros (17.470.530 pesetas), cantidad que supera sobradamente

los costes relacionados con el registro de los nombres de dominio, circunstancia

constituye una evidencia de que los mismos nombres de dominio han sido registrados

con ânimo de lucro y, por ello, de mala fe.

- No hay evidencia de

que las páginas web correspondientes a los nombres de dominio objeto

de la demanda estén siendo utilizadas o en proceso de ser establecidas

y desarrolladas para el ofrecimiento continuado de productos y/o servicios.

Las páginas web correspondientes a los nombres de dominio en litigio

no incorporan ningún contenido que permita establecer que el demandado

ha utilizado los nombres de dominio o ha efectuado preparativos demostrables

para su utilización.

- El demandado, tras

haber registrado el nombre de dominio <turismedecatalunya.com> y haber

mantenido una reunión con el demandante con relación a dicho nombre

de dominio, procedió a registrar, en la misma fecha de la reunión,

los nombres de dominio <turismedecatalunya.net>, <turismedecatalunya.org>,

<turisme-catalunya.com>, <turismo-catalunya.com> y <cataloniatourism.com>,

con el fin de impedir el registro por parte del demandante de un nombre de dominio

correspondiente a sus marcas y forzarle, de esta forma, a aceptar el ofrecimiento

de venta del demandado. Esta circunstancia constituye una evidencia de que los

nombres de dominio objeto de la demanda han sido registrados con el fin de privar

al titular marcario de la posibilidad de reflejar sus marcas como nombres de

dominio.

- El demandado tiene

registados en su favor otros nombres de dominio coincidentes con marcas conocidas

y prestigiosas ("PADEVI" y "GRUPO BALAÑA"), en detrimento

de los legitimos interesses de los titulares de dichas marcas.

5.2 El Demandado alega:

- La demanda carece

de lo fundamental, la personalidad y legitimidad para ser partes, además

de la imperfecta constitución de la litis.

- En cuanto al demandante,

si bien en la demanda se le indentifica al demandante como Turisme de Catalunya,

en ninguna parte de la misma, se recoge documentación alguna que refleje

qué persona actúa en su nombre, con los poderes al efecto, la

delegación de funciones o facultades en la escritura pública o

inscripción en el Registro Mercantil, toda vez que se trata de una persona

jurídica pública, actuando también sometida al Derecho

Privado.

- La demanda también

adolece de falta de legitimación pasiva, por cuanto que los titulares

siempre fueron personas de nacionalidad estadounidense.

- No existe, ni en sentido

estricto ni en sentido amplio, la pretendida identidad o similitud entre los

nombres de dominio objecto de la demanda y las marcas que pertenecen al demandante.

- Como marcas, cabe

ver y examinar los distintivos en sus colores, diseño de las letras,

figuras y dibujos.

- También hay

diferencias en las expresiones que constituyen las marcas y los nombres de dominio.

- Nadie pretende registrar

en España la marca Turisme de Catalunya en las clases 16/35/38/39, pero

tampoco existiría impedimento en que alguien lo hiciera en otra clase,

y menos aún que lo hiciera en cualquier otro país del Mundo.

- Una vez que los verdaderos

titulares de los nombres de dominio son de nacionalidad norteamericana, no les

es aplicable la legislacion española, todo ello sin considerar que el

demandante configura sus pretendidos derechos como expansivos hasta el infinito,

conocido y desconocido, sea en clases, territorios, idiomas, espacios tecnológicos

no regulados, o escasamente, en la actualidad, como Internet, etc.

- El presunto demandante

no ha especificado qué tipo de interferencia o confusión puede

darse, ya que ignora en qué parcela van a desarrollarse los dominios

hoy en cuestion, y mucho menos, cuando desde la esfera privada, sin subvenciones

no pueden realizarse objetivos de alcance de interés en general.

- Teniendo en cuenta

la actividad estatutaria del demandante, es impossible que pueda darse confusión

o similitud, dentro o fuera de España, entre los nombres de dominio .com

y las marcas.

- Es simple y llanamente

falsa la aseveracion de que el demandado no tiene derechos o interesses legitimos

respecto de los nombres de dominio.

- El presunto demandado

no persigue usurpar posiciones de entes, ni propiedad alguna, solo se ha apropiado

legítimamente de inputs, en un mercado libre, liberal, legal, globalizado,

y siempre con respeto exquisito a la legalidad.

- Como pruebas para

refutar la carencia de derechos e interesses legitimos cabe decir que el presunto

demandado y demandante están en idéntica situación, ya

que, desde luego, el primero no había utilizado ni reparado en dicho

dominio y, el último, ya ha recibido peticiones de servicios, a pesar

de su corta vida.

- El demandado no desvía

consumidores de manera equívoca, ya que son distintos los destinatarios

y servicios que demandante y demandado pueden dar.

- El demandante pretende

cobrar entre sus servicios la cesión del . com a sus integrantes cuando

legalmente consigue esos objetivos con .es, .org o .gov.

- También es

falso que el demandado haya registrado o usado los dominios con mala fe.

- El demandado nunca

ha registado ni adquirido dominio alguno para venderselo ni alquilarselo al

titular de la marca, a sus competidores, a ningún tipo de precio.

- Igualmente con los

registros en cuestión, no es posible impedir al presunto demandante el

ejercicio de sus fines estatutarios, además de disponer como el resto

de organismos del .es o .gov.

- Tampoco se perturba

la actividad comercial de competidor alguno, ya que el presunto demandante no

realiza actividad comercial alguna acerca del mercado de consumidor final.

- Análogamente

no se ha intentado atraer con ánimo de lucro ni mediante confusión

con las marcas del presunto demandante a usuarios de la red, ya que el Turismo

es Universal, Cataluña es patrimonio de todos y por las marcas y simbologia

por ellos registradas, ninguna produce confusión.

- La mala fe se evidencia

por parte del presunto demandante cuando arbitraria y caprichosamente pretende

apropiarse para sí sin causa ni derecho alguno dominios en distintos

idiomas, carentes de similitud, teniendo como institución pública

el .es, y olvidando que la coherencia con sus planteamientos "patrimonialista-universal"

debería abarcar a todas las clases de sus marcas, a todos los países,

y a todos los puntos de la red, y a todos los idiomas del mundo, acciones que

no ha realizado.

- En la demanda se miente

en torno a la reunión mantenida en las oficinas del demandante el dia

19 de febrero de 2001.

- La oferta realizada

por el demandado, en su carta de 2 de marzo de 2001, ha resultado de una insistencia

desmedida del Sr. Rosell (del demandante), con la finalidad de tender una trampa

al demandado.

- Ademas, dicha oferta

fue honesta, razonada, cierta, y en el bien entendido de que el beneficiado

final siempre iba a ser Cataluña.

6. Discusión

6.1 Aspectos Procesales

La Demanda

La demanda fue redactada

de acuerdo con los requisitos procesales estipulados en el párrafo

3 del Reglamento, documentándose con varios elementos (Anexos [

A] a [ M] ).

El Demandante, mediante

esta única demanda, pretende obtener remedios en relación a seis

nombres de dominio. Teniendo en cuenta que el párrafo 3(c) del

Reglamento estipula que la demande puede referirse a más de un nombre

de dominio, a condición de que los nombres de dominio hayan sido registrados

por el mismo titular (como en el presente caso), en Panel considera que esta

demanda común es aceptable.

La Contestación

El Demandado presentó

su contestación dentro del plazo estipulado en el párrafo 5(a)

del Reglamento. Por otro lado, la contestación fue formulada de acuerdo

con los otros requisitos procesales del mismo párrafo 5 del Reglamento.

6.2. Cuestión

Previa - Legitimidad de las Partes

El demandado ha planteado

la ilegitimidad del Demandante y del Demandado para ser Partes en este procedimiento.

El Panel considera que debe examinar con carácter previo los argumentos

del Demandado en cuanto a esta cuestión.

Legitimidad del Demandante

En este procedimiento,

de acuerdo con la demanda formulada, se invoca que los nombres de dominio en

cuestión son idénticos o similares a las marcas "TURISME

DE CATALUNYA" y "CATALONIA TOURIST BOARD", cuyos registros se

han mencionado arriba en el punto 4 de esta decisión.

Por otro lado, no cabe

duda de que esos registros de marcas son de la titularidad del Demandante, en

nombre de quien fue precisamente presentada la demanda.

Por esa razón, el

Panel considera que es impertinente valorar la alegada existencia de motivaciones

personales en el procedimiento de individuos relacionados con el Demandante,

cuando es inequívoco que este procedimiento tiene por objeto defender

los derechos e interesses de la entidad Demandante.

El Panel considera así

que el Demandante es parte legítima en este procedimiento.

Legitimidad del Demandado

El Demandado sostiene su

ilegitimidad pasiva para intervenir en este procedimiento, alegando que "…el

verdadero titular de los dominios (…) no es LUCAS MAS BROTHERS, (…) por

cuanto los titulares siempre fueron personas de nacionalidad estadounidense".

Sin menoscabo del respeto

que se le debe al Demandado, el panelista se permite manifestar su desconfianza

en cuanto a esta forma dudosa de argumento - la cual además ni siquiera

es "original", puesto que el signatario lo ha visto utilizar en otros

procedimientos (en los que, por coincidencia, se alegaba también que

los verdaderos titulares de los dominios eran nacionales de los Estados Unidos…).

La falta de credibilidad de este argumento resulta del hecho de que, en la contestación,

no se presenta documento alguno en apoyo de tal argumento (por ejemplo, correspondencia

entre el Demandado y el supuesto verdadero titular). Al contrario, esta argumentación

del Demandado se traiciona en la carta que éste dirigió al Demandante,

con fecha del 2 de febrero de 2001 (Anexo [ D] de la demanda), en cuyo

punto 2 se afirma lo siguiente:

"Asimismo, buscábamos,

como catalanes que somos…".

No obstante lo arriba expuesto,

no cabe duda de que los nombres de dominio objeto de esta demanda están

(por lo menos y seguramente, desde el punto de vista formal) registrados

a favor de LUCAS MAS BROTHERS. Esta circunstancia basta, de acuerdo con el párrafo

2 del Reglamento, para determinar que el Panel considere al Demandado como

parte legítima en este procedimiento.

6.3 Cuestión

de Fondo-Base Legal Aplicable

En conformidad con el párrafo

4.a. de la Política, el Panel deberá determinar si está

o no probado en este procedimiento que:

(i) El Demandado posee

nombres de dominio idénticos similares hasta el punto de crear confusión

con respecto las marcas de productos y de servicios sobre las que el demandante

tiene derechos; y

(ii) El Demandado no

tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio;

y

(iii) Los nombres de

dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.

6.4 Identidad o Similitud

Confundible

Como afirman ambas Partes

en este procedimiento, las marcas del Demandante son mixtas, o sea, se forman

todas de una expresión ("TURISME DE CATALUNYA" en un caso,

y "CATALONIA TOURIST BOARD" en el otro), con un elemento figurativo

encima y también una reivindicación de colores. Sin embargo, dichas

expresiones "TURISME DE CATALUNYA" y "CATALONIA TOURIST BOARD"

corresponden a los únicos elementos denominativos de las marcas

del Demandante, figurando además en ellas de modo perfectamente destacado

y hasta independientes de los mencionados elementos figurativos.

Es decir que, al contrario

de lo que ha sostenido el Demandado, es enteramente correcto hacer una comparación

entre los nombres de dominio en cuestión y las marcas del Demandante,

considerando solamente los elementos denominativos de las marcas. Eso corresponde,

en el derecho marcario, a una fórmula universalmente consagrada en el

análisis de la confundibilidad entre dos signos distintivos, según

la cual la similitud del conjunto tanto puede resultar de la conjugación

o combinación de varios elementos existentes en ambas marcas como de

la existencia de un único elemento común, por ser éste

tan saliente y predominante que domine el conjunto y le dé la similitud

necesaria para determinar la confusión — cfr., por exemplo, Augustin

RAMELLA, de Itália (Trattato della Proprietà Industriale - traducción

española, Madrid, 1912, volumen II, nº 436, página 35), Paul MATHÉLY,

de Francia (Le Droit Français des Signes Distintifs, páginas 524

y 555) y Justino CRUZ, de Portugal (Código da Propriedade Industrial

anotado, 1985, página 220).

Podría cuestionarse,

en otro contexto, la validez intrínseca de las expresiones "TURISME

DE CATALUNYA" y "CATALONIA TOURIST BOARD" como signos con carácter

distintivo para constituir marcas denominativas (debe notarse que el Demandado

no ha planteado esta cuestión, por lo menos directamente, en la parte

de su contestación dedicada a este punto). Sin embargo, en este procedimiento

esa cuestión deja de tener razón de ser, teniendo presente que

el Demandante TURISME DE CATALUNYA es precisamente la entidad oficial a la que

la Generalidad de Cataluña encomendó la tarea de congregar las

diversas entidades y asociaciones que representan y promueven el TURISMO en

CATALUÑA. En otras palabras, el Demandante será exactamente la

única entidad, pública o privada, que estará verdaderamente

en una posición para reivindicar el derecho al uso y registro de la expresión

"TURISME DE CATALUNYA" como su signo distintivo.

Al proceder a una comparación

entre los nombres de dominio objeto de este procedimiento y las marcas del Demandante,

es evidente para el Panel que las expresiones de los dominios:

"TURISMEDECATALUNYA…"

"TURISME-CATALUNYA…"

y

"TURISMO-CATALUNYA…"

son una REPRODUCCIÓN

(en algunos casos) o son prácticamente IDÉNTICAS a la expresión

"TURISME DE CATALUNYA"

de las marcas del DEMANDANTE

(a saber, la Marca Internacional nº 701.996 y las Marcas españolas nºs

2.051.745 a 2.051.748). Las diferencias existentes entre esas expresiones son

casi imperceptibles y resultan de la mera adaptación de las mismas, como

signos marcarios, a la función de nombres de dominio.

La comparación del

dominio

"CATALONIATOURISM…"

con la expresión

"CATALONIA TOURIST

BOARD"

de las otras marcas del

Demandante (la Marca Internacional nº 624.118 y las Marcas Españolas

nºs 1.806.271 y 1.806.274) será más discutible que la que se hizo

anteriormente, ya que la similitud entre las respectivas expresiones es menos

evidente.

Sin embargo, ese análisis

no tiene para el Panel una importancia determinante en la decisión en

cuanto al dominio <cataloniatourism.com> porque para el mismo Panel es

decisiva "per se" la similitud de este dominio con las otras marcas

"TURISME DE CATALUNYA" del Demandante. La expresión "CATALONIA

TOURISM" no es más que la traducción inglesa de "TURISME

DE CATALUNYA" y además es percibida por la generalidad de las personas

como tal, especialmente porque son también muy similares desde

los puntos de vista gráfico y fonético (en la práctica,

ocurre solamente la inversión de la posición de las palabras componentes).

El Demandado sostiene también

que las marcas del Demandante no pueden oponerse a los dominios (en particular,

a los .com), ya que esas marcas no están protegidas para productos o

servicios de otras clases (además de las clases 16, 35, 38 y 39), ni

en otros países (además de España y de los países

cubiertos por los registros internacionales). En la opinión del Demandado,

la confusión en este caso sería hasta "imposible",

teniendo en cuenta "los propios fines estatutarios" del Demandante,

que (según afirma) no tiene "acción directa sobre el factor

productivo «turista», como consumidor final".

El Panel no está

de acuerdo en absoluto con esta argumentación del Demandado - o por lo

menos con las conclusiones que pretende hacer de tales afirmaciones.

Desde luego, se ha probado

que el Demandante, a saber desde la modificación de sus estatutos en

1997, puede realizar, en el ámbito de su objeto, actos de comercio y

actividades comerciales - en particular, en el "ámbito del márketing,

la comerciaización y la prestación de servicios turísticos".

Además, por lo que toca a este procedimiento, lo que es fundamental es

determinar los productos y servicios para los que están protegidas las

marcas opuestas a los dominios (antes que la propia actividad estatutaria del

Demandante, su titular). Sin embargo, la verdad es que los productos y servicios

(de las clases 16, 35, 38 y 39) para los que están registradas las marcas

del Demandante están estrechamente relacionados con su objeto estatutario

(la promoción del turismo).

Finalmente, no tiene fundamento

la interpretación del párrafo 4.a.i) de la Política, según

la cual sólo pueden oponerse a un dominio .com las marcas con protección

total, a saber geográfica (en la generalidad de los países). Tal

interpretación no se apoya en ninguna disposición de la Política

y, además, aun conduciría a la imposibilidad práctica de

su aplicación en cualquier caso.

Conforme a lo arriba expuesto,

el Panel considera que todos los dominios son idénticos o similares a

las marcas del Demandante.

6.5. Derechos o Intereses

Legítimos respecto de los Nombres de Dominio

Se considera probado que

el Demandado no posee ningún derecho de marca sobre las expresiones "TURISME

DE CATALUNYA", "TURISMO CATALUNYA" o "CATALONIA TOURISM"

y que el Demandante tampoco le ha concedido al Demandado una licencia o autorización

para el uso de sus marcas registradas. Asimismo, como alega el Demandante, de

la denominación del Demandado LUCAS MAS BROTHERS tampoco resulta un derecho

o interés legítimo respecto de los nombres de dominio en cuestión.

En cuanto a los otros indicios

de derechos o legítimos intereses indicados en el párrafo 4.c

de la Política, el Demandado alegó que "se encuentra en

fase de elaboración y ya ha recibido peticiones de servicios".

Sin embargo, el Demandado no apoyó esta alegación con ningún

elemento de prueba de su supuesta actividad y/o peticiones de sus servicios

en Internet.

Tampoco es pertinente el

argumento del Demandado respecto de la naturaleza de la actividad del

Demandante. Como ya se ha mencionado más arriba (punto 6.4), las marcas

opuestas a los nombres de dominio en cuestión están protegidas

para productos (clase 16) y determinados servicios (clases 35, 38 y 39), cuyo

objetivo está además previsto (o puede encuadrarse) en la actividad

estatutaria del Demandante.

En cuanto a este punto,

el Demandado, antes que intentar demostrar sus derechos o intereses sobre

los dominios, intentó demostrar la falta de interés legítimo

del Demandante respecto de los mismos. Sobre esta cuestión, el Panel

considera que el Demandante, teniendo en cuenta su naturaleza y funciones -

se trata de la entidad oficial a la que se encomendó la coordinación

del Turismo en Cataluña - es precisamente la entidad que está

en una posición para reivindicar la expresión "TURISME DE

CATALUNYA" como su signo distintivo (la expresión corresponde además

a su propia denominación social). En otras palabras, el Demandante será

quizás la única entidad (con prevalencia sobre todas las

otras, públicas o privadas, incluso por esta razón el Demandado)

que puede reivindicar la utilización de la expresión "TURISME

DE CATALUNYA" - tanto a título de marca o nombre comercial (por

extensión "natural" de esos derechos) como nombre de dominio.

Teniendo en cuenta lo arriba

expuesto, el Panel considera también que se verifica la presuposición

de que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto

de ninguno de los nombres de dominio.

6.6. Mala Fe

Como se ha señalado

anteriormente, resulta de los hechos probados que el Demandante TURISME DE CATALUNYA

no es simplemente una entidad catalana dedicada a la promoción

del turismo en su territorio. El Demandante es la entidad oficial que

se creó especialmente para la promoción del turismo en Cataluña.

Resulta también

de las alegaciones de ambas Partes que el Demandante (precisamente como entidad

pública que es) será conocida por la generalidad de la población

(por lo menos de Cataluña) y será conocida justamente bajo su

nombre, "TURISME DE CATALUNYA", el cual es asociado inmediatamente

por la generalidad de la población al Demandante. Además, como

ya se ha mencionado también, la propia expresión "TURISME

DE CATALUNYA", como marca y/o nombre comercial, sólo tiene sentido

cuando pertenece a una entidad con la naturaleza, las características

y las funciones del Demandante.

Con estos comentarios preliminares,

el Panel pretende apoyar su opinión de que, "prima facie",

es difícil aceptar como pura coincidencia el hecho de que una

entidad distinta del Demandante elija la expresión "TURISME DE CATALUNYA"

como su nombre comercial, marca o (hablando del presente caso) como su nombre

de dominio. No es creíble que alguien elija la expresión "TURISME

DE CATALUNYA", sea a título que sea, sin ponderar que ése

es el nombre de una entidad oficial catalana denominada TURISME DE CATALUNYA

(como podría suceder en el caso de una marca formada de un término

de fantasía y, en particular, poco conocida entre el público).

El Panel encuentra en esta

constatación un primer indicio de que los nombres de dominio fueron elegidos

y registrados de mala fe por el Demandado.

En defensa de su posición,

el Demandado sostiene que con los nombres de dominio registrados a su favor

no es posible impedir o perjudicar la actividad estatutaria del

Demandante, ya que (por un lado) éste no es un "competidor"

suyo, por no realizar actividad comercial alguna acerca del mercado de consumidor

final y también (por otro lado) porque el Demandante puede como alternativa

utilizar otros dominios, como los .es, .gov o .org.

El Panel no está

de acuerdo con estos argumentos.

En realidad, se ha probado

que el Demandante, en perseguimiento de sus fines estatutarios, puede efectivamente

practicar actos de comercio o actividades comerciales. En este sentido, y cuando

ejerce esas actividades, el Demandante puede actuar de competidor de otras entidades

(incluso empresas) del sector del turismo.

Tampoco es relevante, por

lo que toca a este procedimiento, que el Demandante pueda actuar de manera

alternativa en Internet a través de otros gTLDs o de los ccTLDs.

En realidad, no sólo el dominio .com es apropiado para la actividad comercial,

sino también se ha probado incluso que el Demandado ocupó también

los dominios .net y .org, lo que hizo además solamente después

de la reunión mantenida con el Demandante - un hecho (éste último)

que no explicó ni siquiera comentó en la contestación a

la demanda y que, en la opinión del Panel, es por sí solo otro

indicio o manifestación de la mala fe del Demandante.

En cuanto al requisito

de la mala fe, el Demandado repite su argumento de que las marcas del Demandante

sólo podrían oponerse a los dominios en cuestión si abarcaran

"todas las clases" y "todos los países".

El Panel, en el punto 6 de esta decisión, ya ha tenido la oportunidad

de manifestar y justificar su desacuerdo frontal con esta interpretación

peregrina del párrafo 4. a. i) de la Política.

Finalmente, en la opinión

del Panel, es un hecho incontestable que el Demandado, por medio de la carta

con fecha del 2 de marzo de 2001, hizo una propuesta de compra de los diversos

nombres de dominio objeto de este procedimiento. El precio pedido por la cesión

de los nombres - 105.000 Euros - excede largamente de cualquier suma que el

Demandado pudiera haber gastado con los registros de los dominios o con la preparación

de los "sites" correspondientes, incluso los que mencionó (pero

sin documentarlos en la contestación) en el punto 3 de su carta

del 2 de marzo de 2001. De este modo, parece no ser necesario comentar la credibilidad

de las explicaciones presentadas por el Demandado sobre este aspecto, y se considera

que se verifica también "in casu" la circunstancia estipulada

en el párrafo 4. b. iii) de la Política.

Teniendo en cuenta lo arriba

expuesto, el Panel considera que se ha probado que los nombres de dominio fueron

registrados y usados de mala fe.

7. Resolución

El Panel ha determinado

que los seis nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto

de crear confusión a las marcas del Demandante, que el Demandado carece

de derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio,

y que el Demandado ha registrado y usado los nombres de dominio de mala fe.

Por ello, conforme a la

Política, Parágrafo 4(i), y al Reglamento, Parágrafo 15,

el Panel resuelve que los registros de todos los seis nombres de dominio sean

transferidos al Demandante.

Nuno Cruz

Panelista Único

Fecha: 18

de Junio de 2001