Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. v. Ignacio Allende

Centro de

Mediación y Arbitraje de la OMPI

DECISION

DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Ferrocarril

Metropolità de Barcelona, S.A. v. D. Ignacio Allende Fernández

Caso No.

D2000-0873

1. Las partes

1.1 Demandante: Ferrocarril

Metropolità de Barcelona, S.A., con domicilio social en calle 60, números

21-23, Sector A Polígono Industrial de la Zona Franca, Barcelona 08040,

España.

1.2 Demandado: D. Ignacio

Allende Fernández, con domicilio en Avenida de los Chopos, 65, Las Arenas,

Getxo, Vicaya, España, representado por Dª Ana de Godos Castellanos.

2. El Nombre de Dominio

y el Registro

2.1 La demanda tiene

como objeto el nombre de dominio, "metrobarcelona.com".

2.2 La entidad registradora

de ambos nombres es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park

Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

3. Iter procedimental

3.1 Una demanda, de

acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias

en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política

Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de

acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política

Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de

Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje",

el día 26 de Julio de 2000.

3.2 Una copia de la

demanda fue enviada por correo electrónico a la entidad registradora

y al demandado, quien contestó a la demanda con fecha 15 de Septiembre

de 2000.

3.3 Con fecha 25 de

Septiembre, de acuerdo con la petición del demandado de que la disputa

fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designó

a Luis H. de Larramendi como panelista, haciéndole llegar copia completa

de la documentación.

4. Antecedentes de hecho

4.1 El demandante es

una persona jurídica, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.,

cuya principal actividad consiste en la gestión del ferrocarril metropolitano

de la ciudad de Barcelona; su vida legal data desde su constitución el

17 de Diciembre de 1920.

El demandante es titular

del registro español de marca 2.085.108 METRO DE BARCELONA, y a través

de una sociedad vinculada de los dominios "barcelona.net" y "barcelona.org"

desde el 25 de Mayo de 2000.

4.2 El demandado es

una persona física, D. Ignacio Allende Fernández, de nacionalidad

española, con domicilio en Las Arenas, Getxo (Vizcaya).

4.3 A los efectos de

este procedimiento arbitral es de tener también en cuenta la circunstancia

de que quien accede en la actualidad a la dirección de Internet "metrobarcelona.com",

es redireccionado a la página "metrobilbao.com", sin que en

ella figure ninguna advertencia que haga saber la razón de ese vínculo.

Igualmente es de considerar

que con fecha 31 de Agosto se adoptó una resolución en el conflicto

D2000-0467 en donde el panelista nombrado por la Organización Mundial

de la Propiedad Intelectual ha declarado similar el dominio METROBILBAO a las

marcas METRO DE BILBAO, ha estimado que el demandado en aquel procedimiento,

que es la misma persona aquí demandada, Ignacio Allende Fernández,

carece de derechos anteriores legítimos respecto a ese nombre de dominio,

entiende que lo ha registrado de mala fe, y lo usa de mala fe, habiendo resuelto

como consecuencia de todo ello la transferencia del dominio a la demandante,

METRO BILBAO, S.A.

5. Pretensiones de las

partes

5.1 Demandante

El demandante

afirma:

- que el demandado

ha registrado un dominio que es virtualmente idéntico a una marca de

su propiedad,

- que la denominación

en que consiste el dominio impugnado es una denominación con la que inmediatamente

se asocia a la demandante, que es la entidad que presta el servicio público

del ferrocarril metropolitano en la ciudad de Barcelona,

- que el demandante

ha solicitado también otros dominios similares, como son los dominios

"metrobilbao.com" y "metromadrid.com",

- que hasta una fecha

no determinada en la dirección "metrobarcelona.com" se podía

acceder a un contenido de carácter pornográfico,

- que el demandado

ha ofrecido la venta de su dominio "metrobarlona.com",

- que el demandado

no tiene ningún interés legítimo ni ningún tipo

de derecho en relación con el nombre de dominio en debate, y

- que el demandado

ha registrado y usado esos nombres de dominio de mala fe.

El demandante solicita

la transferencia a su favor del dominio "metrobarcelona.com".

5.2 El

demandado

El demandado

ha contestado a las alegaciones del demandante manifestando:

- que es inadecuado

el procedimiento arbitral especial para resolver la disputa,

- que la denominación

METRO DE BARCELONA es genérica y no reivindicable en exclusiva,

- que los productos

para los que figura registrada la marca 2.085.108 METRO DE BARCELONA se refieren

a unas actividades muy concretas, por lo que no valen a su titular para impedir

su uso en relación con otras actividades,

- que tiene un interés

legítimo para el uso de la denominación METROBARCELONA en ejercicio

del derecho ciudadano a la crítica de un servicio público, con

el objetivo de prestar un servicio a la comunidad,

- que ha realizado

preparativos para la utilización del dominio "metrobarcelona.com",

- que ha realizado

un uso legítimo no comercial, cual es la prestación de un servicio

en defensa de los usuarios del ferrocarril metropolitano de Barcelona,

- que la prueba de

la mala fe en el uso y registro del dominio "metrobarcelona.com" corresponde

al demandante, pero que en todo caso

- no ha intentado la

reventa del dominio,

- no ha intentado impedir

el uso de la marca METRO DE BARCELONA pues el titular de ésta ha preferido

identificarse con los dominios "metrobarcelona.net" y "metrobarcelona.org",

- no realiza actividad

comercial alguna por lo que no intenta interferir en el mercado de un competidor,

- no

trata de atraer internautas basándose en la confusión generada,

y

- estima que todo lo

más se produce un conflicto legítimo de intereses, al tratarse

la página "metrobarcelona.com" de una página crítica

respecto de un servicio público, por lo que queda excluido del campo

de aplicación de la política uniforme de resolución de

conflictos.

El demandante solicita

que se proceda a la íntegra desestimación de la demanda interpuesta.

6. Debate

y conclusiones

6.1 Habiendo

planteado el demandado la posible incompetencia de este panel, procede analizar

esa cuestión de manera previa

La lectura de las consideraciones

establecidas por el demandado, que entiende que es nulo el sometimiento a arbitraje,

no puede enervar la efectiva aplicabilidad de un procedimiento de naturaleza

"sui géneris", que ha sido establecido precisamente por el carácter

"sui géneris" de la red Internet, que hace que queden desbordados los

marcos nacionales ya que, con independencia de que las dos partes sean españolas,

el contenido al que se accede a través del dominio controvertido supera

los límites territoriales de España, y quien habría de

ejecutar la decisión sería una entidad extranjera.

Teniendo en cuenta esas

circunstancias, y las muy acertadas manifiestaciones que se contienen en la

resolución del distinguido panelista Roberto A. Bianchi en su decisión

de 31 de Agosto en el caso D2000-0467, en relación con el dominio "metrobilbao.com",

a las que nos remitimos, procede considerar la plena competencia de la política

uniforme de resolución de conflictos establecida por ICANN y, en consecuencia,

de este procedimiento arbitral basado en ella y administrado por la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual.

6.2 Reglas

aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento"

encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las

manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo

dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera

reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común

residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia,

junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y principios

del derecho nacional español.

6.3 Examen de los

presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4(a) de

la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de

dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza

que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior

sobre la que el demandante tenga derechos,

- que

el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación

con el nombre de dominio, y

- que

el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.3.1 Análisis

de la identidad o semejanza entre marca y dominio

No ofrece ninguna duda

que la marca METRO DE BARCELONA y el dominio "metrobarcelona.com"

ofrecen una virtual identidad eliminada la partícula correspondiente

al nivel superior de dominio genérico ("COM"), y dejando de considerar

la preposición "DE".

Es cierto, como señala

el demandante, que en la adopción de nombres de dominio tienden a simplificarse

construcciones gramaticales correctas en aras de la concisión, por lo

que la eliminación de la preposición "DE" en la marca METRO DE

BARCELONA sería una práctica corriente. Ello abunda en la cuasi

identidad que se produce.

El pretendido carácter

descriptivo de la marca METRO DE BARCELONA, aún en el caso de que se

produjera, lo que no se entra a juzgar, así como el que dicha marca proteja

unos u otros productos o servicios, es totalmente irrelevante a los efectos

de este procedimiento, de acuerdo con la "Política Uniforme".

6.3.2 Análisis

de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legítimos por

parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.

Analizando

esta cuestión se observa que el demandado:

- no expresa ninguna

razón que le vincule a la ciudad de Barcelona,

- no alega ninguna

conexión específica con el servicio público del metro de

Barcelona,

- no señala

que haya sido conocido o identificado bajo esa denominación, y

- no acredita ningún

tipo de preparativo real para el uso del dominio "metrobarcelona.com",

distinto de su utilización pornográfica, o su vinculación

al dominio "metrobilbao.com"

El demandado ha alegado

su derecho constitucional a la libre expresión como base para la apropiación

particular del dominio "metrobarcelona.com", a fin de efectuar el

derecho a la crítica en relación con ese servicio público

de Barcelona..

Como no hay ninguna razón

para que el derecho a la crítica deba ejercerse necesariamente a través

de la utilización de la marca de un tercero, cuando puede prestarse a

través de dominios diferentes; se considera de aplicación la doctrina

contenida en los casos OMPI D2000-0071 CSA Internacional a.k.a. Canadian Standards

Association v. John O. Shannon et al y OMPI D2000-0299 y 300 Monty and Pat Roberts,

Inc. c. Bill Keith y J. Bartell, citados por el panelista Roberto A. Bianchi,

en su decisión de 31 de Agosto de 2000 relativa al dominio "metrobilbao.com".

6.3.3 Análisis

de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre de dominio "metrobarcelona.com",

y análisis de la existencia o no de uso de mala fe de ese nombre de dominio.

El párrafo

4(a)(iii) de la Política Uniforme considera que es necesaria la concurrencia

de mala fe en el registro y, asimismo, un uso de mala fe.

En la interpretación

de ese apartado se ha tenido en cuenta el proceso formativo de las reglas de

ICANN, y el hecho de que si bien:

- es necesario que

exista algún requisito de uso de mala fe de los dominios, de cuya

titularidad se ha ya desentendido el solicitante,

- es preciso considerar

también con especial cuidado si alguna tenencia pasiva, de mala fe, del

nombre de dominio, puede considerarse uso en el sentido del párrafo 4(a)(iii)

de la "Política Uniforme".

En ese sentido, sin establecer

en líneas generales, la decisión D2000-0003 de 18 de Febrero de

2000, señalaba que el panel debe prestar atención especial a todas

las circunstancias relativas a la conducta del demandado, estableciendo que

puede haber satisfacción bajo la "Política Uniforme" si tales

circunstancias muestran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio implica

una actuación (y por lo tanto un uso) de mala fe.

Esa consideración

de la conducta de las partes encaja perfectamente con el derecho español,

que en el Código Civil, artículo 1282, establece que para juzgar

de la intención de los contratantes (en este caso de las partes)... "deberá

atender principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores

al contrato".

Todo lo anterior lleva

a ampliar la consideración de lo que debe de entenderse por uso de mala

fe, cuando la adquisición del registro de nombre de dominio ha sido de

mala fe.

Son circunstancias que

a juicio del panel acreditan el registro de mala fe del dominio "metrobarcelona.com",

las siguientes:

- El dificultar la identificación

del titular del dominio; ello se desprende del hecho de utilizarse solamente

un apellido, cuando de acuerdo con el sistema legal español la identificación

de la personalidad se conforma a través del apellido paterno y del materno,

así como el señalamiento de un apartado de correos por todo domicilio.

- La conducta de acaparamiento

de dominios similares, al haber obtenido el registro de los dominios "metrobilbao.com",

"metrobarcelona.com" y "metromadrid.com".

- El no haber alegado,

ni por tanto probado, la existencia de una actividad comercial para la que legítimamente

pudiera utilizarse el dominio "metrobarcelona.com", de donde se desprende

que la adopción e la misma obedece al deseo de impedir el registro de

ese dominio a su titular.

- El haber utilizado

páginas de contenido pornográficos (o que vinculan a otras de

tal contenido) en la dirección "metrobarcelona.com".

- El que mediante la

obtención del dominio "metrobarcelona.com" se impida y dificulte

al titular de la marca METRO DE BARCELONA su presencia en la red, sin que la

obtención de la demandante de los dominios metrobarcelona.org y "metrobarcelona.net",

después de haber comprobado que existía el dominio "metrobarcelona.com"

pueda operar como factor a tener en cuenta en ningún sentido.

Aunque no puede considerarse

probado de manera incontestada la oferta de venta que esgrime el demandante,

la conducta del demandado, declarada probada en el procedimiento D2000-0467,

que acredita la oferta de venta del dominio "metrobilbao.com" por

la cantidad de 100.000.000 Ptas.-, da pié para pensar que también

pueda estar en venta el dominio "metrobarcelona.com" (y que la oferta

en ese sentido sea por tanto cierta), toda vez que es a la página "metrobilbao.com"

a la que está redireccionada la página "metrobarcelona.com".

Poniendo en conexión esas consideraciones con el deseo de ocultación

de la identidad del demandado, todo ello lleva a concluir al panel que su conducta

no encaja dentro de lo que sería permisible considerar como proceder

de buena fe.

Y en cuanto al uso de la

marca, también el panel concluye en que se produce un uso de mala fe,

habida cuenta de que:

- Al acceder a la página

"metrobarcelona.com" se redireccione a la página "metrobilbao.com",

lo que acredita que existe uso.

- En la página

redireccionada, no hay referencia ninguna al metro de Barcelona, pero sí

contenidos claramente denigratorios para una entidad paralela a la que es reclamante

en este procedimiento.

Ese uso denigratorio, claramente

definido en la resolución de 31 de Agosto en el caso del D2000-0467,

queda patente si se tiene en cuenta el correo electrónico de contacto

que ofrece el titular de esa página, que es "mecagoenel@metrobilbao.com".

El hecho de que en algún

momento haya existido un contenido de naturaleza que este panelista entiende

es pornográfico, pero que su calificación exacta resulta irrelevante,

porque en cualquier supuesto se trata de un contenido ajeno por completo a la

entidad a la que inequívocamente se refiere el dominio "metrobarcelona.com".

En consecuencia, el panel

declara probada la falta de interés legítimo para el registro

del dominio "metrobarcelona.com" por parte del demandado, que ese

dominio ha sido registrado y además está siendo utilizado de mala

fe.

7. Decisión

El Panel Administrativo

decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado,

de acuerdo con el párrafo 4(a)(i), (ii) y (iii) que concurren los tres

elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo

ordena que el dominio "metrobarcelona.com" sea transferido al demandante.

Luis H.

de Larramendi

Panelista único

9 Octubre

de 2000