Uralita, S.A. v. D. Rafael del Rosal Macías

Centro de

Mediación y Arbitraje de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

URALITA, S.A. v. Rafael del Rosal Macías

Caso N° D2000-0219

1. Las Partes

La Parte Demandante es URALITA, S.A., una sociedad anónima domiciliada en Madrid,

España y conformada de acuerdo a las leyes de España (la "demandante"),

representada por el abogado D. Pablo Pascual Huerta, de "Anguiano &

Asociados", Madrid, España.

La Parte Demandada es el señor D. Rafael del Rosal Macías, residente

en C/ Capitán Daoiz, 2, 8 B Derecha, Talavera de la Reina, Toledo, España

(el "demandado").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es uralita.com, registrado

a nombre del demandado en Network Solutions, Inc., una corporación de Delaware,

con sede en Herndon, Virginia, Estados Unidos de América (el "registrador").

3. Curso del Procedimiento

Con fecha 28 de marzo de 2000 el Centro OMPI recibió por vía electrónica una

demanda de acuerdo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia

de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Política"), el Reglamento de la Política

uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"),

aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Reglamento Adicional"), recibiendo

posteriormente el Centro la demanda en copia papel, con sus anexos.

El 29 de marzo de 2000 el Centro requirió a Network Solutions, Inc. confirmación

de los datos de registración del dominio uralita.com. El 3 de abril de

2000 el registrador confirmó que lo tenía registrado, siendo Rafael del Rosal

Macías el registrante, que estaba vigente el acuerdo de servicio versión 5.0

y que el dominio tenía el status de "activo".

El 5 de abril de 2000 el Centro notificó la demanda al demandado, junto con

la notificación de comienzo del procedimiento. El 21 de abril de 2000 el Centro

recibió la contestación de demanda fechada el 19 de abril de 2000. El 25 de

abril de 2000 el Centro acusó recibo de la contestación.

Después de recibir la declaración de independencia e imparcialidad de Roberto A. Bianchi,

el 3 de mayo de 2000 el Centro lo designó como Panel Administrativo, comunicando

la designación a las partes y fijando plazo hasta el 17 de mayo de

2000 para que el Panel envíe la decisión al Centro. El Panel fue por lo tanto

constituido de acuerdo a la Política y su Reglamento.

No se dictaron órdenes de procedimiento ni se acordaron prórrogas.

El Panel coincide con el Centro OMPI en cuanto a que la demanda ha cumplido

con todos los requisitos formales que fijan la Política y su Reglamento.

Las partes son una sociedad mercantil constituida y con sede en España,

y un individuo con residencia en España. La demanda y su contestación

se hicieron en español. De acuerdo al Reglamento, Párrafo 11 a), el Panel

resuelve que el procedimiento se tramite en español.

4. Antecedentes de Hecho

El Panel, ante lo afirmado en la demanda y no contestado por el demandado,

y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por

acreditados los siguientes hechos:

La demandante es titular de registros de la marca URALITA en España,

Alemania, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Dinamarca, Suecia, Arabia

Saudí, Bolivia, Chipre, Costa Rica, Ecuador, Irán, Siria, México, Paraguay,

Turquía, Albania, Bulgaria, Francia, Italia, Irlanda, Holanda, Austria, Grecia,

Noruega, Estados Unidos, Andorra, Canadá, Colombia, Finlandia, Ghana, Jordania,

Kuwait, Panamá, Perú, Somalia, Argelia, Bielorrusia, China, Bosnia-Herzegovina,

Croacia, Cuba, Egipto, Macedonia, Federación Rusa, Letonia, Liechtenstein, Marruecos,

Mónaco, Moldavia, Polonia, RPD Corea, República Checa, Rumanía, San Marino,

Eslovaquia, Eslovenia, Sudán, Suiza, Ucrania y Yugoslavia. Con ello se acredita

que la demandante tiene fuertemente protegida su marca "Uralita".

El objeto social principal de URALITA S.A. es la fabricación de toda clase

de materiales para la construcción, que exporta a un buen número de países del

mundo, para lo cual tiene protegida su marca "URALITA".

URALITA, S.A. tiene presencia en muchos países del mundo por la introducción

de sus productos y la implantación de instalaciones industriales, almacenes

de distribución y sociedades comercializadoras. Tiene constituidas sociedades

para el desarrollo de las citadas actividades en España, Italia, Reino

Unido, Francia, Alemania, Hungría, Estados Unidos, Portugal, Australia y Brasil.

La marca "URALITA" y la denominación social "URALITA, S.A."

son notoriamente conocidas en España, no sólo dentro del sector de la

construcción, sino también con carácter general.

Por las manifestaciones de ambas Partes y lo informado por el registrador al

Centro OMPI, el demandado es titular del nombre de dominio uralita.com.

5. Alegaciones de las Partes

5.1 Demandante

Afirma la demandante que:

Prevé invertir 2.500 millones de pesetas en la construcción de un portal sobre

materiales de construcción bajo el dominio uralita.com. Dicha intención

trascendió a través de la prensa española y dentro del portal financiero

INVERTIA.

El demandado es titular del dominio uralita.com desde el 17 de noviembre

de 1999. Hasta el 17 de marzo de 2000 el nombre de dominio estuvo inactivo,

apareciendo la pantalla "Este dominio está reservado. This domain is reserved"

y "Este dominio ha sido reservado con el servicio de reserva de dominio

de Rapidsite".

El despacho de abogados de la demandante se puso en contacto con el demandado

para llegar a un acuerdo amistoso para la trasferencia del dominio. Las partes

se reunieron el 16 de marzo de 2000. El demandado, exhibiendo recortes de diarios,

conocía perfectamente los proyectos de la demandante en cuanto a la construcción

de un portal y su inversión prevista. El demandado requirió de la demandante

la suma de 40 millones de pesetas por la transferencia. La dema ndante

califica a ese pedido de "extorsión". La reunión terminó sin acuerdo.

La demandante atribuye al demandado haberse servido del seudónimo "Michael

Jordan" para enviar dos mensajes al foro "URALITA" dentro del

portal financiero "INVERTIA", que rezan:

"Os imagináis que ahora la empresa quiere crear la tercera pata (la

tecnológica) como dice el consejero delegado Manuel Mas Nou resulta que no tiene

el domino .com de la empresa. Cuanto dinero se podrá llevar la persona que lo

tenga a través de subasta online ¿Os lo imagináis? Yo no quiero ni pensarlo",

y

"¿Cuánto creéis que debería pedirle a Uralita la persona que posee el

dominio en cuestión? Me parece que se va a llevar una pasta no? El tío ha estado

pero que muy espabilado".

El día 17 de Marzo de 2000 el demandado puso el dominio "uralita.com"

en subasta on line en el portal de subastas ibazar.com. El precio de

salida de era de 40.000.000 Ptas., justo la cantidad que pidió a los Abogados

de URALITA, S.A. con la indicación de que la subasta duraría desde el día 17

de Marzo de 2000 hasta el día 17 de Abril de 2000. Consultando en la página

Web de "IBAZAR.COM", puede verse que la persona que ofrece el dominio

se oculta bajo el seudónimo MICHAEL JORDAN (que es el mismo que utilizó la persona

que mandó los mensajes al Foro de URALITA, S.A. en "INVERTIA"), y

que el dominio de su dirección de correo electrónico es "ARTFROMSPAIN.COM",

que coincide con la dirección de correo electrónico del demandado que aparece

en la Base de Datos "Whois" de Network Solutions, Inc. El nombre de

domino "artfromspain.com" está registrado por un hermano del demandado.

El mismo 17 de Marzo el demandado dirigió un correo electrónico a URALITA,

S.A., refiriéndose a la reunión con sus abogados y que quiere vender el dominio

"uralita.com". El mensaje fue contestado por Pedro Sangro, Director

de la Asesoría Jurídica de URALITA, S.A.

Hay cierta confusión visual entre la página web que aparece al dirigirse a

la dirección de URL de www.uralita.com (después de ser redireccionado a la dirección

URL http://artistaspain.net/uralita/index2.html) y la verdadera página Web de

URALITA, S.A.

El dominio ha estado prácticamente siempre inactivo, y el contenido que muestra

actualmente, colocado apresuradamente, no puede ser indicativo de interés legítimo,

sino revelador de la voluntad del demandado de crear una apariencia ficticia

de uso del dominio uralita.com y tratar de esta forma de burlar la Política.

Solicita la transferencia del dominio uralita.com a favor de la demandante.

La demandante cita en apoyo de su pretensión las Leyes españolas 2/1991

de competencia desleal y 32/1988 de Marcas, art. 30, el Reglamento del Consejo

de la Unión Europea art. 9.1. y el caso OMPI D 2000-0018 Banco Español

de Crédito, S.A. vs. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira.

Otras alegaciones de la demandante se examinan en 6, abajo.

5.2 Demandado

Alega el demandado:

La reserva de uralita.com fue efectuada el 17 de noviembre de 1999.

Ante la actuación de mala fe por parte de D. Pablo Pascual Huerta al calificarlo

como "cybersquatter " profesional, y que además lo agravia aclara

que su profesión desde 1997 es únicamente el desarrollo mediante diseño,

programación y creación de bases de datos de websites dedicadas al comercio

electrónico o que estén estrechamente ligadas al mundo de Internet. Además,

desarrolla junto a su hermano desde el año 1997 la primera Tienda Virtual

de Artesanía Española y cuya dirección es:

www.artfromspain.com. Actualmente, trabaja en un importante portal inmobiliario

a nivel nacional, del cual no puede dar más datos.

Agrega que su plan era tener como web central el dominio rafaeldelrosal.com,

registrado por el demandado, que actuaría como servidor virtual en donde irían

a alojarse todos y cada uno de los proyectos de cada dominio y a los cuales

se accedería a través de una redirección. Por ejemplo, al teclear www.uralita.com,

gracias a la redirección se accedería a www.rafaeldelrosal.com/uralita/. Es

mucho más económica la redirección que la contratación de un servidor virtual

para cada dominio.

A continuación explica sus proyectos para cada uno de los dominios. Con relación

a uralita.com declara que "uralita es un término conocido en España con

carácter general". Dada esa circunstancia "tenía pensado en dar información

acerca del material del que está compuesto este nombre de uso común dentro de

España", además de dar una serie de servicios al usuario como son tablón

de anuncios, sala de chats y foro de discusión.

Atribuye mala fe a D. Pablo Pascual Huerta quien estaría amenazando a la gente

escudándose en una gran empresa como es Uralita, S.A. sabiendo que eso puede

amedrentar a la persona en particular y calificando como "cybersquatter"

profesional al demandado.

Al día siguiente de la reunión, 17 de Marzo de 2000, en el periódico Expansión,

de fuerte tirada nacional, aparecía la noticia del uso del dominio uralita.com

por parte de la empresa Uralita, S.A. La empresa hacia uso de uralita.com

dando por hecho que la ICANN ya hubiese resuelto el caso a favor del demandante.

Eso le parece un agravio tanto hacia la ICANN como a la misma empresa Uralita,

S.A. ya que no hace gala de la empresa casi centenaria que es. Se intenta engañar

por medio de la prensa que la resolución ya ha tenido lugar cuando las resoluciones

que toma la ICANN tardan un mínimo de 45 días.

El mismo 17 de Marzo de 1999, D. Pablo Pascual Huerta le envía un e-mail informándole

que se podrá llegar a un acuerdo económico de más de 500.000 pesetas por el

traspaso de uralita.com pero nunca llegando a la cantidad de 40.000.000

de pesetas. Dado que en la reunión mantenida el día 16 de marzo de 1999 con

los abogados de "Anguiano y Asociados" se le dio a entender que al

no tener activa la web la resolución de la ICANN sería a favor del demandante,

equivocadamente y cayendo en una trampa debido a su desconocimiento sobre el

tema y la presión de la amenaza, se apresuró a crear una web, sin mala fe y

sin intención de dañar a la demandante. Una vez creada la web y tal como

indican los e-mails que recibió por parte de diferentes personas que pedían

información acerca de los productos de la empresa Uralita, S.A. u ofreciendo

servicios para colaborar en la construcción de su portal, lo único que pudo

crear su publicación es un interés a favor de la empresa.

Reitera que la razón por la cual se operó la redirección fue por el costo.

Actualmente la redirección se ejecuta sobre el servidor www.rafaeldelrosal.com

ya que no quiere empañar el nombre de www.artistaspain.net el cual pertenece

al demandado y a su hermano.

Los contenidos actuales de uralita.com una vez redireccionado a rafaeldelrosal.com

son los siguientes: Información sobre la uralita; Link Guía de Madrid;

Link Subastas hacia la dirección www.ibazar-es.com, que utiliza asiduamente

por estar afiliado en el programa de afiliación de banners de Ibazar España;

Link Broker Online hacia la dirección www.bbvnet.com/plus/ del cual es

cliente y utiliza diariamente para ejecutar ordenes de compra y venta de acciones;

Link Bolsa: hacia la dirección www.invertia.com que utiliza diariamente

para realizar el seguimiento de sus valores de bolsa; Link Noticias hacia

la dirección www.expansiondirecto.com la cual también utiliza diariamente para

conocer noticias del sector financiero.

Si el demandante pretende crear un portal de venta de materiales de construcción,

no debería utilizar un nombre de dominio como uralita.com ya que "uralita"

es un término conocido en España con carácter general. Debería utilizar

su verdadera marca comercial que es Uralita Comercial, S.A. de la cual ya posee

registrado www.uralitacomercial.com con anterioridad al registro de uralita.com

por parte del demandado.

El demandado solicita al Panel que resuelva que el dominio uralita.com

siga perteneciendo al demandado.

Otras alegaciones del demandado se examinan en 6, abajo.

6. Debate y Conclusiones

6.1 Normas aplicables

La versión 5.0 del acuerdo de registración (service agreement) del registrador

incluye a la Política de resolución de disputas de la ICANN en vigencia para

el registrador desde el 1° de enero de 2000. Ello obliga al demandado a sujetarse

a este procedimiento de acuerdo a dicha Política y a su Reglamento.

Por otra parte, ya se ha resuelto en otros casos de la OMPI que cuando las

partes son reside ntes en el mismo país, los principios de derecho aplicables

incluyen a los del país de residencia. Ver Caso D00-0001 Robert Ellenbogen

v. Mike Pearson, párrafo 6. En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio

en España, por lo que el Panel puede tener en cuenta la legislación española

relevante y su aplicación por los tribunales españoles. El Panel ha tenido

a la vista la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura

en el sitio web oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas

http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm, y en particular las siguientes

disposiciones: Art. 30: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho

exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá

(...) utilizar la marca a efectos publicitarios". Art. 35: "El titular de una

marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones

civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir

las medidas necesarias para su salvaguardia". Art. 36: "En especial, el titular

cuyo derecho de marca sea lesionado podrá pedir en la vía civil: "a) La cesación

de los actos que violen su derecho" (...) "c) la adopción de las medidas necesarias

para evitar que prosiga la violación (...).

6.2 Identidad o Similitud Confundible

Alega la demandante que el nombre de dominio uralita.com, registrado

por el demandado es idéntico a la marca sobre la que la demandante tiene derechos.

Al cotejar el Panel el nombre de dominio del demandado con las marcas URALITA,

resulta obvia la coincidencia letra por letra del nombre de dominio de segundo

nivel uralita con dichas marcas de la demandante. Con ello el Panel tiene

por acreditada la identidad del nombre de dominio uralita.com con tales

marcas. La adición de ".com" en el conjunto del nombre de dominio

en nada cambia esa conclusión a los fines de la Política, Párrafo 4 a)i) porque

estamos frente a una similitud confundible.

Carece de peso en este procedimiento la alegación del demandado en cuanto a

que "URALITA" sea un término conocido en España con carácter

general. Dentro de la limitada competencia de un Panel Administrativo que actúa

conforme a la Política y al Reglamento, aquí no se discute si un nombre de dominio

o una marca, en general, puede coincidir con una palabra que sea la designación

necesaria de un producto o de un servicio, o si dicha palabra ha venido a pasar

al uso común y por lo tanto no sería monopolizable como nombre de dominio o

como signo marcario (por ejemplo, porque el titular marcario haya permitido,

por su inacción, que tal palabra pasara a ser del uso común). Es cierto que

de acuerdo a la Ley de Marcas española, artículo 11.1. a) y b), no pueden

registrarse como marcas los signos genéricos para los productos o servicios

que pretendan distinguir o los que se hayan convertido en habituales o usuales

para designar los productos o los servicios. Sin embargo, la Política Parágrafo

4(a)(i) menciona "una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante

tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellas registraciones que consiga

acreditar suficientemente el demandante, como lo ha conseguido en este caso

la demandante.

Un Panel Administrativo no está habilitado para pronunciarse sobre la validez

o invalidez de una marca concedida por la Oficina de Marcas de un determinado

país a un demandante. Los únicos órganos competentes para declarar la invalidez

de una marca son los del país de registro o los del país del tribunal que resulte

competente. En España ello es evidentemente así de acuerdo al art. 47,

1. de la Ley de Marcas. Además, aún una eventual declaración de nulidad dejaría

subsistente el hecho probado que la marca URALITA ha sido registrada en muchos

otros países, además de España. Ver 4, arriba. En cada uno de esos otros

países hay un tribunal competente para pronunciarse sobre la nulidad de marca.

Mientras subsistan registros marcarios en otros países de titularidad de la

demandante, aún en uno sólo de ellos, hay base para sostener – como se lo hace

en la demanda – que existe identidad o similitud confundible entre el nombre

de dominio y dichos registros. Ver Caso OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v. A

ntonio Casals, , 6.4, pág. 11, resuelto por este mismo Panel.

En consecuencia, el Panel encuentra que el nombre de dominio uralita.com

es idéntico o confundiblemente similar a las marcas URALITA de la demandante.

6.3 Derechos e Intereses Legítimos Respecto del Nombre de Dominio

La demandante ha negado que el demandado tenga derechos o intereses legítimos

sobre el nombre de dominio. Eso no ha sido específicamente contestado por el

demandado como era su carga conforme al Párrafo 5(b)(i) del Reglamento. El demandado

tenía amplia oportunidad, de acuerdo al Párrafo 4(c) de la Política, de afirmar

y probar que poseía derechos sobre el nombre de dominio.

El demandado afirma que entre octubre y diciembre de 1999 "decidió invertir

la cantidad de 500.000 pesetas en la compra de 30 nombres de dominio que consideró

interesantes para crearse un book de diseño de websites", "para desarrollar

su carrera como diseñador y programador de Internet y para la cual tiene

pensados diferentes proyectos para todos y cada uno de los dominios registrados".

Esa compra en masa de nombres de dominio poco hace para probar que el demandado

tuviera derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto del

presente procedimiento. El demandado no hace la menor referencia a que tenga

derechos o intereses legítimos propios con relación a URALITA. En particular,

y como lo dice la demandante y no lo niega el demandado, este no se encuentra

legitimado para el uso del nombre "Uralita" por no ser titular de

ninguna marca "URALITA", ni tener derecho de ninguna clase para el

uso de esa marca. No ha utilizado nunca, ni utiliza actualmente la denominación

"uralita.com" para llevar a cabo alguna oferta propia de productos

o servicios. Ello se aprecia particularmente al comprobar que el sitio www.uralita.com

deriva a otros destinos en la Red que nada tienen que ver con URALITA. El demandado

tampoco ha efectuado ninguna preparación para promover productos o servicios,

antes de que el dominio le fuera reclamado. Esto no ha sido negado por el demandado.

No es conocido en el mercado ni se le puede identificar de ninguna manera con

la marca muy conocida "Uralita". Por el contrario, se ha acreditado

la demandante es la propietaria de la marca "Uralita". El demandado

tampoco ha mantenido relaciones laborales o comerciales con la empresa URALITA,

S.A., ni vínculo profesional con el nombre o la marca " Uralita",

ni su actividad está destinada a la información sobre la uralita. Ello tampoco

es desmentido por el demandado, que no alega sino que URALITA es "un término

conocido en España con carácter general". Sin embargo, la notoriedad

o renombre de la marca URALITA en España, que no niega el demandado (ver

4, arriba), le obligaba a que explicara en este procedimiento cuáles eran sus

derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, lo que no ha hecho.

La demandante ha afirmado que el demandado se dedica de forma profesional a

la actividad de vender a grandes empresas, o con denominaciones o marcas sobradamente

conocidas, nombres de dominio que han sido registrados o adquiridos por él previamente,

y que el demandado es un "cybersquatter" profesional, citando a "Panavision

vs. Toeppen", y agregando que el negocio del demandado es la venta de dominios.

La demandante como prueba de ello ha indicado numerosos dominios reservados

a favor del demandado:"opep.net" – Organización de Países Exportadores

de Petróleo; "cnmv.net" - Comisión Nacional del Mercado de Valores

española; "bbcprime" – Canal de la Televisión Británica; "expansión

financiera.com" – Publicación económica líder en España; "cementosportland.com"

– Fabricante de Cemento líder en España y con importante presencia internacional;

"nh-hoteles.net" – Cadena Hotelera líder en España. Cotiza

en el IBEX 35; "andaluciatelevision.com" - Canal de la Televisión

Autónoma de Andalucía; "telemadrid.net" - Canal de la Televisión Autónoma

de Madrid; "canalclasico.com" – Canal temático de Televisión Española;

"talaveradelareina.com" – Localidad de la Provincia de Toledo (España);

"aluche.com" – Distrito de Madrid (España).

Como se trataba de una alegación muy específica, tocaba al demandado contestarla

también específicamente. Pero el demandado sólo se ha referido, dentro de esa

lista, a los dominios talaveradelareina.com, aluche.com y telemadrid.net, respecto

de los que proporciona alguna explicación. El Panel nota sin embargo que casos

tan conspicuos como "bbcprime" y "nh-hoteles.net" que coinciden

con el nombre de entidades europeas muy conocidas (BBC de Londres y NH hotelera

de España) no han merecido comentario alguno del demandado, lo que autoriza

a dudar de que tenga derechos o intereses legítimos sobre los mismos quien en

su extensa contestación de demanda no se molesta siquiera en referirse a ese

punto, habida cuenta de lo dispuesto por el Párrafo 5 b) i) del Reglamento (carga

de contestar específicamente a las alegaciones del demandante). Ello constituye

una presunción desfavorable en cuanto a la posible existencia de derechos e

intereses legítimos propios del demandado en relación a uralita.com.

Por todo lo que antecede, el Panel determina que el demandado no tiene ni derechos

ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio uralita.com.

6.4 Registración de Mala Fe

La demandante afirma que el dominio ha sido registrado y usado de mala fe,

y que fue registrado con la única y exclusiva intención de venderlo por un precio

más elevado que el que le costó adquirirlo al demandado. Relata que el 16 de

marzo de 2000 el demandado se reunió con los abogados de la demandante en el

despacho de estos últimos, que allí el demandado les requirió la suma de 40.000.000

pesetas por la cesión del nombre de dominio, y que dicha reunión terminó sin

acuerdo.

Por su parte, el demandado afirma que el 14 de marzo el abogado D. José Luis

Bargallo lo llamó a su móvil manifestándole la intención de URALITA, S.A. de

comprarle el dominio, concretándose la reunión el 16 de marzo en las oficinas

de los abogados mencionados. Dice el demandado que nunca antes se había puesto

en contacto con los abogados y que, hasta ese llamado, desconocía el interés

de la demandante en el dominio. Relata que en la reunión se le ofrecieron 750

dólares por la cesión. No aceptada dicha suma por el demandado, este relata

que se le ofreció una cantidad de hasta 500.000 pesetas. El demandado dice textualmente:

"Lo que no tolero bajo ninguna circunstancia es que se me amenace tal y como

hizo D. Pablo Pascual Huerta. Ante tal circunstancia que no tolero bajo ningún

aspecto, por qué no poner un precio de venta a mi dominio tal y como me preguntaba

insistentemente Don José Luis Bargallo. En mi familia somos ocho miembros familiares:

cuatro hermanas, dos hermanos, mi padre y mi madre. ¿Por qué no pedir una cantidad

de dinero para cada uno de mis hermanos y mis padres? Mi decisión fue la siguiente:

5 millones de pesetas para cada miembro de mi familia. En total 40.000.000 de

pesetas, de los cuales la parte correspondiente a mi madre no le vendría nada

mal para tratar su cáncer de mama.

Si eso es actuar de mala fe que baje Dios y me lo diga". Cont. de demanda,

p. 10.

Prosigue el demandado relatando que el día 17 de marzo el abogado Huerta envió

un email al demandado informándole que se podría llegar a un acuerdo económico

de más de 500.000 pesetas por el traspaso, pero nunca llegando a la cantidad

de 40.000.000 de pesetas.

Con lo dicho el Panel considera que el demandado no sólo no ha negado su exigencia

a la demandante de una suma notoriamente superior a "los costos diversos documentados

que están relacionados directamente con el nombre de dominio" (Párrafo 4 b)

i) de la Política), sino que directamente la reconoce.

Habiéndose establecido en 6.3 arriba que el demandado carece de derechos o

intereses legítimos sobre el nombre de dominio, queda acreditado para este Panel,

por reconocimiento expreso del demandado, que lo ha registrado de mala fe, según

lo describe la Política, Párrafo 4 b) i), ya que lo ha hecho "fundamentalmente

con el fin de vender (...) el registro del nombre de dominio al demandante que

es el titular de la marca de productos o de servicios (...) por un valor cierto

que supera los costos que están relacionados directamente con el nombre de dominio".

No es óbice para esta conclusión que el demandado haya alegado que fue la otra

parte quien se contactó con él, y que el demandado desconocía el interés de

URALITA, S.A. en el dominio. Obviamente, de haber tenido el demandado derechos

o intereses legítimos sobre el nombre de dominio él podría haber vendido, como

cualquier otra propiedad privada, tal nombre de dominio a quien quisiera pagarlo,

al precio que se conviniera. Pero el demandado no tiene ni derechos ni intereses

legítimos sobre el nombre de dominio. Ver 6.3 arriba. Parece razonable que el

titular marcario, al advertir que la marca de la que es titular ha registrado

como nombre de dominio por otro, contacte al registrante del dominio para intentar

llegar a un acuerdo que evite un litigio o un procedimiento como el presente.

La mala fe al momento de la registración existe o no existe, y que el titular

marcario sea quien haga el contacto no cambia la mala fe en el registrante,

si tal fuera el caso. A la inversa, un registrante de buena fe, y con derechos

o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, no pierde esa buena fe ni

sus derechos por contactar al titular marcario para negociar la venta.

El demandado ha alegado que él en un principio estaba dispuesto a entregar

el dominio - a Uralita, S.A. - a cambio de nada, al igual que hizo con america-iberica.com

que habría regalado a la Editorial América Ibérica. Sin embargo, este Panel

considera que nada de lo ocurrido desde que las partes entraron en contacto

prueba esa supuesta intención benévola en el demandado en relación a la demandante.

Ver los mensajes de "Michael Jordan" al foro Uralita del sitio Invertia

que se examinan en el punto siguiente.

Con ser suficiente lo indicado para concluir que el registro del demandado

se hizo de mala fe, el Panel advierte que el demandado también incurre en otra

circunstancia del mismo tenor, la indicada por la Política, Párrafo 4 b) ii),

que dice:"(U)sted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el

titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre

de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta

de esa índole".

El demandado sabía que existía la sociedad URALITA, S.A. a la que considera

en su contestación de demanda "una gran empresa", y como "una empresa casi centenaria

que es". Sabía o al menos debía saber de la existencia de los productos URALITA

y que estaban protegidos por una marca que se ha acreditado muy conocida en

España. Por lo tanto, registrar esa marca ajena como nombre de dominio

importaba impedir que el titular marcario reflejara la marca en el nombre de

dominio correspondiente.

La Política, Párrafo 4 b) ii), requiere que el registrante-demandado "haya

desarrollado una conducta de esa índole". El Panel considera que el demandado,

al conocer las circunstancias de titularidad y renombre de la marca ajena a

la que es idéntica o confundiblemente similar el dominio, y registrarlo sin

derechos ni intereses legítimos propios ha incurrido en una conducta de tal

índole, con lo que se determina que el requisito descripto se encuentra presente.

El demandado también ha incurrido, si bien parcialmente, en la circunstancia

de registro de mala fe de la Política, Párrafo 4 b) iii) que dice:"(U)sted ha

registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la

actividad comercial de un competidor".

A todas luces, el demandado no es un "competidor" de la demandante. Tampoco

consta que la finalidad del registro haya sido "fundamentalmente" conseguir

esa perturbación, que suele hacerse en el contexto de una competencia desleal

directa para aumentar la cuota propia de mercado. Aquí la perturbación se ha

realizado para hostigar a la demandante y conducirla a negociaciones sobre venta

del dominio, con lo que la correspondencia parcial de la conducta del demandado

con el citado Párrafo 4 b) iii) queda enmarcada, así como la circunstancia de

impedir que la marca se refleje en el dominio, en un designio global dirigido

directamente a forzar la compra del dominio.

El Panel concluye que la demandante ha probado la circunstancia del párrafo

4(b)(i) de la Política.

Por otra parte, la finalidad de lucro ilegítimo por la venta del nombre de

dominio no agota las circunstancias de registro de mala fe, que han sido enumeradas

sólo ejemplificativamente en la Política. Que el demandado haya registrado un

nombre de dominio ".com", de uso comercial de acuerdo al "Request

for Comment 1591" cuando al mismo tiempo afirma que "uralita"

es un nombre de uso común, habla de una inconsecuencia inadmisible en quien

dice obrar de buena fe. Si tuviera buena fe el demandado entonces no debería

haber pensado en registrar un nombre de dominio ".com", destinado a uso comercial.

La publicación en la página respectiva - por derivación a otra de cuyo dominio

es titular o controlante el demandado - de datos supuestamente útiles o instructivos

sobre el material de construcción "uralita" confirma que la registración ha

sido hecha manifiestamente con la intención de desviar a un eventual navegante

de la Red que esté buscando a la empresa URALITA, S.A. en su figuración virtual,

y no se compadece con algún uso legítimo de uralita.com. Como se vio,

el demandado no ha probado derechos ni intereses legítimos propios sobre el

nombre de dominio, ni mucho menos algún interés legitimo como, por ejemplo,

realmente querer ilustrar al público sobre materiales de construcción

en general o la "uralita" en particular. Por el contrario ha quedado acreditado

que es muy conocida la marca del demandante en España. Asimismo, la demandante

URALITA, S.A. es caracterizada por el demandado como una "gran empresa" y como

"empresa casi centenaria que es", lo que prueba que conocía bien a la demandante,

y no podía ignorar – a pesar de lo que afirma el demandado – que URALITA, S.A.

podía tener interés en el nombre de dominio uralita.com.

Por todo lo expuesto, el Panel determina que el nombre de dominio uralita.com

ha sido registrado de mala fe.

6.5 Utilización de Mala Fe

Reprocha la demandante al demandado no hacer un uso legítimo y leal, o no comercial

del dominio, tratar de aprovecharse ilegítimamente de la marca, estar intentando

empañar la imagen de URALITA, S.A. y atraer visitantes al sitio www.artistaspain.net,

del que es titular su hermano, con una clara finalidad lucrativa. Agrega que

el demandado ha intentado aprovecharse del prestigio de la marca "URALITA"

para atraer visitantes a los sitios "artistaspain.net" y "artfromspain.com",

con los que está vinculado, lo que es también un indicio de mala fe recogido

expresamente el párrafo 4.b) de la Política.

Alega la demandante que el mismo 17 de Marzo de 2000, justo después de la reunión

con los abogados de URALITA, S.A., el demandado cambió la página Web a la que

se accede desde el dominio www.uralita.com y colocó como único contenido

un breve texto con información general sobre el origen histórico y la forma

de fabricar el amianto-cemento, el cual se inicia mediante la definición del

Diccionario de la Real Academia Española. Además, con el deliberado propósito

de producir confusión, el demandado incluye una referencia al Manual General

de Uralita, manual editado por URALITA, S.A. y sobradamente conocido por el

mundo empresarial al que se dirige. Al lado de este texto, en la página Web,

el demandado colocó un "link" a la dirección www.artfromspain.com,

con la que tiene estrecha relación.

Considera la demandante que el sitio web ha sido puesto en funcionamiento de

forma apresurada, que no tiene un verdadero contenido informativo, y que busca

a) dar la apariencia de uso del domino; b) crear confusión con la propia Página

Web de URALITA, S.A con la intención de causar daño a la demandante apremiándola

para que acabe pagando un alto precio por el dominio, y c) dar promoción al

sitio Web www.artfromspain.com, aprovechando el potencial de visitas a la página

de visitas de Uralita (aprovechamiento ilícito de la imagen de terceros).

Refiere la demandante que en la tarde del día 17 de marzo de 2000 el sitio

Web al que se accedía a través de la dirección www.uralita.com, volvió a quedar

"en construcción", siendo imposible acceder a la página, y quedando,

por tanto, privado de cualquier contenido. Agrega que el demandado el día 19

de marzo volvió a enviar un nuevo mensaje, bajo el seudónimo "Michael Jordan"

al Foro de la Empresa URALITA, S.A. en el Portal Financiero INVERTIA, en el

que volvía a insistir en que la empresa no era titular del nombre de domino

"uralita.com".

Refiere la demandante que el día 21 de marzo el demandado volvió a cambiar

el contenido de www.uralita.com. Al teclear www.uralita.com, la página se redirecciona

automáticamente a la dirección http://www.artistaspain.net/uralita/index2.html,

de cuyo dominio también es titular el hermano del demandado, Manuel del Rosal

Macías. Aparece una única pantalla casi vacía de contenido, con una serie de

links a los siguientes direcciones: "Bolsa" lleva a la página de inicio

de www.invertia.com, página de información financiera donde fueron enviadas

las no ticias relativas al dominio "uralita.com"; "Broker Online"

lleva a la página de inicio de www.bbvnet.com/plus, página del Banco Bilbao

Vizcaya, entidad sin relación alguna con URALITA, S.A., ni con el demandado.

"Noticias" lleva a la página de inicio de la edición electrónica del

diario Expansión, entidad sin relación alguna con URALITA, S.A., ni con el demandado,

pero donde han sido publicadas noticias relativas al interés de URALITA, S.A.

en invertir en comercio electrónico. "Subastas" lleva a la página

de inicio de www.ibazar.com, que es justamente el sitio de subastas donde se

tiene en subasta online el domino "uralita.com"; siendo IBAZAR una

entidad sin relación alguna con URALITA, S.A., ni con el demandado. "Buscador"

lleva a la página de inicio de www.yahoo.es, quien no tiene relación de ninguna

clase con URALITA, S.A., ni con el demandado. Es posible bajarse un documento

"Word" comprimido con exactamente el mismo texto acerca de la fabricación

e historia del cemento que figuraba en la primera versión de esta página.

El demandado no ha conseguido rebatir ninguna de las afirmaciones precedentes.

Coincidentemente con lo alegado por el demandante, este Panel ha constatado

mediante una visita independiente realizada el 6 de mayo de 2000 al sitio web

www.uralita.com que quien lo visita es redireccionado automáticamente al sitio

del demandado www.rafaeldelrosal.com y que al entrar en la palabra "uralita"

de este último sitio se remite a una pantalla que por una parte contiene una

referencia al significado de "uralita" como material de construcción y por la

otra se proporcionan distintos vínculos o links. Entre ellos figuran los vínculos

indicados por la demandante. Con ello el Panel comprueba en forma independiente

que el demandado ha incurrido en la conducta descripta por la Política, cuando

indica en el Párrafo 4 b):

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada

atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier

otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca

del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de

su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en

su sitio Web o en su sitio en línea".

El sitio al que se atrae usuarios ahora es el propio del demandado: rafaeldelrosal.com.

Antes lo fue el del demandado y su hermano. El ánimo de lucro resulta tanto

de que ambos sitios son del tipo ".com", como de que existe oferta

de servicios no gratuitos en el primero (uno de los links es "publicidad").

Todo ello sin aclarar que no existe relación alguna con la marca del demandado.

Provocar la posibilidad de confusión a los navegantes de la Web que deseen conectarse

con el sitio que corresponde a la marca de la demandante - sin aclararles que

su conexión no se ha hecho con un sitio del demandante - representa un uso evidente

de mala fe. El Panel considera, por otra parte, que la explicación del demandado,

de que la redirección de www.uralita.com hacia www.rafaeldelrosal.com o al anterior

sitio fue por el costo, es poco creíble, pero aunque así no fuera, ello no disminuye

en nada la aplicabilidad directa del mencionado Párrafo 4 b)iv) de la Política

a este caso.

El demandado ha alegado que "el contenido de la web www.uralita.com no

es ningún acto de mala fe ni afecta de ninguna manera a la empresa Uralita,

S.A., sino todo lo contrario como pueden atestiguar los e-mails recibidos de

gente interesada en conocer la oferta de materiales de construcción de la empresa

Uralita, S.A. o que pretenden participar de una manera u otra en la creación

del portal"; que "el gráfico de cotización de la empresa Uralita,

S.A. muestra que no ha parado de subir desde el día 16 de Marzo hasta la fecha

actual", y que "se ofrece la posibilidad al usuario de insertar publicidad

mediante banners publicitarios siempre que esta no perjudique a la empresa Uralita,

S.A.". Todo ello no favorece al demandado, ya que el redireccionamiento

de un nombre de dominio que representa a una marca ajena está expresamente contemplado

en el citado párrafo, mientras que la venta de publicidad, con o sin contenidos

perjudiciales a la demandante, habla del fin de lucro que contempla la citada

norma.

La Política, Párrafo 4 (b) sólo ha dado un listado no taxativo de circunstancias

que constituyen una utilización de mala fe del nombre de dominio. Ello significa

que el Panel puede considerar si en el caso existen cualesquiera conductas del

demandado - activas u omisivas - que representen utilización de mala fe. Para

ello el Panel está autorizado a contemplar el caso también a la luz del derecho

español.

Como en el caso OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v Antonio Casals, este

Panel ha tenido a la vista el Auto dictado el 2 de junio de 1999 en el caso

"nocilla.com" por el Juzgado de Primera Instancia N° 5 de Oviedo, España

[1]. La actora era titular de la marca NOCILLA

y pedía medidas cautelares contra el titular de nocilla.com. El Juez,

fundándose en la Ley de Competencia Desleal, arts. 5, 6, 9, 11, 12, 18 y 25;

Ley de Marcas, arts. 30, 36 y 40; Ley de Patentes, art. 133 y Ley de Enjuiciamiento

Civil, art. 1428, resolvió la prohibición y orden de cese inmediato a la demandada

del uso en cualquier forma en su publicidad (directa o indirecta) o actividades

de la denominación NOCILLA; la prohibición y orden de cese inmediato del nombre

de dominio de Internet http://www.nocilla.com por parte de la demandada, prohibiéndole

incluir contenido alguno en el mismo, y de manera especial, la palabra NOCILLA,

así como cualquier remisión a otros dominios de Internet; orden de embargo del

nombre de dominio citado, comunicándolo al registrador Network Solutions, Inc;

prohibición de efectuar cualquier otro cambio en el nombre de dominio, salvo

los ordenados expresamente por el Juzgado; se ordenaron además astreintes,

y se condenó a la demandada al pago de las costas.

En dicho caso se juzgó que no era obstáculo para la procedencia de las cautelares

que la página web se encontrara en construcción. También se consideró que el

conocimiento de los productos de la parte actora, y de sus registros marcarios,

y el mantenimiento de la página web en Internet con la denominación "nocilla"

aún después del requerimiento notarial hecho por la actora a la demandada, eran

bases para las medidas cautelares.

Una resolución similar mereció el reciente caso Metacampus ante el Juzgado

de 1ra. Instancia N° 9 de Madrid, Autos de Medidas Cautelares 141/2000 [2].

El 10 de marzo de 2000 se decidió inter alia la prohibición y cese a

las demandadas del uso de los nombres de dominio en Internet " www.metacampus.net

" así como cualquier otro que incluya el término "METACAMPUS".

Las cautelares habían sido pedidas por la Fundacion per a la Universidad Oberta

de Catalunya, titular de la marca METACAMPUS registrada en España, contra

la registrante del nombre de dominio Imago Mundi SL, de Madrid, y otra sociedad.

La demandante de las cautelares se fundaba en el art. 40 de la Ley de Marcas.

El auto se fundó en el art. 30 citado en 6.1. arriba, y encontró que había apariencia

de buen derecho y peligro en la demora. La Magistrado-Juez consideró que "el

hecho que la Ley de Marcas no contenga previsión legal alguna sobre la asociación

de un dominio en Internet con una marca, no implica en modo alguno que dicha

omisión haya sido buscada de manera intencionada". En consecuencia, se

consideró aplicable al caso dicha norma.

En opinión de este Panel, el caso presente exhibe notas del todo similares

a las de los casos Nocilla y Metacampus.

Por otra parte, son particularmente demostrativos de una utilización de mala

fe del nombre de dominio los mensajes de un tal "Michael Jordan " mencionados

en 5.1. arriba, enviados al foro de "Uralita" en el sitio de Invertia. Con lo

afirmado y documentado en la demanda – y no contestado por el demandado incumpliendo

su carga - el Panel considera que tales mensajes efectivamente emanaron del

demandado o de personas bajo su control o asociadas al mismo. El dominio de

la dirección de correo electrónico del remitente "Michael Jordan"

es "ARTSFROMSPAIN.COM", el mismo de quien según la demandante – sin cuestionamientos

del demandado - puso el dominio "uralita.com" en subasta on line el

17 de marzo de 2000 en el portal de subastas ibazar.com con precio de

salida de 40.000.000 Ptas.

Surge de la consulta que realizó la demandante – lo que tampoco fue contestado

por el demandado - que el dominio de la dirección de correo electrónico de "Michael

Jordan" es "ARTFROMSPAIN.COM", que coincide con la dirección

de correo electrónico del demandado que aparece en la Base de Datos "Whois"

de Network Solutions, Inc. El nombre de domino "artfromspain.com"

está registrado por un hermano del demandado. Es decir, que quien envía los

mensajes cargados de sorna al foro Uralita es quien al mismo tiempo quien pone

el dominio en subasta con precio inicial idéntico al reclamado a los abogados

de la demandante. Esa persona es, por lo tanto, el demandado o personas bajo

su control o de su relación.

Eso no es todo al respecto. Una conexión independiente realizada por este panelista

el 7 de mayo de 2000 al sitio www.invertia.com, foro "Uralita", permitió

encontrar un mensaje enviado el 18 de marzo de 2000 por el usuario "Miguel

Ángel" pidiendo información sobre el valor Uralita, y comentando

que habría una opa [3] próximamente, que

todo el mundo dice que la acción está barata y subirá, pero que no acaba de

despertar, que hay volatilidad anormal en ella, y que por último quiere contrastar

opiniones con el foro. Dicha consulta obtuvo la siguiente respuesta del tal

"Michael Jordan":

"Quizá porque el dominio uralita.com no pertenece a la empresa".

Es decir, que ahora ya no se limita el demandado a hostigar a la empresa, sino

que directamente atribuye en público la alta volatilidad del papel y

el estancamiento de su precio en bolsa a que él posee el nombre de dominio y

no la empresa.

Este panelista, en la misma conexión, determinó que bajo el título "Lo

que hay que saber sobre Uralita.com" el demandado con fecha 30 de marzo

de 2000 envió otro mensaje al foro "Uralita" en el que declara "Ya

que por lo visto mucha gente sabe quien se esconde bajo el seudónimo Michael

Jordan es Rafael del Rosal, propietario del dominio uralita.com, mantuve una

reunión con los abogados representantes de Uralita, previa cita concertada por

ellos" y continúa relatando su versión de la reunión con los abogados de

la demandante que coincide básicamente con lo relatado al respecto en la contestación

de demanda. Por lo tanto, este Panel tiene por acreditado que "Michael

Jordan" es en realidad el demandado.

El Panel considera que tales mensajes hablan de un notable cinismo del demandado

al tiempo que explican cuál fue la finalidad excluyente del registro de uralita.com:

venderlo al titular marcario URALITA, S.A. con sumo provecho, y sin derecho

para poder hacerlo, mofándose entretanto burdamente de la empresa frente al

público interesado en la inversión bursátil en un sitio y foro que es visitado

por quienes tienen un interés concreto en informarse sobre la evolución del

título valor de la demandante.

Cualquiera sea la apreciación de dicha conducta a la luz de las normas que

puedan regir en España para la difusión de rumores en un medio público

en relación a títulos valores, el Panel no duda al considerar que el proceder

del demandado al enviar los mensajes comentados incurrió en una utilización

de mala fe del nombre de dominio comprendida dentro del criterio amplio de la

Política, Párrafo 4 b).

Por todo lo expuesto, el Panel determina que el nombre de dominio uralita.com

ha sido usado y se usa de mala fe por el demandado.

7. Decisión

El Panel ha determinado que el nombre de dominio uralita.com es idéntico

o confundiblemente similar a las marcas URALITA de la demandante. Asimismo,

el Panel ha determinado que el demandado carece de derechos e intereses legítimos

respecto de dicho nombre de dominio. El Panel también ha determinado que la

registración de dicho nombre de dominio por el demandado ha sido efectuada de

mala fe, y que el nombre de dominio ha sido y está siendo usado de mala fe por

el demandado.

Por todo ello y conforme a los Párrafos 4 i) y 15 de la Política, el Panel

Administrativo resuelve requerir que la registración del nombre de dominio uralita.com

sea transferida a la demandante, URALITA, S.A.

Roberto A. Bianchi

Panelista Unico

12 de mayo de 2000

1. Texto del Auto publicado

en http://www.dominijuris.com/documentacion/comentarios/nocilla.htm.

2. Texto del Auto publicado en http://www.dominiuris.com/documentacion/comentarios/metacampus.htm.

3. Oferta Pública de Adquisición.

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