Raimat, S.A. (Mercedes Barriocanal) v. Antonio Casals

Centro de

Mediación y Arbitraje de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals

Caso N° D2000-0143

1. Las Partes

La Parte Demandante es Raimat, S.A., una sociedad con domicilio y sede en Barcelona,

en España y conformada de acuerdo a las leyes del Reino de España

(la "demandante"), representada por Dª Assumpta Zorraquino, abogado,

de PricewaterhouseCoopers, Barcelona, España.

La Parte Demandada es el señor D. Antonio Casals, residente en Barcelona,

Reino de España (el "demandado").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es raimat.com, registrado

a nombre del demandado en Network Solutions, Inc., una corporación de Delaware,

con sede en Herndon, Virginia, Estados Unidos de América (el "registrador").

3. Curso del Procedimiento

Con fecha 8 de marzo de 2000 se presentó por vía electrónica al Centro OMPI

una demanda de acuerdo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en

Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Política"), el Reglamento de

la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio

(el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999,

y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el

"Reglamento Adicional"), recibiendo posteriormente el Centro la demanda en copia

papel, con sus anexos. El Centro requirió del registrador Network Solutions,

Inc. confirmación de los datos de registración del dominio raimat.com,

obteniendo dicha respuesta el 15 de marzo de 2000.

Con fecha 14 de marzo de 2000 el Centro notificó la demanda al demandado, junto

con la notificación de comienzo del procedimiento. Con fecha 1° de abril de

2000 el Centro recibió la contestación de demanda fechada el 30 de marzo de

2000. El 3 de abril de 2000 el Centro acusó recibo de la contestación.

Posteriormente el Centro invitó a Roberto A. Bianchi a desempeñarse

como Panel en el presente caso. Después de recibir la declaración de independencia

e imparcialidad del señor Bianchi, el Centro lo designó como Panel Administrativo,

debiendo dictarse la decisión hasta el día 25 de abril de 2000. El Panel fue

por lo tanto conformado de acuerdo a la Política y su Reglamento.

El 12 de abril de 2000 ante una presentación de réplica de la demandante, el

Panel dictó la Orden de Procedimiento N" 1, según la cual se la admitía como

réplica, se acordaba plazo hasta el 17 de abril de 2000, inclusive, al demandado

para contestarla, se admitía la contestación en su caso, se comunicaba a las

partes que no se admitirían nuevas presentaciones, y se les recordaba la prohibición

de comunicación unilateral con el Panel Administrativo.

No se dictaron nuevas órdenes de procedimiento ni se acordaron prórrogas.

Idioma del procedimiento. La demanda y su contestación se hicieron en lengua

española, sin observaciones. Por ello, el procedimiento se tramita en

español de acuerdo a lo autorizado por el parágrafo 11 del Reglamento

en cuanto a idioma del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Panel, ante lo afirmado en la demanda y documentos respectivos agregados,

no contestados por el demandado, tiene por acreditado que la demandante es titular

de los siguientes registros marcarios:

TERRITORIO CONCESION TÍTULO CLASE TITULAR DOC.

ESPAÑA

Octubre 17, 1974

768.039

33

RAIMAT, S.A.

3

OMPI

Marzo 23, 1997

R428769

33

RAIMAT, S.A.

4

EE.UU.

Octubre 5, 1999

2.282.492

33

RAIMAT, S.A.

5

ARGENTINA

Agosto 12, 1996

1.611.162

33

RAIMAT, S.A.

6

IRLANDA

Enero 21, 1994

150.071

33

RAIMAT, S.A.

7

GRECIA

Marzo 2, 1994

118.049

33

RAIMAT, S.A.

8

Asimismo, RAIMAT, S.A., es titular de la marca denominativa RAIMAT en los siguientes

países: Andorra, Finlandia, Noruega, Paraguay, Suecia, Canadá, Alemania, Argelia,

Armenia, Austria, República Checa, Rumania y Rusia, y marca gráfica en Brasil.

RAIMAT, S.A. ostenta igualmente la titularidad como marca de los gráficos,

etiquetas, collarín Brut Nature, de los distintos vinos y cavas que comercializa,

Por otro lado, la compañía RAIMAT, S.A. pertenece al grupo de empresas

CODORNIU, ostentando la compañía CODORNIU, S.A. la titularidad de la

marca denominativa RAIMAT, en Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Guatemala,

Japón, Méjico, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Hong-Kong, y marca gráfica

en Panamá.

Asimismo, ha quedado acreditado por las manifestaciones de ambas Partes y lo

informado por el registrador que el demandado es titular de la registración

del nombre de dominio raimat.com.

5. Alegaciones de las Partes

5.1 Demandante

Afirma la demandante que:

El nombre de dominio RAIMAT.COM, es idéntico a la marca denominativa RAIMAT

que ostenta la compañía RAIMAT, S.A., por concesión de marca en las distintas

Oficinas de Registro de Patentes y Marcas.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Marcas 32/1988, la concesión de la

marca RAIMAT concede al titular de la misma los derechos de utilización de la

citada denominación para identificar sus productos en el tráfico mercantil,

y se ha utilizado siempre por Raimat, S.A. en sus campañas publicitarias,

desde la fecha de su concesión.

La denominación RAIMAT coincide asimismo con la denominación social de la

compañía, constituida en Barcelona (España) el 9 de diciembre

de 1991, utilizada siempre para identificar sus productos y servicios, habiendo

alcanzado un notable conocimiento y un gran prestigio en el mercado nacional

e internacional, en los que siempre se la ha identificado como sociedad que

produce y comercializa productos vinícolas.

El actual titular del nombre de dominio no posee el registro de la marca Raimat,

ni tal denominación se identifica con una sociedad, producto o servicio alguno

por el que pueda ser conocido el titular del dominio, y no dispone por lo tanto

de ningún derecho ni interés legítimo para utilizar la denominación Raimat para

identificar productos o servicios bajo ese nombre.

RAIMAT, S.A., tiene el convencimiento de que el nombre de dominio ha sido

registrado de mala fe, y con la única finalidad de obtener un beneficio económico,

impidiendo a su vez que el dominio sea registrado por la compañía titular

de la marca.

La base de dicho convencimiento se encuentra en que el titular del dominio

no posee ningún producto o servicio bajo dicha denominación, ni ofrece tampoco

en su página ninguna prestación relacionada con dicho nombre. Desde su concesión

(el 18 de agosto de 1999), el titular del dominio no ha introducido ningún contenido

en la misma, situación que se comprueba con la mera consulta a la dirección

http://www.raimat.com donde aparece la mención "Under Construction".

En fecha 13 de septiembre de 1999 se requirió al titular del dominio por conducto

notarial, para comunicarle la posible existencia de una infracción del derecho

de marca, solicitando el cese en la utilización del nombre de dominio, y su

transferencia a RAIMAT, S.A.

Tras dicho requerimiento, el demandado solicitó a través de su abogado, y

en las conversaciones telefónicas mantenidas, la cantidad de 3.000.000 pts.

(18.750 $US) para otorgar la transferencia del dominio, alegando además que

había recibido otras ofertas de compra del nombre de dominio. Dicha cantidad,

superior a los gastos generados por la obtención del dominio, no fue aceptada

por la demandante.

Todo ello evidencia que la finalidad del registro del nombre de dominio RAIMAT.COM

no es otra que la de su posterior venta al mejor postor, e impedir que el propietario

de la marca pueda utilizarlo.

Como referencia jurisprudencial, acompaña copia del Auto dictado por

el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo acordando como medida cautelar,

entre otras, el cese inmediato de la utilización del dominio nocilla.com

al titular del dominio, atendiendo la solicitud formulada por el titular de

la marca Nocilla.

Se solicita la transferencia del dominio RAIMAT.COM a favor del demandante,

la compañía RAIMAT, S.A.

Designa como jurisdicción mutua la de los Tribunales de Justicia de la ciudad

de Barcelona, (España), por ser el lugar en el que residen ambas partes,

demandante y demandada, según se desprende de la consultada efectuada a la base

de datos WHO IS, siendo ambas partes demandante y demandado de nacionalidad

española.

5.2 Demandado

El demandado alega que:

El nombre de dominio "RAIMAT.COM" es parecido al nombre de la empresa

del demandante, en España, y que corresponde además con el nombre de

una población sita en la provincia de Lérida del mismo nombre, el municipio

de Raimat. El uso de un nombre genérico como el nombre de una población no debería

ser utilizado ni anteponerse en ningún caso para fines comerciales y privados,

por consiguiente, la utilización de dicha denominación debería repercutir en

el bien común. Cita al efecto la Ley española de Marcas, art. 11, inciso

1 apartados "c", "f" y "h". Por consiguiente, sostiene el demandado, aunque

Raimat, S.A. esté utilizando dicha denominación, no tiene ninguna capacidad

legal ni moral para pedir el uso exclusivo de dicho dominio.

Antes del inicio del presente proceso, dicho dominio ha sido ofrecido por

el demandado, gratuitamente, al ayuntamiento del municipio de Raimat, y que

dichas conversaciones han quedado suspendidas hasta la finalización del presente

litigio.

El demandado bajo ningún concepto tiene ninguna obligación de identificar

el registro del dominio "RAIMAT.COM" con ninguna sociedad, producto o servicio,

ya que corresponde a un nombre genérico, y que aunque dicha sociedad utilice

dicho nombre, no posee la titularidad de un nombre genérico.

En ningún momento el demandado se ha dirigido ni en el presente ni en el pasado

para reclamar cantidad alguna por la transferencia del dominio "RAIMAT.COM"

a la empresa demandante. Refiere que Raimat, S.A. se dirigió, a través de su

representante Srta. Assumpta Zorraquino, al demandado con el objeto de amedrentarlo

y conseguir así la transferencia del dominio. Expone el demandado que tras recibir

de la parte demandante múltiples amenazas de todos los tipos, dentro y fuera

de la legalidad, miente (la demandante) al decir que el demandado solicitó la

cantidad de 3.000.000,- ESP (18.750 USD). Entre la documentación que presenta

la parte demandante no existe ninguna prueba en la que fundamente dicha denuncia.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Oviedo no sienta jurisprudencia

legal.

Afirma que la demandante no tiene ningún derecho a influenciar a la OMPI en

cómo y cuándo el demandado debe utilizar sus bienes, por consiguiente, el tener

registrado dicho dominio no implica que tenga que hacer un uso automático, sino

cuando lo crea apropiado y para lo que considere oportuno. Siempre buscando

un servicio a la comunidad y dentro de la legislación vigente.

Otras alegaciones del demandado se examinan en los puntos 6.1. y 6.2., abajo.

5.3 Réplica de la Demandante

En una presentación del 12 de abril de 2000 efectuada por correo electrónico,

la demandante, solicitando se la admitiera como réplica, se refirió a la contestación

de demanda, y sostuvo que:

La concesión de la marca RAIMAT, por la Oficina Española de Patentes

y Marcas (OEPM) y las distintas oficinas, tal y como se acredita en los documentos

3 a 8 del escrito de demanda, demuestran que la coincidencia con una denominación

geográfica, no fue motivo para denegar la inscripción de la marca.

No es de aplicación a las normas de asignación de dominios bajo primer nivel

"com" la normativa interna de un país sobre los requisitos aplicables para la

concesión de una marca, entre ellos, el supuesto de la coincidencia con una

denominación geográfica alegada por el demandado.

El término RAIMAT fue concedido como denominación de marca privativa por el

Ilustre Registro de la Propiedad Industrial muy anteriormente a su reconocimiento

como nombre geográfico. Criterios que sirvieron igualmente como fundamento para

rechazar las alegaciones formuladas por el Ministerio de Agricultura durante

el trámite de solicitud de inscripción de la marca gráfica, RAIMAT.

RAIMAT, no es un municipio como tal, sino una pedanía, dependiente del Ayuntamiento

de Lérida. En la página web del gobierno autonómico de Catalunya: http://www.gencat.es/pap/r.htm,

RAIMAT no figura como municipio.

Es su interés acreditar mediante carta suscrita por la Alcaldía del Barrio

de Raimat, Ayuntamiento de Lérida, que el Sr. Antonio Casals en ningún momento

se ha puesto en contacto con la Asociación de Vecinos de Raimat o Alcaldía de

Barrio, de forma personal, telefónica o electrónica, con el fin de ofrecer el

nombre de dominio "raimat.com".

La aportación de la familia Raventós, fundadora de RAIMAT, S.A., y CODORNIU,

S.A., a la consideración de pedanía del territorio Raimat. Antes de llegar la

familia Raventós a Raimat, solo existían unas ruinas de un castillo y unas tierras

yermas. Manuel Raventós, en 1914, inició su actividad vitivinícola en las tierras

compradas, contribuyendo a la creación de un pueblo que nacía como una colonia

agrícola, y con esta vocación se construyeron diferentes edificios para dar

cabida a todas las necesidades de la nueva colonia.

Deja constancia de la falsedad de las afirmaciones vertidas por el demandado

en su escrito de contestación en relación a que se hayan vertido "amenazas de

todo tipo al demandado", y que los hechos alegados sean fruto de la imaginación,

manifestaciones que pueden ser constitutivas de un delito de injurias y calumnias,

reservándose la demandante el ejercicio de las acciones civiles y penales que

pudieran corresponderle por la presunta comisión de un delito de conformidad

con el Código Penal y demás legislación española vigente de aplicación.

5.4 Falta de Contestación a la Réplica

Vencido el plazo que le fuera acordado por la Orden de Procedimiento N° 1 el

demandado no contestó a la réplica de la demandante. La Administradora del Procedimiento

comunicó un "Acuse de Ausencia de Escrito de Contestación a la Réplica" a las

partes y al Panel por correo electrónico con fecha 19 de abril de 2000.

6. Debate y Conclusiones

6.1 Aplicabilidad de la Política y del Reglamento a la Presente Controversia

En su contestación de demanda el demandado ha alegado:

"6. En el contrato de dominio registrado objeto del presente litigio, efectuado

el 19 de Octubre de 1998, no figura en ninguna de sus cláusulas que mi cliente

tenga la obligación de acogerse a la "Uniform Name Dispute Resolution Policy"

(aprobada por la ICANN el pasado 24 de Octubre de 1999), y por consiguiente

a ninguna resolución que su organización pueda dictaminar. Cualquier modificación

unilateral por parte de "NSI" de las cláusulas de dicho contrato son

consideradas inaceptables por parte del demandado. Asimismo, en relación con

el apartado C. del contrato de dominio si la titularidad del dominio sufre cualquier

variación mi cliente requerirá notarialmente que el dominio sea borrado de la

base de datos de "NSI".

Con cualquier interpretación de las facultades de un panel administrativo que

actúe conforme a la Política y al Reglamento, dicho panel, como en principio

cualquier árbitro, tiene la facultad de resolver sobre si tiene competencia

en un caso determinado, y en particular para pronunciarse respecto de una oposición

al arbitraje por falta de competencia.

En consecuencia, y previo a cualquier determinación en cuanto al fondo del

asunto, el Panel debe pronunciarse sobre la cuestión planteada por el demandado.

En primer término, corresponde establecer qué reglas determinan la existencia

o inexistencia de competencia del Panel en la presente controversia entre la

demandante, titular de una marca, y el demandado, titular de una registración

de nombre de dominio ".com". La respuesta resulta inmediata. Las reglas

aplicables son las de resolución de disputas que integran el acuerdo o contrato

de registración convenido entre el demandado y el registrador en oportunidad

de solicitar la registración del nombre de dominio raimat.com, es decir el "Network

Solutions' 4.0 Service Agreement".

La naturaleza de esas reglas es contractual, siendo manifiestamente disponible

para ambas partes el objeto sobre el que versa el contrato, a saber la registración

de un nombre de dominio de segundo nivel, bajo el nombre de dominio genérico

de primer nivel ".com". En efecto, en 1998 se registró a nombre del

demandado dicho nombre de dominio. El demandado en su contestación de demanda

ha admitido que la registración le pertenece. En lo pertinente, el contrato

dice 1:

"C. Política sobre Disputas. El registrante acepta, como condición para presentar

este acuerdo de registración, y si el acuerdo de registración es aceptado por

NSI, que el registrante estará vinculado por la política sobre disputas de NSI

existente. La versión existente de la política sobre disputas puede encontrarse

en el sitio web de InterNic Registration Services: "http://www.netsol.com/rs/dispute-policy.html.

D. Cambios o Modificaciones.de la Política sobre Disputas. El registrante acepta

que NSI, a su sola discreción, puede cambiar o modificar la Política sobre Disputas,

incorporada por referencia al presente, en cualquier momento. El registrante

acepta que el hecho de que el registrante mantenga la registración de un nombre

de dominio después de que entren en vigencia cambios o modificaciones de la

Política sobre Disputas, constituye la continuación de la aceptación del registrante

de tales cambios o modificaciones. El registrante acepta que si el registrante

considera inaceptables cualesquiera de dichos cambios o modificaciones, el registrante

puede requerir que el nombre de dominio sea eliminado de la base de datos de

nombres de dominio.

E. Disputas. El registrante acepta que, si la registración de su nombre de

dominio es impugnada por cualquier tercero, el registrante estará sujeto a las

disposiciones especificadas en la Política sobre Disputas".

El contrato prevé su modificación unilateral por parte del registrador. El

registrante (demandado en el presente caso) tiene la opción de permanecer en

silencio ante dichos cambios, y en tal caso quedar obligado por cualesquiera

cambios operados en el contrato de registración. Alternativamente, tiene la

opción de renunciar al registro.

La versión 4.0. vigente al momento de la registración de raimat.com

fue modificada posteriormente por el registrador, que puso en vigencia la versión

5.0. El demandado no ha declarado ni aportado elemento alguno en este procedimiento

del que pueda desprenderse que el cambio de política de resolución de disputas

haya sido objetado por él. El demandado se ha limitado a observarlo en este

procedimiento, pero tal declaración es ineficaz. En consecuencia el Panel interpreta

y determina que mientras el registrante mantenga la registración, se le aplica

el contrato en su totalidad, inclusive la parte referida a resolución de controversias

después de su modificación. Ello significa que las normas aplicables al presente

procedimiento son la Política y el Reglamento de ICANN, incorporados por referencia

a la versión 5.0 del contrato de registración. La consecuencia de ello es que

cualquier controversia relativa al nombre de dominio en un procedimiento como

el presente deberá resolverse en aplicación de la Política y el Reglamento.

La obligación del registrante aquí demandado es una obligación emanante de

un contrato a favor de tercero, el aquí demandante. Esa figura está específicamente

reconocida en el Código Civil español, art. 1.257, segundo párrafo, que

establece: "Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero,

éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación

al obligado antes de que aquella haya sido revocada". Esa disposición es prácticamente

idéntica a la contenida en el art. 504 del Código Civil argentino, que dice:

"Si en la obligación se hubiese estipulado alguna ventaja en favor de un tercero,

éste podrá exigir el cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y

hécholo saber al obligado antes de ser revocada".

En el contrato de registración de nombre de dominio versión 4.0 se preveía

la posibilidad de modificación de la política de resolución de disputas. En

la citada cláusula "E" el estipulante fue el registrador NSI y el promitente

fue el registrante señor Casals. La "estipulación a favor" o la "ventaja

en favor" del tercero es la que le permite iniciar al titular marcario y aquí

demandante, el presente procedimiento administrativo al que debe sujetarse el

registrante del dominio, demandado, por modificación de la política de resolución

de disputas.

Como lo explica Fernando J. López de Zavalía, Teoría de los Contratos, Tomo

I, Parte General, Edit. Zavalía, Buenos Aires, 1984, p. 362, comentando

el referido art. 504, "(e)ntre promitente y tercero, media una relación de expectativa,

y una vez producida la aceptación, de obligación". La aceptación del tercero

RAIMAT, S.A. se manifestó con la presentación de la demanda ante el Centro OMPI

y la notificación de la misma por el Centro OMPI al demandado señor Casals.

Ello, sin haberse revocado la estipulación por el promitente señor Casals,

ya que este mantuvo la registración a su nombre sin modificaciones. En efecto,

al comenzar este procedimiento administrativo y de acuerdo al informe del registrador,

la registración del nombre de dominio raimat.com estaba en estado activo

("(t)he domain name registration RAIMAT.COM is in "Active" status").

6.2 Competencia del Panel Administrativo

Como consecuencia de la aplicación de la Política y las Reglas, la demandante

presentó una demanda al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, uno de los

proveedores de servicios de resolución de disputas aprobados por la ICANN. Después

de haberse contestado la demanda, el Centro procedió a la designación del Panel.

Este Panel ha determinado en 3 arriba que su designación ha sido conforme a

la Política, al Reglamento y al Reglamento Adicional. Todo ello determina que

se han aplicado a esta controversia las reglas de fondo y de forma que corresponden,

y que está actuando en su consecuencia el órgano con jurisdicción y competencia

para decidir esta controversia.

El demandado también ha declarado en el parágrafo 9 de su contestación de demanda

que:

"Ante cualquier modificación en la titularidad del dominio objeto del presente

litigio, el demandado se reserva el derecho de exigir responsabilidades legales

contra (a) al proveedor de resolución del conflicto y miembros del tribunal,

(b) el registrador, (c) el administrador del registro, y (d) la Internet Corporation

for Assigned Names and Numbers, (ICANN)."

Es obvio que cualquier persona en un procedimiento regular tiene la oportunidad

de hacer cualesquiera planteamientos que considere fundados. Y a tal fin la

Política, parágrafo 4(k) dice:

"k. Disponibilidad de procedimientos judiciales. Los requisitos establecidos

en el párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impedirán

que usted o el demandante sometan la controversia a un tribunal competente a

fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento

o después de su conclusión. Si un grupo administrativo de expertos decide que

el registro de un nombre de dominio que usted posee debe cancelarse o cederse,

el registrador esperará diez (10) días hábiles (por días hábiles se entenderán

los días vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del registrador)

tras haber sido informado por el proveedor aplicable de la resolución del grupo

administrativo de expertos antes de ejecutar esa resolución. A continuación,

ejecutará la resolución a no ser que haya recibido de usted, durante ese período

de diez (10) días hábiles, documentos oficiales (como la copia de una demanda,

sellada por el oficial del juzgado) que indiquen que usted ha iniciado una demanda

judicial contra el demandante en una jurisdicción a la que se haya sometido

el demandante en virtud del párrafo 3.b)xiii) del Reglamento. (En general,

esa jurisdicción será el domicilio de la oficina principal del registrador o

el que figura a su nombre en la base de datos "Whois". Véanse los

párrafos 1 y 3.b)xiii) del Reglamento sobre los pormenores.) Si el registrador

recibe dichos documentos en un plazo de diez (10) días hábiles, no ejecutará

la resolución del grupo administrativo de expertos ni adoptará ninguna medida

hasta que haya recibido i) pruebas satisfactorias de que se ha producido

una solución entre las partes; ii) pruebas satisfactorias de que su demanda

judicial ha sido rechazada o retirada o iii) una copia de una orden dictada

por dicho tribunal por la que se rechaza su demanda o se ordena que usted no

tiene derecho a continuar utilizando el nombre de dominio." (Subrayado por el

Panel).

Es decir que la Política, dando adecuada formulación al principio de defensa

en juicio, resguarda a favor de quien se considere perjudicado por una decisión

de un panel administrativo, la posibilidad de recurrir a los tribunales.

Este panelista considera por lo tanto que la declaración del demandado parece

inapropiada en este procedimiento. Dicho esto, el Panel no ha de concederle

otra relevancia a esa manifestación.

6.3 Normas aplicables

Ya se ha dicho en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI

que cuando las partes en el procedimiento administrativo son residentes del

mismo país, los principios de derecho aplicables incluyen a los del país de

residencia. Ver Caso D00-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, párrafo

6.

En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo

que para resolverlo se debe tener en cuenta lo dispuesto por la legislación

relevante y su aplicación por los tribunales españoles. En cuanto a la

primera el Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988,

de Marcas, tal como figura en el sitio de la Oficina Española de Patentes

y Marcas http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm visitado el 16 de abril

de 2000 por el Panel.

Se destacan las siguientes disposiciones: Art. 11: "1. No podrán registrarse

como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme

al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes: (...) c) Los que se compongan

exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar

la especia, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica,

la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras

características del producto o del servicio. (...) h. Los que reproduzcan o

imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas

de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras

entidades locales, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, solamente

podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal." Art. 30:

"El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla

en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá (...) utilizar la marca

a efectos publicitarios". Art. 35: "El titular de una marca registrada podrá

ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones s civiles o penales que

correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias

para su salvaguardia". Art. 36: "En especial, el titular cuyo derecho de marca

sea lesionado podrá pedir en la vía civil: "a) La cesación de los actos que

violen su derecho" (...) "c) la adopción de las medidas necesarias para evitar

que prosiga la violación (...). Art. 47 "1. El registro de la marca será cancelado

cuando mediante sentencia firme se declare que es nulo por contravenir lo dispuesto

en los artículos 1 y 11 de la presente Ley". Art. 56 "La acción declarativa

de la nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada por

el Registro de la Propiedad Industrial o por cualquier persona que ostente un

interés legítimo".

Por todo lo que antecede, el Panel resolverá este caso de acuerdo a la Política,

su Reglamento, y demás reglas y principios de derecho aplicables, teniendo a

la vista la demanda y su documentación agregada, la contestación de la demanda,

la réplica, y el hecho de su falta de contestación por el demandado. Es decir,

aplicará el parágrafo 15 (a) del Reglamento, que dice:

"a) El grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones

y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento

y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables."

6.4 Identidad o Similitud Confundible

Al cotejar el Panel el nombre de dominio del demandado y las marcas RAIMAT,

resulta obvia la coincidencia letra por letra del nombre de dominio de segundo

nivel raimat con dichas marcas cuya titularidad pertenece a la demandante. Con

ello el Panel tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio raimat.com

con tales marcas. La adición de ".com" en el conjunto del nombre de

dominio en nada cambia lo esencial de tal determinación. Si se considerara en

particular la parte ".com", el resultado sería equivalente a los fines

del cotejo de acuerdo a la Política, porque estamos frente a una similitud confundible.

Carece de relevancia en este procedimiento la alegación del demandado en cuanto

a que "Raimat" sea una procedencia geográfica o el nombre de un municipio,

lo que de acuerdo a las citas legales que aporta el demandado haría inválida

la registración marcaria de que es titular la demandante. La Política parágrafo

4(a)(i) menciona " una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante

tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellas registraciones que consiga

acreditar suficientemente el demandante. No le es dado a un Panel Administrativo

pronunciarse sobre la validez o invalidez de una marca concedida por la Oficina

de Marcas de un determinado país a un demandante. Los únicos órganos competentes

para declarar la invalidez de una marca son los del país de registro o los del

país del tribunal que resulte competente. En España ello es evidentemente

así de acuerdo a lo dispuesto por el citado art. 47, 1. de la Ley de Marcas.

Además, aún una eventual declaración de nulidad dejaría subsistente el hecho

probado que la marca RAIMAT ha sido registrada en varios otros países, además

de España. Ver 4 arriba. En cada uno de esos países también hay un tribunal

competente para pronunciarse sobre la nulidad de marca.

Ese aspecto de la cuestión no ha sido siquiera mencionado por el demandado.

La Política no distingue en cuanto al país de registro de las marcas con las

que un demandante pueda intentar este procedimiento de acuerdo a las normas

de ICANN. De allí se desprende que mientras subsistan registros marcarios en

otros países de titularidad de la demandante, aún en uno sólo de ellos, hay

base para sostener – como se lo hace en la demanda – que existe identidad o

similitud confundible entre el nombre de dominio y dichos registros.

En consecuencia, el Panel encuentra que el nombre de dominio es idéntico o

confundiblemente similar a las marcas de la demandante.

6.5 Derechos e Intereses Legítimos Respecto del Nombre de Dominio

La demandante ha negado que el demandado tenga derechos o intereses legítimos

sobre el nombre de dominio. Eso no ha sido específicamente contestado por el

demandado como era su carga conforme al parágrafo 5(b)(i) del Reglamento. El

demandado tenía la amplia oportunidad, conforme al parágrafo 4(c) de la Política

de afirmar y probar que poseía derechos sobre el nombre de dominio. Sin embargo

el demandado no ha hecho la menor referencia al respecto, salvo que ha ofrecido

el nombre de dominio a la población de Raimat, a través de los órganos de tal

población. Probablemente el demandado está aludiendo implícitamente a la figura

del mandatario o quizá a la del gestor de negocios ajenos a favor de la población

de Raimat, suponiendo que esa población es la que tiene derecho a tener un nombre

de dominio ".com", o sea de uso comercial se acuerdo al rfc 1591. Sin embargo,

nada en los datos de registro según han sido informados por el registrador permite

inferir que exista mandato de tal población, ni gestión de negocios en su favor.

No se ha presentado por el demandado documento alguno que acredite mandato o

gestión a favor de terceros, ni alguna otra prueba al respecto. Por otra parte

la demandante, en su presentación de fecha 12 de abril de 2000, ha negado que

haya existido contacto alguno entre el demandado y la comunidad de Raimat. Finalmente,

el demandado no ha hecho la menor mención a que tenga algún interés legítimo

propio sobre el nombre de dominio.

En consecuencia, el Panel determina que el demandado no tiene ni derechos ni

intereses legítimos sobre el nombre de dominio raimat.com.

6.6 Registración de Mala Fe

La demandante afirma que la finalidad del registro de raimat.com ha

sido ofrecer el nombre de dominio en venta, y que de hecho hubo tal oferta de

venta por un precio de pesetas 3.000.000 o U$S 18.750. El demandado declara

enfáticamente que nunca existió tal oferta de venta. Dada la situación de equivalencia

de tales alegaciones contradictorias, y la carencia en el procedimiento de cualquier

elemento probatorio de tal circunstancia, se concluye que la demandante, sobre

la que recae el onus probandi, no ha conseguido probar dicho extremo,

y no resulta de aplicación el parágrafo 4(b)(i) de la Política.

Sin embargo, la finalidad de lucro por la transferencia de derechos sobre el

nombre de dominio no es la única circunstancia que permite acreditar registro

de mala fe. El hecho mismo de que el demandado haya registrado un nombre de

dominio ".com" , de uso comercial de acuerdo al "Request for

Comment 1591" cuando al mismo tiempo afirma que "Raimat" siendo

el nombre de un municipio no puede constituir marca válida de acuerdo al ordenamiento

marcario español, habla de una inconsecuencia inadmisible en quien dice

obrar de buena fe y en interés de tal comunidad, ya que estaba a su alcance

al momento de la registración incluir alguna mención de su carácter de mandatario

o de gestor de negocios, o alguna otra frase equivalente, de lo que hubiera

podido establecerse razonablemente que ésa y no otra era su intención. Si tal

hubiera sido realmente la intención benevolente del señor Casals, entonces

no debería haber pensado en registrar un nombre de dominio ".com", destinados

a uso comercial. En efecto, sea la población de Raimat "municipio" como lo afirma

el demandado, o "pedanía", como lo dice la demandante, no hay duda de que se

trata de una entidad de carácter público, que no tiene los fines de lucro privado

que se persiguen en la Red bajo el dominio ".com". Tal benevolencia en favor

de terceros se transforma, después de considerar lo dicho, en una real voluntad

maliciosa de impedir que el titular marcario pueda reflejar su marca que distingue

productos vinícolas para el comercio en un nombre de dominio bajo el dominio

de primer nivel comercial ".com". De ese modo, se configura la circunstancia

del parágrafo 4(b)(ii) de la Política, de registración de mala fe.

En este procedimiento no se ha indicado ni por la demandante, ni por el demandado,

ni por ningún otro elemento, cuál es la actividad a la que se dedica o pretende

dedicar en la Red o fuera de la Red el señor Casals. Más aún, el propio

demandado ha afirmado, casi caprichosamente, que nadie puede indicarle a él

cómo y cuándo ha de usar el nombre de dominio. Desde ya, ello imposibilita adjudicarle

el carácter de "competidor" de la empresa demandante, y con ello se impide determinar

sin más que se encuentra presente la circunstancia de la Política, parágrafo

4(b)(iii). Sin embargo, dado que las circunstancias de registro de mala fe listadas

en la Política lo son con carácter no exhaustivo, este Panel encuentra que el

registro de un dominio idéntico o confundiblemente similar a marcas del demandante,

sin derechos ni intereses legítimos, ni propios ni en representación legal de

un tercero, y sin ningún otro ningún motivo, por quien reside en la misma ciudad

que el titular de una marca muy conocida de productos vinícolas, se ha hecho

presumiblemente con el fin de privar al titular marcario de la posibilidad de

reflejar su marca en el nombre de dominio. Ello configura una circunstancia

de registración de mala fe, sea o no sea el titular del dominio un competidor

del titular marcario.

En consecuencia, el Panel determina que el nombre de dominio raimat.com

ha sido registrado de mala fe.

6.7 Utilización de Mala Fe

El demandado mantiene la página www.raimat.com "en construcción". Ello se comprobó

en la visita que independientemente ha efectuado este Panel el 23 de abril de

2000.

Salvo una mención en la demanda en cuanto a que el demandado usa de mala fe

el nombre de dominio, no hay otra indicación al respecto. A su vez, el demandado

afirma que "el tener registrado dicho dominio no implica que tenga que hacer

un uso automático, sino cuando lo crea apropiado y para lo que considere oportuno.

Siempre buscando un servicio a la comunidad y dentro de la legislación vigente".

Todo esto parece indicar que el demandado quiere sugerir que no está haciendo

uso del nombre de dominio.

Cabe notar que la Política en el parágrafo 4 (b) sólo ha dado un listado no

taxativo de circunstancias que constituyen una utilización de mala fe del nombre

de dominio. Ello significa que el Panel puede considerar si en el caso existen

cualesquiera conductas del demandado - activas u omisivas - que representen

utilización de mala fe. Para ello el Panel está autorizado a considerar esas

conductas también a la luz del derecho español que resulta aplicable

a partes con domicilio o residencia en España, y según es interpretado

por los tribunales de ese país.

El ofrecimiento benévolo o gratuito del nombre de dominio a la población de

Raimat fue alegado por el demandado y negado en la réplica. El demandado no

proporcionó prueba al respecto, ni contestó a la réplica que ha negado tal ofrecimiento.

Por lo tanto el ofrecimiento no puede ser tenido por probado, y queda en este

procedimiento como manifestación sin sustento fáctico. Además, el dominio está

registrado bajo ".com", de finalidad comercial, con lo cual quien no tiene derecho

ni interés legítimo está ofreciendo un dominio comercial a una entidad sin fin

de lucro. Ese ofrecimiento, de ser verdadero, manifestaría una voluntad de impedir,

con posterioridad al registro, el acceso al nombre de dominio. Lo aparentemente

benévolo no sería sino una excusa para entorpecer la gestión comercial de la

demandante. En cualquier caso, el ofrecimiento de donación a un tercero es sin

duda una utilización del nombre de dominio. De no ser verdadero el ofrecimiento

y haberse pergeñado como una declaración falsa en este procedimiento,

ello también representaría una mala fe procesal, y este Panel extrae de ello

una conducta de mala fe en relación al nombre de dominio, que importa utilización

de mala fe en los amplios términos del parágrafo 4(b) de la Política.

Este Panel ha tenido a la vista el Auto dictado el 2 de junio de 1999 en el

caso "nocilla.com" por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera

Instancia N° 5 de Oviedo, D. Agustín Azparren, aportado por

la

demandante y negada su aplicabilidad por el demandado, publicado en http://www.dominijuris.com/documentacion/comentarios/nocilla.htm.

En ese caso la actora era titular de la marca NOCILLA y pedía medidas

cautelares contra el titular de nocilla.com. El Juez, fundándose en la Ley de

Competencia Desleal, arts. 5, 6, 9, 11, 12, 18 y 25; Ley de Marcas,

arts. 30, 36 y 40; Ley de Patentes, art. 133 y Ley de Enjuiciamiento Civil,

art. 1428, consideró que existía fumus boni juris por ser la actora titular

del registro de marca NOCILLA, y constándole al demandado titular del dominio

que NOCILLA es marca registrada. El Juez, citando a Javier A. Maestre ("Planteamiento

de la problemática jurídica de los nombres de dominio", Revista Actualidad Informática

Aranzadi N" 29, octubre 1998), consideró que el supuesto de hecho reunía todas

las características para considerarlo como una apropiación de marca con fines

evidentemente no lícitos. En cuanto al peligro en la demora, el tribunal consideró

"(...) que si con carácter general, el retraso en la solución judicial del litigio,

suele justificar determinadas medidas cautelares, en los supuestos de violación

del derecho de marcas o en supuestos de competencia desleal aparece con una

mayor justificación". El Juez resolvió en consecuencia la prohibición y orden

de cese inmediato a la demandada del uso en cualquier forma en su publicidad

(directa o indirecta) o actividades de la denominación NOCILLA; la prohibición

y orden de cese inmediato del nombre de dominio de Internet http://www.nocilla.com

por parte de la demandada, prohibiéndole incluir contenido alguno en el mismo,

y de manera especial, la palabra NOCILLA, así como cualquier remisión a otros

dominios de Internet; orden de embargo del nombre de dominio citado, comunicándolo

al registrador Network Solutions, Inc; prohibición de efectuar cualquier otro

cambio en el nombre de dominio, salvo los ordenados expresamente por el Juzgado;

se ordenaron además astreintes, y se condenó a la demandada al pago de

las costas.

En dicho caso se juzgó que no era un obstáculo para la procedencia de las medidas

cautelares el hecho de que la página web se encontrara en construcción. También

se consideró que el conocimiento de los productos de la parte actora, y de los

registros marcarios de titularidad de la parte actora, y el mantenimiento de

la página web en Internet con la denominación "nocilla" aún después del requerimiento

notarial hecho por la actora a la demandada, eran bases para las medidas cautelares.

Esa situación es del todo similar a la del caso presente. Este Panel considera

que idénticas medidas cautelares podrían haberse solicitado y obtenido de un

tribunal español con base en la ley de competencia desleal y de marcas.

Por otra parte, mantener meses después del registro el sitio "en construcción"

cuando el nombre de dominio es idéntico o confundiblemente similar a la marca

de vinos del demandante muy conocida en el país del demandado y provocando la

posibilidad de confusión a los navegantes de la Web que deseen conectarse con

el sitio del demandante - sin aclararles que su conexión no se ha hecho con

un sitio del demandante - representa un uso evidente de mala fe.

En consecuencia, el Panel determina que el nombre de dominio raimat.com

ha sido usado y se usa de mala fe por el demandado.

7. Decisión

El Panel ha determinado que el nombre de dominio raimat.com es idéntico

o confundiblemente similar a las marcas RAIMAT de la demandante. Asimismo, el

Panel ha determinado que el demandado carece de derechos e intereses legítimos

respecto de dicho nombre de dominio. El Panel también ha determinado que la

registración de dicho nombre de dominio por el demandado ha sido efectuada de

mala fe, y que el nombre de dominio ha sido y está siendo usado de mala fe por

el demandado.

Por todo ello y conforme a los Parágrafos 4(i) y 15 de la Política, el Panel

Administrativo decide requerir que la registración del nombre de dominio raimat.com

sea transferida a la demandante, RAIMAT, S.A.

Roberto A. Bianchi

Panelista Unico

24 de abril de 2000

1. En traducción no oficial del inglés hecha

por este panelista.