Hipercor, S.A. v. Miguel Gonzalez

Centro de Arbitraje y Mediación de la

OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Hipercor, S.A. vs Miguel A. González

Caso No. D2000-0045

1. Las partes

1.1.- Demandante: Hipercor, S.A., con domicilio social en Calle Hermosilla

nº 112, 28009 - Madrid - España, representada Dª Assumpta Zorraquino,

PricewaterhouseCoopers, Edificio Caja de Madrid, con domicilio en Avda. Diagonal

640, 7ª planta 08017 Barcelona - España, Tel. 00 34 93 253 25 07, Fax

00 34 93 253 71 00, E mail: assumpta.zorraquino@es.pwcglobal.com.

1.2.- Demandado: D. Miguel Angel González, de nacionalidad española,

con domicilio en Hermosilla 112, 28009 Madrid - España, Tel. 1 56 46

54 64, E-mail nech_es@yahoo.com. Con anterioridad han figurado como domicilio

del demandado las siguientes direcciones: P.O. Box 541, Kiev, Ukraine 00456,

UA, Tel. 1 56 46 54 65, E-mail nech_es@yahoo.com.; P.O. Box 145, Little Harbour,

Anguilla, 12345-AI, E-mail Blashkov@hipercor.com.; y P.O. Box Palacio Valdés

3, Oviedo - España 33002, ES Tel. 34 985 21 91 57, Fax 34 985 21 91 57,

E-mail reneses@usa.net.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1.- Esta demanda tiene como objeto el nombre de dominio, HIPERCOR.COM

2.2.- La entidad registradora del citado nombre de dominio es NETWORK SOLUTIONS,

INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139,

USA.

3. Iter procedimental

3.1.- Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias

en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme",

adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento

adoptado también por ese Organismo para desarrollo de esa "Política Uniforme",

en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediación

y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el día 8 de

Febrero de 2000, completándose las deficiencias observadas, consistente en la

ausencia de firma por el representante del demandante, del escrito de demanda,

mediante nueva versión corregida remitida el 14 de Febrero de 2000.

3.2.- Una copia de la demanda fue enviada por correo a la entidad registradora

y al demandado (quien no contestó a la demanda) con fecha 15 de Febrero de 2000.

3.3.- Con fecha 16 de Marzo, de acuerdo con la petición del demandante de que

la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI

designó a D. Alberto de Elzaburu como panelista, haciéndole llegar el siguiente

día copia completa de la documentación.

4. Antecedentes de hecho

4.1.- El demandante, Hipercor, S.A., es titular de numerosos registros de marca

en España así como en los Estados Unidos de América y en el ámbito de

la Comunidad Europea, todos ellos consistentes en la denominación HIPERCOR.

Los registros de marca HIPERCOR que ostenta en España se encuentran inscritos

en la Oficina Española de Patentes y Marcas para proteger productos y

servicios pertenecientes a las 42 clases del Nomenclátor Internacional, estando

la marca comunitaria identificada con el nº 000448720 registrada para las clases

3, 25 y 39 de dicha nomenclatura y para la clase 39 la marca norteamericana

1.819.228, tal y como se acredita en los documentos 3 a 52 que acompañan

al escrito de demanda.

Asimismo, es de hacer notar que la entidad demandante, Hipercor, S.A., fue

constituida mediante escritura otorgada el 2 de julio de 1999 ante el Notario

Aurelio Escribano Gozálo, tal y como queda acreditado por el documento 53 que

se acompaña al citado escrito de demanda.

4.2.- El demandado es una persona física, D. Miguel Angel González, aparentemente

de nacionalidad española.

4.3.- A los efectos de este procedimiento arbitral son también de tener en

cuenta los siguientes hechos:

- Que D. Miguel A. González, con diferentes fechas, ha venido modificando,

según se acredita en los documentos 1 a 4 relativos a las consultas efectuadas

a la base de datos NETWORK SOLUTIONS, INC., su domicilio, números de teléfonos,

fax y direcciones de correo electrónico de contacto.

- El dominio HIPERCOR.COM fue registrado el 12 de febrero de 1998.

- El dominio HIPERCOR.COM se encuentra en suspenso ("hold") (documento 57 de

la demanda).

5. Pretensiones de las partes

5.1.- Demandante

El demandante, en su escrito de demanda, establece:

- que el demandado ha registrado un nombre de dominio que es idéntico a una

marca y nombre no solo usado por el demandante sino que propiamente le identifica

frente al público consumidor,

- que Hipercor, S.A., el demandante, es conocido por el público consumidor

precisamente como "HIPERCOR", como firma perteneciente al Grupo El Corte Inglés,

- que el actual titular del nombre de dominio no posee el registro de marca

HIPERCOR, ni dicha denominación identifica a ninguna sociedad producto o servicio

por el que pueda ser conocido el titular del dominio, por lo que no dispone

de ningún interés legítimo ni derecho para utilizar la denominación HIPERCOR,

- que la finalidad del demandado al solicitar y obtener el registro del nombre

de dominio de HIPERCOR.COM es desprestigiar a Hipercor, S.A. y lograr un beneficio

económico con la transferencia del dominio. Dicha afirmación tiene como sustento

los siguientes hechos:

* la página a la que se accedía con el dominio HIPERCOR.COM, antes de que éste

fuera puesto en suspenso ("hold"), y que reprodujo el Diario Cinco Días en la

página 6 de su Edición del viernes 9 de Octubre de 1998, reproducía fotografías

pornográficas.

* se han formulado pretensiones económicas desproporcionadas por la transformación

del dominio, a las que se refieren mensajes a través de correo electrónico cruzados

entre la Asesora Jurídica de Hipercor y la dirección de correo electrónico webmaster@hipercor.com,

desde la que se solicita para la transferencia de dominio una contraprestación

de 422.500 $USA, según se refleja en el documento 55 que se acompaña

al escrito de demanda.

* el titular de dominio no posee ningún producto o servicio bajo dicha denominación

HIPERCOR ni ofrecía tampoco en su página ninguna prestación relacionada con

dicho nombre.

- que, como conclusión, es claro que el demandado ha registrado y usado ese

nombre de dominio de mala fe.

Como consecuencia de todo ello el demandante solicita la transferencia a su

favor del dominio HIPERCOR.COM.

5.2.- El demandado

El contenido de la demanda ha sido remitido al demandado de acuerdo con lo

previsto en el artículo 2.a) de "el Reglamento" por correo electrónico y fax

a todas las direcciones de contacto que habían sido proporcionadas por el demandante.

Todo ello según se recoge en la documentación procedimental de "el Centro de

Arbitraje".

El demandado no ha contestado a la demanda.

6. Debate y conclusiones

6.1.- Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda

sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel

considere aplicables.

Teniendo en cuenta la aparente común residencia en España de demandante

y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política

Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

6.2.- Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos

en el apartado 4 a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca

semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios

anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el

nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1.- Semejanza entre nombre de dominio y marcas

No resulta necesario ningún razonamiento para apreciar que en este caso existe

una absoluta identidad (sin tener en cuenta, lógicamente, la partícula .COM,

identificativa del nivel superior de dominio genérico) entre el dominio HIPERCOR.COM

y la marca HIPERCOR.

6.2.2.- Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del

demandado titular del dominio impugnado.

La ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado no permiten

conocer su versión acerca de las eventuales razones, derechos e intereses legítimos

que le llevaron a adoptar el dominio HIPERCOR.COM.

El panel considera que esa ausencia de contestación supone una aceptación implícita

de carencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado, dado

que se desconoce:

- con que finalidad decidió el demandado adoptar el dominio controvertido,

- si ha llevado o lleva a cabo el demandado actividad comercial alguna vinculada,

de alguna forma o manera, a la denominación HIPERCOR,

- si dispone de cualquier derecho sobre la misma.

El panel, considerando además el general conocimiento que en España

existe de la denominación HIPERCOR, concluye que el demandado no ostenta ni

ha ostentado derecho o interés legítimo alguno sobre la denominación HIPERCOR

y, por tanto, sobre el registro del dominio HIPERCOR.COM.

6.2.3.- Posible existencia de mala fe en el registro del dominio HIPERCOR.COM

y posible existencia de uso de mala fe de ese nombre de dominio.

6.2.3.1.- Preliminar

Una de las cuestiones que han suscitado mayor controversia a la hora de decidir

un procedimiento iniciado al amparo de la política uniforme es la concurrencia

o no de dos requisitos independientes pero íntimamente conectados, que son:

- registro del dominio de mala fe, y

- uso del dominio de mala fe.

6.2.3.2.- Registro de mala fe.

1.- El demandado no ha contestado a la demanda presentada, no aportando prueba

ni alegato alguno que justifiquen con qué finalidad adoptó el dominio controvertido,

si ha llevado a cabo alguna actividad comercial con la denominación HIPERCOR

o si dispone de algún derecho sobre la misma.

El demandante por su parte ha acreditado haber recibido un ofrecimiento de

transferencia del dominio por una cantidad que sobrepasa sobradamente el montante

de gastos derivados de la obtención, registro y mantenimiento del dominio.

Este Panel entiende que no es plausible una creación independiente por el demandado

del dominio HIPERCOR, sin previo conocimiento de la razón social y marca de

la firma Hipercor, S.A., filial de la renombrada mercantil española El

Corte Inglés, S.A.

Por todo ello, se le presume al demandado la existencia de mala fe en la actuación

que constituye el registro del dominio <HIPERCOR.COM> a tenor de lo dispuesto

en el párrafo 4 b) (i) de la Política Uniforme.

6.2.3.3.- Uso de mala fe.

1.- Ante todo, el Panel considera, siguiendo la línea interpretativa contenida

en diversas decisiones emanadas del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

(D99-0001 y D-00-0001, entre otras) que el ofrecimiento de transferencia de

dominio del dominio controvertido en las condiciones descritas en el punto precedente,

constituye además, también, uso de mala fe.

2.- Es de hacer notar, no obstante, que también ha sido acreditado por el demandante:

- que el demandado ha articulado sucesivos cambios de dirección del dominio

en la base de datos WHO IS.

- que el ofrecimiento de transferencia tuvo lugar a través de la cuenta de

correos webmaster@hipercor.com, que no es más que una extensión de correo electrónico

del propio dominio HIPERCOR.COM y que la venta por un precio desorbitado del

mismo, del que es titular el demandado, es precisamente el objeto de ese ofrecimiento.

El hecho de que los ofrecimientos de venta se hagan utilizando el nombre de

Sr. Blaskov, no desvirtúa ni elimina la mala fe que se le presume al demandado

en el uso del dominio; antes al contrario, refuerza esa presunción, puesto que

de tales actuaciones puede desprenderse, no sólo una intención de actuar solapadamente

para lograr su objetivo, sino también de dificultar su identificación y localización.

Vuelve, por tanto, a resultar aplicable el párrafo 4. b) (i) de la "Política

Uniforme" para entender que existe uso de mala fe.

2.- El Panel considera, además, que hay otras razones que acreditan la mala

fe en el uso del dominio <HIPERCOR.COM> por el demandado.

No puede interpretarse de otra forma que el demandado haya vinculado la denominación

a través del dominio <HIPERCOR.COM>, al ofrecimiento de fotografías pornográficas,

cuya relación con las actividades de la firma Hipercor, S.A. desarrollo, es

nula.

En términos más genéricos, puede decirse que esa conducta no es más que una

vía de atraer internáutas valiéndose del buen nombre de Hipercor, S.A., provocando

simultáneamente su desprestigio.

Tampoco puede interpretarse de otra manera la sucesiva modificación de direcciones

de contacto del dominio, que culminan con la indicación de que la dirección

de contacto del dominio <HIPERCOR.COM> es, en la actualidad, la propia

dirección de la legítima propietaria de la marca HIPERCOR.

Concurre, por tanto, a juicio de este Panel, el requisito de mala fe en el

uso del dominio controvertido, por aplicación del párrafo 4.b) (iv) de la "Política

Uniforme".

A tenor de lo dispuesto en el párrafo 15, apartado a) del Reglamento relativo

a la "Política Uniforme", el Panel debe decidir en base a las manifestaciones

y documentos que hayan sido aportadas durante el procedimiento por las partes.

En este caso no se puede considerar discutible ninguna de las pruebas aportadas

por el demandante al no haber contestado el demandado a la demanda, y ofreciendo

tales elementos probatorios plena apariencia de veracidad.

7. Decisión

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente

expresadas, ha probado, de acuerdo con el párrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que

concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el

Panel Administrativo ordena que el dominio HIPERCOR.COM sea transferido al demandante.

Alberto de Elzaburu

Panelista único

29 de Marzo de 2000